Bataille de brevets sur la bière en cours à l’Office européen des brevets

Les oppositions lancées par 16 organisations contre les brevets pour l’orge mutante détenue par Carlsberg et Heineken mettent en évidence les tensions qui existent concernant l’octroi de monopoles pour les produits végétaux. Nous examinons quelle partie sera le plus probablement amenée à lever son verre à la victoire à la lumière des récents changements juridiques, et les leçons applicables aux brevetés dans tout le spectre de l’innovation végétale.

Une recette pour le conflit

Les brevets en question, EP2384110 (EP’110) et EP2373154 (EP’154), concernent une boisson préparée à partir d’une plante d’orge portant une mutation particulière, et les plantes mutées elles-mêmes. EP’110 couvre les plantes d’orge comprenant des mutations qui causent la perte d’enzymes lipoxygénase (LOX)-1 et LOX-2 fonctionnelles, tandis que la mutation décrite dans EP’154 cause la perte fonctionnelle de la méthionine S-méthyltransférase (MMT). Ces mutations sont censées améliorer le goût de la bière résultante.

Les brevets ont fait l’objet d’oppositions par un groupe d’organisations représentées par le Dr Cristoph Then de la campagne « NO PATENTS ON SEEDS! ». Les opposants objectent que les brevets couvrent l’orge obtenue par sélection conventionnelle, qui selon eux est exclue de la protection par brevet par l’Article 53(b) de la Convention sur le brevet européen.

Poursuite juridique

L’Article 53(b) stipule que les brevets ne peuvent être accordés pour les procédés essentiellement biologiques – procédés basés sur le croisement de génomes entiers et la sélection subséquente – mais reste silencieux sur la question de savoir si les produits de ces procédés sont brevetables. Bien que les décisions précédentes de la Grande Chambre de recours de l’OEB (G2/12 et G2/13) aient statué en faveur de la brevetabilité, ces décisions ont été ultérieurement contredites par un amendement controversé de la Règle 28(2) CBE pour stipuler explicitement que les plantes ou animaux obtenus exclusivement par un procédé essentiellement biologique ne sont pas brevetables. Cette règle constitue le fondement de l’argumentation des opposants contre les brevets Carlsberg/Heineken.

Manche 1 : verre à moitié vide

Dans le cas d’EP’110, la Division d’opposition de l’OEB a noté que les plantes portant une mutation introduite par des moyens techniques, tels que l’incubation de graines avec un mutagène, ne sont pas exclues de la protection par brevet. Néanmoins, les revendications étaient considérées comme englobant à la fois les plantes créées par des moyens techniques et les plantes obtenues par un procédé essentiellement biologique, ces dernières tombant sous le coup de la Règle 28(2). En tant que tel, le brevet a été jugé invalide.

Les brevetés ont surmonté ce problème en clarifiant que la plante d’orge n’avait pas été obtenue exclusivement par une méthode essentiellement biologique. Cependant, la Division d’opposition a alors jugé que la plante revendiquée était insuffisamment divulguée. Bien que le brevet décrive une méthode de fabrication d’une plante mutante (dont les graines ont été déposées dans une collection de cultures publiquement accessible), cette méthode reposait sur une mutagenèse aléatoire et un criblage subséquent de 35 000 mutants, imposant un fardeau excessif à quelqu’un tentant de reproduire l’invention. En conséquence, il a été jugé que le brevet ne permet pas à la personne du métier d’obtenir n’importe quelle plante d’orge mutante dépourvue d’enzymes LOX fonctionnelles, mais seulement le mutant spécifique déposé. Cela semble cohérent avec la jurisprudence établie sur la suffisance, comme réaffirmé par la Cour suprême du Royaume-Uni dans Regeneron v Kymab.

Finalement, les brevetés ont pu satisfaire la Division d’opposition en limitant davantage la plante revendiquée aux mutations spécifiques portées par la souche déposée. L’argument des opposants selon lequel l’invention était évidente n’était pas convaincant, et le brevet a été maintenu sous forme amendée. L’opposition contre EP’154 a procédé de manière analogue.

Bien que cela puisse apparaître comme une victoire partielle pour Carlsberg/Heineken, le fait que les revendications soient limitées à des mutations spécifiques facilite la contournement des brevets par des tiers en créant différentes mutations dans le génome de l’orge qui résultent en la même perte de fonction. Sans surprise, les deux parties ont fait appel des décisions.

Dernière commande ?

La Grande Chambre de recours de l’OEB a récemment confirmé que les plantes et animaux produits par des procédés essentiellement biologiques ne sont pas brevetables (G3/19). Bien que cette décision soit accueillie favorablement par des groupes comme NO PATENTS FOR SEEDS!, elle ne s’applique pas aux brevets déposés avant le 1er juillet 2017, sapant ainsi les principaux arguments des opposants contre les brevets Carlsberg/Heineken qui ont été accordés en 2016 et sont donc évalués selon la jurisprudence précédente (G2/12 et G2/13). Nous nous attendons donc à ce que la Chambre de recours juge valides les revendications de plantes d’EP’110 et EP’154 dans la mesure où elles englobent les produits de procédés essentiellement biologiques.

Cela laissera la suffisance et l’activité inventive comme seuls motifs potentiels d’invalidité. De manière inhabituelle, la suffisance n’a pas été soulevée comme motif d’opposition par les opposants mais par l’OEB de sa propre initiative. Les opposants eux-mêmes n’ont que leurs attaques sur l’activité inventive sur lesquelles se rabattre – attaques qui sont basées sur un art antérieur limité. Il sera très difficile pour les opposants d’introduire de nouveaux documents à ce stade de la procédure.

L’issue des recours pourrait donc dépendre de la capacité des brevetés à persuader la Chambre que la Division d’opposition n’avait pas d’affaire prima facie pour soulever la suffisance comme motif d’objection. Les dates des audiences de recours devraient être fixées plus tard cette année.

Notes de dégustation

• Les brevets avec des revendications sur des plantes obtenues par des procédés essentiellement biologiques sont valides sous l’Article 53(b) CBE s’ils ont été déposés avant le 1er juillet 2017, bien qu’ils puissent être contestés dans des procédures de révocation devant les tribunaux nationaux qui ne sont pas liés par G3/19. Les opposants devront donc s’appuyer sur des motifs d’attaque alternatifs devant l’OEB.
• Pour les dépôts plus récents, les brevetés doivent s’assurer que les revendications destinées à protéger les produits d’un procédé technique (par exemple la mutagenèse) n’englobent pas les produits obtenus par croisement et sélection conventionnels.
• Il est important de noter que les restrictions sur les procédés essentiellement biologiques et leurs produits ne s’appliquent pas aux micro-organismes. Par exemple, une nouvelle souche de levure qui améliore la fermentation reste brevetable.
• Ces affaires montrent la valeur du dépôt de mutants clés dans une collection de cultures. Sans ces dépôts, les brevets Carlsberg/Heineken seraient gravement menacés de révocation.
• Pour éviter les problèmes de suffisance rencontrés par les brevetés, les demandeurs devraient expliquer comment les mutations peuvent être obtenues de manière fiable, par exemple en utilisant la mutagenèse dirigée comme décrit dans les demandes récentes de Carlsberg pour l’orge mutée (WO2019129739 et WO2019129736). Notamment, les plantes revendiquées dans ces demandes peuvent comprendre en outre des mutations résultant en la perte fonctionnelle de LOX-1, LOX-2 et/ou MMT, donnant à Carlsberg une autre chance de protéger les mutants décrits dans EP’110 et EP’154. Cela atténuera au moins partiellement la gueule de bois de Carlsberg si la Chambre de recours limite ou révoque les brevets EP.
• En s’appuyant fortement sur un seul motif d’attaque, les opposants ont considérablement réduit leurs chances de contester avec succès les brevets. Cela pourrait s’avérer être un rappel salutaire de l’importance d’avoir une stratégie d’opposition correcte dès le départ.

Cet article a été préparé par Dr Jennifer Bailey, Directrice des brevets chez HGF. Si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires sur ce sujet ou sur tout autre sujet, veuillez contacter Jennifer. Vous pouvez également contacter votre représentant HGF habituel ou visiter notre page de contact pour entrer en contact avec le bureau HGF le plus proche.