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La Cour suprême du Royaume-Uni invalide les brevets de souris transgéniques de Regeneron pour insuffisance de description
juin 2020
Dans son jugement très attendu sur le litige concernant les brevets de souris transgéniques, la Cour suprême du Royaume-Uni a statué à la majorité (Lady Black étant dissidente) que les brevets de Regeneron sont invalides pour insuffisance de description (Regeneron Pharmaceuticals Inc (Intimée) c. Kymab Ltd (Appelante) [2020] UKSC 27).
Le jugement renforce la jurisprudence établie sur l’insuffisance de description – à savoir qu’une description de brevet doit permettre à l’homme du métier de réaliser substantiellement toute la gamme des produits relevant d’une revendication à la date de priorité. La Cour suprême a infirmé la décision antérieure de la Cour d’appel selon laquelle cette norme d’insuffisance pourrait être assouplie lorsqu’une invention révolutionnaire fournit un « principe d’application générale ».
Contexte
L’invention de Regeneron concernait des souris transgéniques qui ont été modifiées pour produire des anticorps chimériques comprenant une région constante de souris et une région variable humaine. Kymab a affirmé que les brevets de Regeneron (EP1360287 et son divisionnaire EP2264163) étaient invalides pour insuffisance de description – l’exigence légale selon laquelle un brevet doit fournir suffisamment d’informations pour permettre à l’homme du métier de réaliser l’invention.
La revendication principale sur laquelle reposait la question de l’insuffisance définissait une souris transgénique comprenant le remplacement in situ de régions du locus génétique d’anticorps de souris par des régions humaines correspondantes (un « Locus Chimérique Inverse »). Cette revendication a été interprétée par la Cour d’appel comme couvrant une gamme de produits comprenant certains ou tous les segments de la région variable humaine. Kymab a fait valoir qu’à la date de priorité (février 2001), il n’était pas possible d’insérer l’ADN codant pour l’ensemble de la région variable humaine dans le chromosome de souris, et donc certains produits relevant de la gamme revendiquée ne pouvaient pas être réalisés.
Points de vue divergents des tribunaux
La Cour d’appel a estimé que bien que la divulgation du brevet, associée aux connaissances générales communes à la date de priorité, ne permettait pas de réaliser tous les produits relevant de la revendication de Regeneron, l’exigence d’insuffisance était néanmoins satisfaite car « compte tenu de la nature et de l’étendue de la contribution que la divulgation de l’invention a apportée à l’état de la technique, la portée de la revendication n’est pas plus que nécessaire pour conférer une protection équitable ».
Cependant, après examen de la jurisprudence britannique et de l’OEB, la Cour suprême a conclu que la possibilité de réalisation sur toute l’étendue d’une revendication de produit ne sera pas établie simplement en démontrant que tous les produits de la gamme concernée fourniront (s’ils peuvent être réalisés à l’avenir) le bénéfice de l’invention, quelle que soit l’importance révolutionnaire de l’invention.
Le jugement de la Cour suprême reposait sur le concept du « contrat de brevet ». En contrepartie d’un monopole sur un produit ou un procédé revendiqué, le titulaire du brevet doit fournir suffisamment d’informations pour que d’autres puissent utiliser l’invention après l’expiration du brevet. La Cour suprême a estimé que l’exigence d’insuffisance n’était satisfaite que si la divulgation du brevet, associée aux connaissances générales communes à la date de priorité, permettait à l’homme du métier de réaliser substantiellement tous les types de produits relevant de la gamme revendiquée. Étant donné que les souris contenant une grande partie ou la totalité du locus de la région variable humaine, qui sont plus précieuses, ne pouvaient pas être réalisées en utilisant les enseignements du brevet, le monopole revendiqué par Regeneron a été jugé comme s’étendant au-delà de la contribution apportée par le titulaire du brevet à l’état de la technique.
Conclusions
Le jugement majoritaire de la Cour suprême a été sans équivoque dans son soutien au droit établi sur l’insuffisance, allant jusqu’à dire que la Cour d’appel avait « dilué l’exigence d’insuffisance qui est un fondement du droit des brevets, faisant pencher la balance du droit des brevets en faveur des titulaires de brevets et au détriment du public ».
Le jugement sert de rappel aux titulaires de brevets sur l’importance fondamentale de satisfaire au « contrat de brevet ». Les revendications excessives qui ne peuvent être correctement justifiées par la contribution technique apportée à l’état de la technique sont invalides. Il est donc rappelé aux demandeurs de résister à la tentation d’étendre leurs revendications au-delà des limites de ce qu’ils ont réalisé et testé sans justification raisonnable.
Cet article a été préparé par Rachel Fetches, Associée chez HGF, et Dr Jennifer Bailey, Directrice des brevets. Si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires sur ce sujet ou sur toute autre question, veuillez contacter Rachel ou Jennifer. Vous pouvez également contacter votre représentant HGF habituel ou consulter notre page Contact pour joindre le bureau HGF le plus proche.