Série de blog : Ingrédients de PI, Partie 5 : Résolutions du Nouvel An

Depuis que l’horloge a sonné minuit et que nous avons dit au revoir à une autre année, beaucoup d’entre nous se sont lancés dans un voyage d’amélioration personnelle à travers les résolutions du Nouvel An.

Bien que fréquenter la salle de sport et adopter des modes de vie plus sains soient des objectifs courants, c’est aussi le moment opportun pour les entreprises de réfléchir à leurs stratégies, notamment pour savoir si leur portefeuille de PI est en bon état.

Votre portefeuille est-il adapté à son objectif ou est-il gonflé et a-t-il besoin d’un régime ? Peut-être avez-vous négligé la PI pendant que vous vous concentriez sur la R&D et le marketing ? Dans tous les cas, nos résolutions vous offriront une feuille de route pour une année remplie d’innovation, de protection et de croissance stratégique. En priorisant votre PI maintenant, vous la protégerez non seulement pour l’avenir, mais vous vous assurerez également qu’elle soutient les objectifs stratégiques de votre entreprise. Santé à une année de prospérité intellectuelle !

En 2024, je vais…:

1. Savourer la saveur De la propriété intellectuelle et prioriser Un audit de PI

La première étape pour renforcer votre position en matière de PI est de mener un audit complet de PI. Évaluez la PI que vous possédez actuellement et identifiez les lacunes ou les vulnérabilités potentielles dans votre protection. Vos revendications de brevet sont-elles alignées avec votre produit commercial ? Payez-vous des frais de renouvellement pour des droits dans des pays qui ne sont plus des marchés importants, ou qui couvrent des noms de marque que vous n’utilisez plus ? Manquez-vous de protection dans des pays clés où vous opérez ?

La PI n’est utile que si elle est pertinente pour votre entreprise et tient les concurrents à l’écart de votre territoire commercial. Si elle ne remplit pas sa fonction, elle ne vaut peut-être pas la peine d’être conservée. Envisagez de concéder des licences ou de céder (vendre) toute PI qui ne fournit plus de protection utile à votre entreprise – cela pourrait générer des revenus supplémentaires. Envisagez également une nouvelle protection pour les domaines d’importance stratégique que vous ne couvrez pas actuellement.

Les PME qui collaborent avec des partenaires tels qu’Innovate UK, Scottish Enterprise, Highlands and Island Enterprises ou le gouvernement gallois peuvent être éligibles à une subvention partielle pour un audit professionnel de PI, dans le cadre du programme IP Audit Plus de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni.

2. Développer un processus pour récolter de nouvelles PI

Si vous investissez des ressources considérables dans la promotion de l’innovation, il est crucial de ne pas négliger la protection de vos recherches ou de votre production créative. Pour s’assurer que rien n’est accidentellement oublié, il est conseillé de mettre en place une structure pour capturer les nouvelles PI potentielles tout au long de la durée d’un projet. Une telle structure pourrait inclure :

• Des réunions régulières avec vos équipes de R&D et de marketing pour vérifier si de nouvelles idées générées méritent d’être protégées par un brevet, un dessin ou modèle enregistré ou une demande de marque ;
• Inviter votre avocat en PI à ces réunions pour obtenir un avis sur les avantages et les inconvénients du dépôt de demandes ;
• Formaliser le moment où ces vérifications de PI devraient avoir lieu dans votre calendrier de gestion de projet, par exemple à des étapes particulières ;
• Considérer à quel moment de votre processus de création de marque vous souhaitez faire effectuer des recherches de marques afin de ne pas tomber amoureux d’un nom qui n’est finalement pas disponible pour vous ;
• Mettre en place un processus interne pour enregistrer et gérer systématiquement les secrets commerciaux – nous en parlerons plus tard dans la série.

3. Formuler des processus pour prévenir les divulgations publiques non désirées

Lorsque vous avez trouvé un nom de marque brillant, ou que votre recherche a finalement apporté une solution à un problème complexe, il est facile de se laisser emporter par l’enthousiasme de le dire aux autres au point d’oublier de mettre en place une protection de PI d’abord. Cependant, une divulgation publique d’une invention ou d’un nouveau design est fatale pour une protection ultérieure dans de nombreux pays. Pour les marques, bien que ce ne soit pas toujours fatal, cela peut causer des retards coûteux et chronophages si une autre partie dépose avant vous. Donc, avant de rencontrer cet investisseur, ce fabricant ou ce distributeur, parlez à votre avocat en PI pour protéger votre idée. Avant que votre équipe ne présente lors d’une conférence, vérifiez que leurs diapositives ne divulguent pas de PI qui n’a pas encore été protégée. Vous serez content de l’avoir fait plus tard !

4. Faire un test de goût en effectuant des vérifications de PI avant de dévoiler notre nouvelle offre

Il est également facile de se laisser tellement absorber par ce que vous faites, et par votre propre PI, que vous négligez par inadvertance la PI détenue par d’autres entreprises. Une idée fausse courante est que le fait d’avoir des droits de PI accordés vous protège automatiquement contre la violation des droits d’autrui. En réalité, ce n’est pas toujours le cas. Pour atténuer le risque que votre demande de marque soit opposée, ou de recevoir la redoutée lettre de « Cessation et Abstention », il est prudent d’effectuer des recherches approfondies pour déterminer s’il existe une PI tierce qui pourrait potentiellement perturber vos plans commerciaux. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur la recherche de PI plus tard dans la série.

5. Ne pas laisser les mauvais cuisiniers (de PI) gâcher le bouillon… Et s’assurer que toute la PI pertinente est au bon nom

Il est fréquent que la PI déposée dans les premiers stades d’une nouvelle entreprise soit au nom des fondateurs, ou que la PI des spin-offs universitaires soit attribuée à l’université. Cependant, pour que la PI serve véritablement d’actif à l’entreprise, elle doit être officiellement détenue par l’entreprise. Lors d’un projet de due diligence, les investisseurs potentiels examineront attentivement la propriété de votre PI. De plus, des divergences et des complications inutiles (comme des répercussions dans les procédures de contrefaçon) surviennent lorsque l’entreprise n’est pas enregistrée comme le propriétaire légitime sur les registres des brevets ou des marques – surtout si la PI a été acquise ailleurs. Il est donc prudent de vérifier que toute la PI pertinente est détenue par l’entreprise et que le bon propriétaire est enregistré sur les registres de PI.

6. Vérifier que les contrats, les accords de confidentialité et les cessions sont parfaitement assortis à mes objectifs de propriété intellectuelle

Vos contrats de travail sont-ils assaisonnés de clauses appropriées concernant la propriété de la PI et la non-divulgation d’informations confidentielles ? Avant d’engager des discussions avec des tiers, mettez-vous en place des accords de confidentialité (NDA), et ces NDA servent-ils de bouclier robuste protégeant vos droits ? Tous les documents de cession, orchestrant le transfert des droits de PI à votre entreprise, sont-ils correctement rédigés ? Avant de collaborer avec d’autres, avez-vous un contrat qui définit judicieusement la propriété de toute PI découlant de la coentreprise et qui établit comment vos actifs de PI existants peuvent être utilisés ? Si la réponse à l’une de ces questions est non, il est temps de déboucher l’expertise d’un avocat en PI pour s’assurer qu’aucun droit de PI précieux n’est perdu à cause d’une mauvaise paperasserie.

7. Organiser un festin De connaissances pour les collègues sur le monde De la PI

Cela ne sert à rien si vous êtes complètement au courant de tous les points ci-dessus mais que votre équipe ne l’est pas ! Assurez-vous que toute votre équipe est sensibilisée à la PI en organisant une formation pour garantir que tout le monde suit les processus que vous avez mis en place. Pourquoi ne pas organiser un déjeuner d’apprentissage pour expliquer la stratégie, ou organiser une formation par un avocat en PI sur les bases de la PI comme point de départ ?

8. Siroter un peu de sagesse en rencontrant régulièrement mon avocat en PI

Informer votre avocat de votre nouvelle invention ou marque juste avant son lancement est préférable à après coup, mais les dépôts de dernière minute ne sont souvent pas les meilleurs. D’autre part, discuter de nouvelles idées avec votre avocat dès le début, même si elles ne sont que spéculatives, peut vous aider à développer une bonne stratégie et à allouer du temps et des dépenses là où c’est nécessaire. Par exemple, si vous développez un nouveau produit alimentaire, votre avocat pourra vous conseiller sur le type d’expériences qui aideront à soutenir une demande de brevet plus tard. Si vous créez une nouvelle marque, votre avocat peut vous donner quelques indications sur ce qu’il faut éviter et même faire des vérifications rapides sur de longues listes de noms pour vous aider à les réduire. Prendre régulièrement un café avec votre avocat peut donc aider à la gestion de projet et à la budgétisation, ainsi qu’à vous tenir au courant de tout développement dans votre portefeuille ou le paysage concurrentiel.

Posséder de la PI est sans aucun doute précieux, mais l’essence réelle réside dans son exploitation efficace. Dans l’année à venir, mettez en œuvre une stratégie robuste de protection et d’application. Identifiez vos actifs clés et les territoires cruciaux, et identifiez tous les droits de tiers qui pourraient être une préoccupation pour vous et votre entreprise. Avoir une stratégie en place vous permettra de prendre des mesures décisives et de concentrer les ressources sur les questions clés. L’efficacité optimale des portefeuilles de PI est réalisée lorsque ces droits sont utilisés stratégiquement.

Quelles résolutions de PI adopterez-vous cette année ?

Pour toute question relative à ce qui précède, veuillez contacter les auteurs : Tanya Waller (twaller@hgf.com) et Jennifer Bailey (jbailey@hgf.com).

Cet article a été préparé par Jennifer Bailey, Associée et Avocate en brevets, et Tanya Waller, Directrice des marques.