Confusion post-vente – dupes et imitations, prenez garde ?

Le mois dernier, la Cour suprême du Royaume-Uni a rendu sa décision très attendue dans l’affaire Iconix Luxembourg Holdings SARL v Dream Pairs Europe Inc and another [2025] UKSC 25. Le contexte utile du litige peut être trouvé dans cet article préparé par ma collègue Rachel Platts plus tôt cette année.

L’un des aspects les plus importants de la décision de la Cour suprême est sa reconnaissance que la confusion survenant après un achat – lorsqu’un produit est vu en utilisation – peut être pertinente lors de l’évaluation de la contrefaçon de marque selon l’article 10(2) de la Loi sur les marques de 1994. La décision établit fermement que la perception des consommateurs dans des contextes post-vente réels est importante lors de l’évaluation de la similarité et de la probabilité de confusion. Cela a des conséquences potentiellement considérables pour les propriétaires de marques, particulièrement ceux confrontés à la menace croissante des « imitations » et des « dupes » sur les marchés hautement visuels.

Les conclusions de la Cour suprême

Il convient de noter, tout d’abord, que Dream Pairs a obtenu gain de cause en appel. Cependant, cela s’est produit largement malgré les conclusions de la Cour sur la confusion post-vente. La Cour suprême a estimé que la Cour d’appel avait commis une erreur en annulant la décision initiale de la Haute Cour, qui avait été rendue en faveur de Dream Pairs, car elle n’était ni irrationnelle ni affectée par une erreur de droit ou de principe. Ainsi, la Cour d’appel n’était pas justifiée à substituer sa propre évaluation de la probabilité de confusion à celle de la Haute Cour en première instance.

Bien que Dream Pairs ait finalement eu gain de cause, la Cour suprême n’était pas d’accord avec ses arguments concernant la confusion post-vente. La Cour s’est particulièrement penchée sur deux questions :

• Question de la similarité : Dream Pairs soutenait que les tribunaux devraient évaluer la similarité uniquement sur la base des caractéristiques intrinsèques des marques dans une comparaison côte à côte, sans tenir compte des conditions de visualisation post-vente, sauf si une similarité intrinsèque est d’abord constatée. La Cour suprême a rejeté cet argument, confirmant que les conditions post-vente réalistes et représentatives peuvent être prises en compte lors de l’évaluation de la similarité des marques et de la probabilité de confusion. Cette approche s’aligne sur la décision de la CJUE dans l’affaire Equivalenza, qui soutient la prise en compte de l’impression d’ensemble et de la perception dans le monde réel.

• Question de la confusion : La Cour a rejeté l’argument de Dream Pairs selon lequel la confusion post-vente ne constitue une contrefaçon de marque que si elle affecte une vente ultérieure ou une décision transactionnelle. Elle a également rejeté l’affirmation selon laquelle une telle confusion doit causer un préjudice au point de vente pour être actionnable. La Cour n’a trouvé aucun fondement pour ces limitations dans la jurisprudence de la CJUE, l’accord ADPIC ou les directives de l’UE, et n’a vu aucune base de principe pour les adopter.

Les conclusions de la Cour sur la similarité et la confusion sont susceptibles d’avoir des implications significatives pour les propriétaires de marques (et les défendeurs) dans les litiges de marques.

Concernant la similarité, la Cour a confirmé que les évaluations ne se limitent pas à une comparaison côte à côte des caractéristiques intrinsèques des marques. Au contraire, les tribunaux peuvent considérer comment les consommateurs perçoivent les marques dans des environnements post-vente « réalistes et représentatifs » – reflétant comment les produits sont réellement vus et utilisés « dans la nature ». Cette approche contextuelle ouvre la voie à des conclusions de similarité plus grande (mais pas moindre) que celles qui découleraient d’une simple comparaison côte à côte, car elle élargit la portée de ce qui constitue une marque contrefaisante. Concernant la confusion, la Cour a clairement établi que la confusion post-vente peut constituer une contrefaçon même si elle ne se produit pas au point de vente ou n’influence pas une décision d’achat. Elle a rejeté l’argument selon lequel la confusion post-vente doit affecter une transaction ultérieure ou porter atteinte à la fonction essentielle de la marque comme garantie d’origine.

Dupes et imitations : l’attribution erronée au-delà de la caisse

Pour les propriétaires de marques, l’affaire marque une reconnaissance judiciaire claire que le préjudice à la marque ne s’arrête pas à la caisse – il continue partout où le produit est vu et associé.

Cela a une résonance particulière dans l’économie des dupes, où les produits gagnent souvent en visibilité non seulement en privé, mais sur les réseaux sociaux, dans les lieux publics, au sein des groupes de pairs, etc. Le jugement s’aligne sur la réalité commerciale que de nombreux consommateurs qui achètent des dupes le font sciemment – ils comprennent qu’ils achètent une alternative moins coûteuse, pas le produit premium original. Leurs décisions d’achat sont souvent motivées par des facteurs tels que le prix, la disponibilité et la curiosité plutôt que par la confusion à la caisse. Cependant, la décision affirme que même si la confusion au point de vente peut être rare, cela ne signifie pas qu’aucun préjudice n’est causé. En effet, la principale valeur d’une dupe réside sans doute dans son apparence après l’achat, lorsqu’elle est vue par d’autres. Ceci est particulièrement pertinent dans des secteurs tels que la beauté, la mode et les cosmétiques, où l’apparence du produit dans des contextes sociaux (posts Instagram, fêtes, salles de sport – tous des environnements post-vente potentiellement « réalistes et représentatifs ») fonctionne comme un signal de style, d’identité ou de statut.

Dans le secteur de l’alimentation et des boissons, les supermarchés discount créent souvent des produits « similaires » qui imitent non seulement le goût et la qualité mais aussi l’apparence des marques connues. Jusqu’à présent, il était généralement admis qu’une allégation de probabilité de confusion était vouée à l’échec à condition que l’imitation utilise un nom ou un logo très différent et distinctif, ou les deux, sur son emballage. Les propriétaires de marques ont dû, à la place, s’appuyer sur des enregistrements de dessins et modèles opportuns et bien conçus (voir, par exemple, la contrefaçon par Aldi du design de la bouteille de gin lumineuse en boule à neige de Marks and Spencer) ou sur l’existence d’une réputation et d’un avantage déloyal ultérieur par le présumé contrefacteur (comme dans la récente décision Thatchers Cider v Aldi).

Cependant, la décision Iconix pourrait fournir un moyen supplémentaire aux titulaires de droits de réussir dans les actions en contrefaçon contre les imitations de supermarché sur la base d’une probabilité de confusion post-vente, en particulier pour les produits (a) qui ont des éléments d’emballage distinctifs (et protégés !), au-delà des simples noms de marque et logos, susceptibles d’être imités par des tiers ; et (b) qui sont souvent vus dans des contextes partagés, sociaux ou publics.

Conclusion

Iconix clarifie que la contrefaçon de marque peut être fondée sur la confusion après l’achat, reflétant le comportement réel des consommateurs. Cela semble particulièrement pertinent dans le contexte des dupes et des imitations. Avec des enregistrements et une application intelligents, cela offre aux propriétaires de marques un nouvel outil potentiellement puissant pour protéger leur identité visuelle au-delà de la caisse. Il sera intéressant de voir comment les tribunaux et les offices interprètent les environnements post-vente « réalistes et représentatifs ». Attendez-vous à ce que les fêtes d’anniversaire célébrées avec des gâteaux chenille, les sacs de plage remplis de crème solaire et les brunchs sur les toits avec du cidre au citron se retrouvent bientôt dans les preuves et les plaidoiries.

Conseils pratiques pour les propriétaires de marques

1. Auditer l’emballage pour les éléments distinctifs et reconnaissables et chercher les enregistrements en conséquence.
2. Rassembler des preuves d’utilisation dans le monde réel, en particulier en ligne et dans les contextes sociaux.
3. Surveiller le marché et les réseaux sociaux pour les dupes, et évaluer les options en gardant à l’esprit le cadre de confusion post-vente Iconix.

Cet article a été préparé par le Directeur des marques Sean McDonagh