Voorbereiden op verandering: het UPC en wat te verwachten

Er wordt verwacht dat het eenheidsoctrooienhof in december 2017 operationeel zal zijn. De UKIPO UPC

Taskforce en het UPC Preparatory Committee hebben vandaag bevestigd dat de Provisional Application

Phase (PAP) voor het UPC naar verwacht in mei dit jaar zal beginnen.

Het begin van de sunrise-periode voor de mogelijkheid tot opt-out voor Europese octrooien wordt begin september 2017 verwacht, waardoor octrooihouders die voor opt-out van hun octrooien willen kiezen minimaal drie maanden hebben om dat te doen voordat het hof operationeel wordt. Tijdens de PAP kan ook de werving van gerechtelijke medewerkers plaatsvinden.

In de aankondiging werd verder gemeld:

"Bovenstaand tijdschema is voorwaardelijk en wordt gegeven met het duidelijke voorbehoud dat er een aantal factoren zijn die dicteren of dit haalbaar is. De belangrijkste factoren voor het halen van de streefdatums zijn de benodigde ratificaties van de UPC Overeenkomst en de toetredingen tot het Protocol van voorlopige toepassing. Wanneer deze niet op tijd plaatsvinden, wordt het tijdsduur overhoop gegooid.

Er zal begin maart 2017 een slotvergadering van het Preparatory Committee plaatsvinden en te zijner tijd zullen updates en meer specifieke details van het werkprogramma van het Committee op deze website worden gepubliceerd. Met degenen die hebben gesolliciteerd op gerechtelijke functies zal afzonderlijk contact worden opgenomen."

Het is nu van essentieel belang dat u uw bestaande octrooienportfolio voorbereidt op het nieuwe landschap voor octrooiprocesvoering in

Europa. In deze nota richten we de aandacht op het nieuwe gerechtshof en hoe partij zijn in een procedure bij dit hof eruit zal zien en zal voelen.

Wie heeft tot nu toe de UPC Overeenkomst geratificeerd?

Het nieuwe systeem wordt van kracht op het moment dat de UPC Overeenkomst is geratificeerd door 13 deelnemende landen, waaronder zich de drie EU-lidstaten moeten bevinden die in 2012 (het jaar voordat de Overeenkomst werd ondertekend - artikel 89) de meeste octrooien hadden die van kracht werden, d.w.z. het VK Duitsland en Frankrijk.

In januari 2017 hadden in totaal 12 lidstaten de UPC Overeenkomst geratificeerd: Oostenrijk, België, Bulgarije, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Portugal en Zweden. Duitsland, het VK, Letland, Litouwen en Slowakije gaan door het wetgevingsproces om de UPC Overeenkomst te ratificeren.

Nieuwste tijdschema

De verwachtingen over het nieuwe tijdschema voor ratificatie zijn voor de meeste mensen nu als volgt: het VK en Duitsland zullen in mei 2017 ratificeren en hun akte van bekrachtiging neerleggen, waardoor voor het UPC de weg wordt vrijgemaakt om in december 2017 open te gaan, en op dat moment via het European Patent Office het eenheidsoctrooi beschikbaar komt voor octrooiaanvragers. Een Protocol dat door de deelnemende EU-lidstaten is ondertekend maakt het mogelijk om vóór lancering het register te openen, zodat octrooihouders opt-outs kunnen registreren, die dan van kracht worden op de eerste dag dat het UPC open is.

Structuur van het UPC

Nadat het UPC is geopend, zijn alle eenheidsoctrooien en toegekende Europese octrooien onderworpen aan de jurisdictie van het UPC (tenzij het recht op opt-out is uitgeoefend). Ook zullen Europese octrooien gedurende de eerste 7 jaar (waarschijnlijk verlengd tot 14 jaar) onder de jurisdictie van de betreffende nationale gerechtshoven blijven. Dit zal betekenen dat u als alternatief voor nationale procesvoering uw Europese octrooien in een enkel proces bij het UPC kunt afdwingen voor alle lidstaten die de UPC Overeenkomst hebben geratificeerd en waarvoor het octrooi is gevalideerd.

Het zal ook betekenen dat een Europees octrooi in één enkel proces bij de Central Division van het UPC

kan worden herroepen. Zoals uiteengezet in onze eerdere achtergrondnota, zal gedurende minstens de eerste 7 jaar voor alle octrooihouders de mogelijkheid van opt-out beschikbaar zijn, zodat ze de huidige posities waar hun octrooien worden behandeld kunnen handhaven als een bundel van nationale rechten, waarvoor alle procesvoering plaatsvindt bij de nationale gerechtshoven.

Het UPC zal een nieuw gerechtshof zijn met een nieuwe verzameling procedures en regels, die door de deelnemende lidstaten zijn onderhandeld. Met de regels is getracht een groot bereik aan juridische procedures dat in heel Europa beschikbaar is voor rechtzoekenden inzake octrooien tot een coherent geheel te maken. Dat is een behoorlijk wapenfeit, gezien de verschillen in tradities van het gemene recht en het burgerlijk recht in Europa.

Het UPC zal bestaan uit een Court of First Instance (Rechtbank van Eerste Aanleg) met een Central Division en Local en Regional Divisions, een Court of Appeal (Hof van Beroep) en een Registry. De Central Division zal voornamelijk procedures inzake herroepingen en verklaringen van niet-inbreuk afhandelen. De Local en Regional Divisions zullen inbreuk behandelen, met inbegrip van voorlopige voorzieningen. Er zijn ook regels voor de manier waarop de diverse gerechtshoven tegenvorderingen, schorsingen en verwijzingen naar andere gerechtshoven kunnen afhandelen.

De Central Division zal zijn hoofdkwartier in Parijs hebben, met divisies in Londen (farmaceutica, chemie en medische hulpmiddelen) en München (werktuigbouw), waarbij Parijs elektronica en software behandelt.

Het UPC zal ook een Patent Mediation and Arbitration Centre (Centrum voor Bemiddeling en Arbitratie voor Octrooien) hebben, dat gevestigd zal zijn in Slowakije

(Ljubljana) en Portugal (Lissabon). De Court of Appeal & Registry zal in Luxemburg zijn.

In het VK zullen zowel de Local Division van het VK als de Londense divisie van de Central Division van het UPC gevestigd zijn in Aldgate Tower in Oost-Londen. Ander aangekondigde Local en Regional Division worden onderstaand vermeld. De meeste Local en Regional Divisions hebben aangegeven dat Engels een van de mogelijke talen zal zijn voor procedures en voor procedures bij de Central Division zal de taal van het octrooi worden gebruikt.

Het succes van het hof zal in hoge mate afhangen van de kwaliteit van zijn rechters. De rechterlijke kamers van het UPC zullen multinationaal en mogelijk meertalig zijn samengesteld; er zullen zowel juridisch als technisch gekwalificeerde rechters uit alle deelnemende lidstaten worden geworven.

Het UPC in actie

Procedure

Uit de gedetailleerde Rules of Procedure wordt duidelijk dat bij een procedure bij een gerechtshof van het UPC de nadruk veel meer zal komen te liggen op vooraf ingeleverde geschreven memories en bewijzen dan partijen in het VK gewend zijn. In de regels is voor ieder type inhoudelijke procedure in een tijdschema bepaald dat ongeveer een jaar nadat de vordering werd ingesteld tot een beslissing moet worden gekomen. Dit betekent dat partijen die een procedure willen initiëren ervoor moeten zorgen dat ze hun zaak volledig hebben voorbereid voordat ze de procedure aanspannen en, hoewel er enige speelruimte is om uitstel te vragen, steeds snel moeten reageren om te voldoen aan de strakke deadlines.

De voorlopige maatregelen die beschikbaar zijn voor rechtzoekenden bij het UPC weerspiegelen de juridische tradities van de deelnemende lidstaten. Octrooihouders kunnen verzoeken om voorlopige maatregelen zoals gerechtelijke verboden of bevelen en bevelen tot bewaring van bewijs, inspectie of bevriezing van vermogensbestanddelen. Partijen die denken dat het risico bestaat dat dergelijke maatregelen tegen hen zullen worden genomen, kunnen een beschermingsbrief indienen bij de Registry.

Eenmaal aangespannen, bestaan inhoudelijke procedures bij het UPC uit drie fasen: (i) de Written Procedure (geschreven procedure), (ii) de Interim Procedure (interim-procedure) en de (iii) de Oral Procedure (mondelinge procedure). De Written Procedure, waarin de partijen hun opmerkingen, feiten en bewijzen uiteenzetten, moet ongeveer vijf tot zeven maanden in beslag nemen. Na afsluiting van de Written Procedure start de Interim Procedure, die in drie maanden moet zijn voltooid en wordt gevolgd door een Oral Hearing (mondelinge zitting). De Oral Hearing zal plaatsvinden met een kennisgeving tenminste twee maanden van tevoren (tenzij de partijen een kortere tijdsduur overeenkomen).

Tijdens de Interim Procedure kan er een interim-conferentie plaatsvinden, die in het gerechtshof1 kan worden gehouden, maar die bijvoorkeur als telefonische vergadering of videoconferentie zal worden gehouden.2 Tijdens deze stap van de procedure zal de Judge-Rapporteur (rapporteur)3 trachten de hoofdkwesties te identificeren en te bepalen welke relevante feiten worden betwist. De Judge-Rapporteur zal ook het tijdschema voor de procesvoering bepalen en zo nodig bevelen tot verdere memories, openbaarmakingen ('discovery') (met inbegrip van openbaarmakingen door derden), experts (met inbegrip van een door het hof aangewezen expert), experimenten, inspecties en meer geschreven bewijs. De Rapporteur kan ook voorbereidende gesprekken met getuigen en experts voeren om te bepalen of een afzonderlijke zitting met getuigen en experts moet worden gehouden ten overstaan van het hof voordat de Oral Hearing plaatsvindt. De Rapporteur moet eveneens met de partijen verkennen of het mogelijk is het geschil in der minne te schikken of door te verwijzen voor bemiddeling/arbitratie. Een andere belangrijke taak van de Rapporteur is te bepalen wat de waarde van het geschil is en van de partijen een schatting te krijgen van hun verhaalbare juridische kosten.

Wanneer de procedure eenmaal in de fase van de Oral Procedure is gekomen, neemt de Presiding Judge (voorzittende rechter) het beheer van de procedure over. De Oral Hearing zelf zal een zitting van één dag zijn, waarin de partijen hun Oral Submissions (mondelinge opmerkingen) kunnen maken en, indien daartoe bevolen, een kruisverhoor van getuigen en experts kan plaatsvinden. De Presiding Judge heeft het gezag over de Oral Hearing en moet ervoor zorgen dat de zitting op een eerlijke, efficiënte en ordelijke wijze wordt gehouden. Om dat te bereiken, staat het de Presiding Judge vrij de lengte van de Oral Submissions van de partijen te beperken. De Oral Hearing moet, tenzij anders is bevolen, open zijn voor het publiek en het geluid ervan wordt opgenomen. Op verzoek is voor partijen ook simultaanvertaling van de Oral Hearing beschikbaar.

1 Wanneer de interim-conferentie plaatsvindt bij het hof, zal deze open zijn voor publiek, tenzij anders wordt bevolen.

2 De interim-conferentie wordt opgenomen en na afloop van de zitting worden de opnames beschikbaar gemaakt voor de partijen.

3 Voor ieder proces wordt een van de juridisch gekwalificeerde rechters van de gekozen kamer aangewezen als Rapporteur.

Volgend op de Oral Hearing mag het hof onmiddellijk na de afsluiting ervan zijn beslissing geven en op later tijdstip de redenen daarvoor geven. Het hof mag ook zijn beslissing na de Oral hearing geven, waarbij het moet trachten dat binnen zes weken na de Oral Hearing te doen. Indien er parallelle procedures lopen, mag het hof zijn beslissing schorsen of deze voorwaardelijk maken op, bijvoorbeeld, de validiteit van het octrooi dat wordt verdedigd. Het hof zal in principe ook beslissen welke partij de kosten van de procedure aan de succesvolle partij moet vergoeden.

Beroepen moeten door rekwirant binnen twee maanden na betekening van de eindbeslissing van de Court of First Instance (rechtbank van eerste aanleg) worden ingesteld, samen met de toepasselijke kosten. Binnen nog eens twee maanden moet een Statement of Grounds of Appeal (uiteenzetting van de gronden voor het beroep) volgen. Het is ook mogelijk aan te vragen dat het beroep een opschortende werking heeft op de beslissing. Beroepen tegen beslissingen die zijn genomen over voorlopige en beschermende maatregelen en interimbeslissingen hebben kortere deadlines (15 dagen) en hebben de vereiste dat toestemming om beroep in te stellen van het hof moet worden verkregen. Wanneer het initiële verzoek om toestemming wordt geweigerd, kan nog een verzoek aan een enkele Standing Judge (staande rechter) worden gedaan om discretionaire toetsing bij de Court of Appeal (hof van beroep).

Onderling samenspel tussen de Divisions

De competenties en het onderlinge samenspel tussen procedures in de Local en Regional Divisions en de Central Division zijn uiteengezet in de UPC Overeenkomst. De overeenkomst geeft de gerechtshoven en partijen een grote mate van flexibiliteit om tegenvorderingen samen te horen, te splitsen en/of procedures te schorsen. Wanneer de partijen het met elkaar eens zijn, kunnen ze voor de meeste procedures samen besluiten wat het beste gerechtshof voor hen is.

Bij zelfstandige vorderingen heeft de Central Division de bevoegdheid over herroepingsprocedures en verklaringen van niet-inbreuk (die beide worden toegewezen aan de betreffende divisie), terwijl de Local en Regional Divisions de bevoegdheid hebben over inbreuk en voorlopige en beschermende maatregelen, met inbegrip van gerechtelijke verboden of bevelen.

Bij inbreukprocedures kan de octrooihouder of exclusieve licentiehouder ervoor kiezen de procedure aan te spannen in de relevante Local of Regional Division (a) waar de feitelijke of dreigende inbreuk heeft plaatsgevonden, of (b) waar de verweerder (of een van de verweerders) zijn of haar woonplaats heeft of de belangrijkste bedrijfsvestiging heeft of, indien geen van beide van toepassing zijn, zijn of haar zaken doet. Wanneer een verweerder geen woonplaats of plaats waar hij of zij zaken doet binnen de lidstaten van het UPC heeft, kan de procedure worden aangespannen in de plaats waar de feitelijke of dreigende inbreuk heeft plaatsgevonden. Als die lidstaat geen Local Division heeft of geen onderdeel is van een Regional Division, moet de procedure worden aangespannen bij de Central Division. Wanneer een procedure eenmaal is aangespannen bij een Local of Regional Division, is die procedure aanhangig bij dat hof en is de procedure niet toegelaten in andere Divisions, tenzij een verwijzing plaatsvindt. Om bij meerdere verweerders één enkel proces te kunnen aanspannen, moet de vermeende inbreuk dezelfde zijn en moeten de verweerders een commerciële relatie hebben.

Wanneer een verweerder in een inbreukprocedure een tegenvordering tot herroeping doet, moet het Local of Regional Court besluiten hoe moet worden gehandeld. De kamer kan (i) kiezen de inbreukprocedure samen met de tegenvordering tot herroeping te horen, (ii) de tegenvordering tot herroeping doorverwijzen naar de Central Division en het inbreukproces schorsen of ermee doorgaan of (iii) met instemming van de partijen het volledige proces voor beslissing doorverwijzen naar de Central Division.

Wanneer een partij een herroepingsprocedure begint bij de Central Division, kan de octrooihouder kiezen een tegenvorderingen wegens inbreuk in te stellen bij de Central Division of een inbreukprocedure aan te spannen bij de betreffende Local of Regional Division (met gebruik van dezelfde criteria als bovenstaand vermeld).

Alle procedures voor een verklaring van niet-inbreuk, die moeten worden gestart bij de Central Division, zullen worden geschorst wanneer de octrooihouder binnen drie maanden na het initiëren van die procedure een procedure wegens inbreuk aanspant bij een betreffende Local of Regional Division.

De partijen zijn ook verplicht het hof op de hoogte te stellen van bij het EPO in behandeling zijnde procedures inzake herroeping, beperking of oppositie, met inbegrip van of er wel of niet een verzoek om een versnelde procedure is gedaan. Wanneer van het EPO een versnelde beslissing wordt verwacht, kan het hof de procedure schorsen.

4 Er is een afzonderlijke procedure voor het bepalen van schade en ook voor een beslissing over de kosten.

Kosten van procedures bij het UPC

De kosten voor procedures zijn vastgesteld en omvatten vaste en op waarde gebaseerd kosten. Er is ook een schaal voor het verhalen van kosten op basis van de waarde van de procedure. Op grond daarvan zou procesvoering bij het UPC weleens veel minder kunnen kosten dan procesvoering over een Europees octrooi in een aantal nationale gerechtshoven. Procesvoering bij het UPC kan ook resulteren in een vrijwel EU-breed gerechtelijke verbod of bevel of een herroeping van een octrooi in de belangrijkste markten van Europa, wat betekent dat de procesvoering uiteindelijk waarschijnlijk kostenefficiënt zal zijn.

Welke stappen moet ik nu zetten?

Eenheidsoctrooien zullen altijd onderworpen zijn aan de jurisdictie van het UPC; toegekende Europese octrooien zullen ook onderworpen zijn aan de jurisdictie van het UPC en van de relevante nationale gerechtshoven, tenzij is gekozen voor opt-out uit het UPC. Of een octrooihouder zijn of haar toegekende en in behandeling zijnde Europese octrooien wil onderwerpen aan de jurisdictie van het UPC is afhankelijk van vele factoren; er is geen pasklare aanpak. Octrooihouders moeten er niet vanuit gaan dat een opt-out altijd de beste keuze is: er kunnen voordelen aan zitten om in elk geval een deel van uw octrooien onder de jurisdictie van het UPC te laten vallen. Nu de regels en procedures voor het UPC zijn uitgekristalliseerd, overwegen veel octrooihouders een genuanceerde aanpak bij het beheren van de opt-outs (of het onderworpen blijven aan de jurisdictie van het UPC) voor hun octrooienportfolio.

Wanneer u dat nog niet hebt gedaan, raden we u aan te beginnen met nadenken over uw strategie en over de vraag of u wilt kiezen voor opt-out uit de jurisdictie van het UPC voor uw Europese octrooien. Daarbij moet u de volgende aspecten mee laten wegen:

  • de sterkte van de belangrijke octrooien;
  • de waarde van de technologie die door een octrooi of familie van octrooien wordt gedekt voor uw bedrijf in de betreffende jurisdictie;
  • hoe uw verschillende octrooien onderling met elkaar in verband staan bij het beschermen van uw commerciële producten;
  • de waarschijnlijkheid in uw sector dat een derde een centrale aanval op de validiteit van uw octrooien als aantrekkelijk zal zien;
  • voor octrooien die gezamenlijk bezit zijn of waarop het bedrijf een licentie heeft genomen of die het bedrijf heeft gelicentieerd: wie heeft het recht om opt-out van de Europese octrooien (en alle bijbehorende SPC's) uit te oefenen?

Doe deze oefening ruim vóór de lancering van het UPC, zodat u voldoende tijd hebt om opt-outs uit te voeren voordat het UPC operationeel wordt. Een opt-out wordt pas van kracht nadat deze in het register is ingevoerd.

Wanneer u graag uw strategieontwikkeling of portfoliobeoordeling wilt bespreken, kan HGF u daarbij helpen en u begeleiding bieden bij het formuleren en implementeren van de strategie van uw bedrijf voor de opening van het UPC. Wanneer u nog meer vragen hebt over het UPC en opt-out, kunt u contact opnemen met ons speciale UPC team via UPCReady@hgf.com of contact opnemen met uw vaste gemachtigde om dit onderwerp verder te bespreken.

Disclaimer

Deze achtergrondnota is uitsluitend bedoeld ter informatie en gedachtewisseling en mag niet worden opgevat als bron van juridisch advies. Wanneer u advies over IE nodig hebt, kunt u contact met ons opnemen via UPCReady@hgf.com of een voldoende gekwalificeerde juridische vertegenwoordiger raadplegen.