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Êtes-vous prêt pour la JUB ?
mai 2016
Se préparer au changement : un nouveau type de brevet pour l’Europe. Il s’agit de la deuxième de notre série de notes d’information qui examinent les décisions clés que les titulaires de brevets et les demandeurs devront prendre en raison de l’introduction des brevets unitaires (BU) et de la Juridiction unifiée du brevet (JUB) en Europe.
Dans cette note, nous nous concentrons sur la nouvelle option d’obtention d’un BU qui sera disponible pour tous les demandeurs déposant des brevets via l’Office européen des brevets (OEB). Nous nous attendons à ce que cette nouvelle option soit disponible d’ici le T1/T2 2017. Il est essentiel de préparer votre portefeuille de brevets existant au nouveau paysage des brevets car il pourrait n’y avoir qu’un préavis de 6 mois avant la mise en service du nouveau système.
Qu’est-ce que le brevet unitaire ?
Un brevet unitaire sera un brevet offrant une protection uniforme dans jusqu’à 25 États membres participants de l’Union européenne. Pour que le système BU et JUB entre en vigueur, au moins 13 États membres participants doivent ratifier l’accord, y compris la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni. À ce jour, neuf pays ont ratifié : l’Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, le Luxembourg, Malte, le Portugal et la Suède. Les demandeurs n’auront pas besoin de déposer séparément une demande de BU – tout brevet demandé, examiné et délivré par l’OEB aura la possibilité de bénéficier d’une protection unitaire à la demande du titulaire du brevet à partir de la date d’entrée en vigueur du système. Au début, il est probable qu’un BU ne couvre pas tous les 25 États membres participants. La couverture exacte dépendra des États membres qui auront ratifié l’accord à ce moment-là.
Les demandeurs ne seront pas obligés de choisir un BU. Ils pourront toujours suivre la pratique actuelle et sélectionner des pays EP individuels dans lesquels valider leur EP. Étant donné que tous les États contractants de la CBE ne feront pas partie du BU (comme la Croatie, l’Espagne, la Turquie, la Norvège), une combinaison d’un BU et de validations EP supplémentaires sera toujours nécessaire pour une couverture maximale. Il ne sera pas possible de valider à la fois un BU et des EP individuels dans les pays couverts par le BU pour le même brevet. Le BU ajoute donc une nouvelle couche de choix pour les titulaires de brevets obtenant des brevets via l’OEB.
Demander un BU
Pour obtenir un BU, un titulaire de brevet doit déposer une demande de protection par brevet unitaire à l’OEB au plus tard un mois après la publication de la mention de délivrance du brevet. Il s’agit d’un délai plus court que celui auquel les titulaires de brevets sont actuellement habitués pour valider leurs EP.
La demande de protection unitaire doit inclure le nom du demandeur, le numéro de l’EP auquel l’effet unitaire doit être attribué, et des informations sur le représentant. Pour une période transitoire, les titulaires de brevets devront également déposer une traduction anglaise complète du brevet si le brevet est délivré en français ou en allemand, ou une traduction complète dans toute langue de l’UE si le brevet a été délivré en anglais.
Une fois qu’il entrera en vigueur, le système BU sera disponible pour tous les brevets en instance, pas seulement les nouvelles demandes. Donc, si vous avez un brevet actuellement en instance à l’OEB, si vous pensez qu’il y aurait un avantage à obtenir une protection unitaire ou en tout cas s’il est susceptible d’être délivré prochainement, vous pourriez envisager de ralentir le processus de délivrance ou de déposer une demande divisionnaire, pour maintenir l’option BU ouverte.
Renouvellements
L’un des avantages potentiels d’un BU est la possibilité d’obtenir une protection territoriale plus large avec une dépense de renouvellement moindre et des coûts d’administration réduits sur la durée de vie d’un brevet.
Une taxe de renouvellement unique sera payée à l’OEB pour un BU pour chaque année où vous souhaitez renouveler votre BU. Après de nombreux débats, la taxe de renouvellement a été fixée pour correspondre à la somme totale des taxes de renouvellement nationales payables dans les quatre pays EP les plus largement validés, à savoir : l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Les taxes de renouvellement attendues sur la durée de vie d’un BU sont présentées dans le Tableau 1.
| wdt_ID | Year | True TOP 4 (€) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 35 |
| 2 | 3 | 105 |
| 3 | 4 | 145 |
| 4 | 5 | 315 |
| 5 | 6 | 475 |
| 6 | 7 | 630 |
| 7 | 8 | 815 |
| 8 | 9 | 990 |
| 9 | 10 | 1,175 |
| 10 | 11 | 1,460 |
| 11 | 12 | 1,775 |
| 14 | 13 | 2,105 |
| 15 | 14 | 2,455 |
| 16 | 15 | 2,830 |
| 17 | 16 | 3,240 |
| 18 | 17 | 3,640 |
| 19 | 18 | 4,055 |
| 20 | 19 | 4,455 |
| 21 | 20 | 4,855 |
| 22 | Total | 35,555 |
Le fait d’opter pour un BU soit commercialement attractif sera donc un équilibre entre l’étendue de la protection requise et le coût d’un BU par rapport au choix de validations EP classiques. D’après notre expérience, l’étendue des validations EP varie considérablement entre différents domaines technologiques et donc l’attractivité d’un BU sera déterminée par le secteur et spécifique à chaque entreprise.
Le Tableau 2 montre une comparaison des coûts de renouvellement pour différentes stratégies de validation pendant la durée de vie d’un brevet.
| wdt_ID | Year | EP Large portfolio (€) (13; DE, UK, FR, AT, NL, BE, LU, IE, SE, DK, FI, GR, PT) | EP Medium portfolio (€) (5: DE, UK, FR, NL, SE) | EP Small portfolio (€) (3; DE, UK, FR) | UP (€) (25 member states) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1,600 | 660 | 330 | 475 |
| 2 | 15 | 7,600 | 3,360 | 1,975 | 2,830 |
| 3 | 20 | 12,125 | 5,575 | 3,520 | 4,855 |
Opposition et contentieux
La procédure d’opposition existante à l’OEB s’appliquera aux BU tout comme elle le fait actuellement pour les EP. L’opposition doit être déposée à l’OEB dans les neuf mois suivant la publication de la mention que le brevet a été délivré. Aux fins de l’opposition, l’OEB traitera le brevet comme une entité unique indépendamment de l’endroit où il est validé, qu’il s’agisse d’un BU ou non.
La JUB aura une compétence exclusive pour le contentieux des BU et contrairement aux EP, les BU ne peuvent pas être exclus de la compétence de la JUB. Les titulaires de brevets peuvent souhaiter envisager de déposer une demande EP divisionnaire, de sorte que le parent puisse être validé comme un EP et exclu de la JUB, et la divisionnaire validée comme un BU, ou vice versa. Cela fournit aux titulaires de brevets la capacité de choisir quel forum, JUB ou les tribunaux nationaux, pour plaider.
Une nouvelle considération pour les co-demandeurs est que l’emplacement du premier demandeur nommé pour un BU sur le Registre européen des brevets détermine quelle loi s’appliquera au BU dans tout contentieux ultérieur. Pour la première fois, l’ordre dans lequel les co-demandeurs sont listés doit être soigneusement considéré pour toute nouvelle demande EP, ainsi que pour les demandes EP existantes.
Considérations pour demander un BU
- Si vous souhaitez valider le brevet dans plus de 4 États membres participants, il peut y avoir des économies de coûts sur les taxes de renouvellement pendant la durée de vie du brevet.
- Demander un BU peut être plus simple que de remplir les exigences de validation dans plusieurs États de la CBE.
- Un BU ne peut être plaidé que devant la JUB. Cela peut vous donner le potentiel d’obtenir une injonction pan-UE dans tous les États membres participants en une seule action en contrefaçon. Cependant, un BU sera toujours vulnérable à une révocation centrale devant la JUB ; il n’y a pas d’exclusion de la compétence de la JUB pour un BU.
- Pour les inventions qui sont susceptibles d’être importantes pour l’entreprise, les demandeurs devraient envisager de déposer des demandes EP divisionnaires pour maximiser la flexibilité sur le choix de la compétence.
- Le calendrier cible pour la résolution des procédures de première instance au sein de la JUB est de 12 mois, ce qui, bien qu’équivalent aux procédures devant les tribunaux anglais, néerlandais et allemands, est significativement meilleur que les procédures devant de nombreux autres tribunaux nationaux ou l’OEB.
- Un BU peut être « licencié » en ce qui concerne tout ou partie des territoires des États membres participants, mais toute contestation ou transfert affectera toutes les licences car le brevet est un droit unitaire.
- Si vous prenez une licence sur une demande de brevet et n’avez pas de contrôle dans votre accord de licence quant à savoir si la demande devrait être délivrée comme un BU, vous pourriez ne pas avoir le choix.
- Si vous n’êtes intéressé que par la validation dans 4 États JUB participants ou moins, un BU peut ne pas être rentable pour votre entreprise. Cependant, la validation EP seule ne retirera pas le brevet de la compétence de la JUB et vous devrez toujours exclure le brevet. Ceci est couvert dans notre note d’information « La décision d’exclusion de la JUB ».
Si vous souhaitez discuter du développement de stratégie ou de l’examen de portefeuille, HGF peut vous fournir une assistance et des conseils sur la formulation et la mise en œuvre de la stratégie JUB de votre entreprise.
Si vous avez d’autres questions concernant la protection par brevet unitaire, veuillez contacter notre équipe JUB dédiée à UPCReady@hgf.com ou contacter votre conseil habituel pour discuter davantage de ces questions.
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