Se préparer au changement : la décision de retrait de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB)

Le paysage des brevets en Europe est sur le point de connaître le changement le plus important depuis une génération. Cela affectera tous les propriétaires de brevets européens (BE) qui devront prendre des décisions importantes concernant leurs portefeuilles d’ici fin 2016.

Même si le Royaume-Uni vote pour quitter l’UE, les brevets unitaires (BU) et la Juridiction unifiée des brevets (JUB) entreront très probablement en vigueur et les titulaires de brevets devront toujours prendre des décisions concernant leurs BE délivrés et leurs demandes.

Nous prévoyons que d’ici le premier ou le deuxième trimestre 2017, les titulaires de brevets pourront opter pour un BU, un brevet unique couvrant jusqu’à 26 États membres participants de l’UE. De plus, nous assisterons à l’ouverture de la JUB, un tribunal central qui transformera le contentieux en matière de brevets dans l’UE. Il est essentiel de préparer votre portefeuille de brevets existant au nouveau paysage des brevets, et le préavis de mise en service de la JUB pourrait n’être que de 6 mois.

Ceci est la première d’une série de notes d’information dans lesquelles le groupe JUB de HGF examinera les décisions clés que les titulaires de brevets et les demandeurs devront prendre afin de s’orienter dans le nouveau régime et de faire les meilleurs choix pour leurs portefeuilles de brevets. Dans cette note, nous nous concentrons sur la décision que tous les propriétaires et demandeurs de BE devront prendre : retirer ou non leurs brevets de la compétence de la JUB.

La possibilité de retrait

Lorsque la JUB ouvrira ses portes, à moins qu’ils ne soient retirés, les BE délivrés seront soumis à la compétence de la JUB ainsi qu’aux tribunaux nationaux compétents. Cela signifie que vous pourrez faire valoir vos BE par une action unique dans tous les États membres qui ont ratifié la JUB et pour lesquels votre brevet est validé.

Cela signifiera également qu’un BE peut être révoqué par une action unique intentée devant la division centrale de la JUB. Ceci contraste avec la situation actuelle où un BE est un ensemble de droits nationaux, dont chacun doit être révoqué par des actions distinctes devant les tribunaux nationaux. Parce qu’il s’agit d’un changement fondamental dans le contentieux européen en matière de brevets, pendant une période transitoire d’au moins 7 ans, vous pourrez exercer un retrait pour soustraire les BE existants, en instance et futurs à la compétence de la JUB pendant toute la durée de validité de ces brevets. Le retrait permet aux titulaires de brevets de maintenir la situation actuelle, c’est-à-dire que tout litige doit être porté devant le tribunal national compétent. Le règlement de procédure prévoit une période de « lever de soleil » avant la mise en service du système JUB, afin que les titulaires de brevets puissent retirer leurs BE existants de la compétence de la JUB avant que le tribunal n’ouvre ses portes.

Faut-il se retirer ?

La question de savoir si vous devez retirer vos BE délivrés et en instance de la compétence de la JUB dépendra de nombreux facteurs ; il n’y a pas de solution unique. Les titulaires de brevets ne doivent pas supposer que le retrait sera la meilleure option : il peut y avoir des avantages à conserver au moins certains de vos brevets dans la compétence de la JUB. Au fur et à mesure que les détails des règles et procédures du système JUB se sont précisés, de nombreux titulaires de brevets envisagent une approche nuancée de la gestion du retrait (ou du maintien sous la compétence de la JUB) pour leur portefeuille de brevets.

Considérations pour rester soumis à la compétence de la JUB (c’est-à-dire ne pas se retirer)

• Vous pourriez être en mesure d’obtenir une injonction paneuropéenne dans tous les États membres participants dans le cadre d’une action unique en contrefaçon devant le
• Le délai cible pour la résolution des procédures de première instance au sein de la JUB est de 12 mois, ce qui, bien qu’équivalent aux procédures devant les tribunaux anglais, néerlandais et allemands, est nettement meilleur que les procédures devant de nombreux autres tribunaux nationaux
• Après une période transitoire de 7 ans (susceptible d’être prolongée à 14 ans), vous ne pourrez plus vous retirer. Pourquoi ne pas acquérir une expérience directe du nouveau système et influencer son développement ?
• Vous n’avez peut-être pas le choix. Si vous concédez une licence sur un brevet, vous n’aurez peut-être pas le contrôle sur la question de savoir s’il faut retirer ce brevet.

[1] Au début, il est prévu que tous les 26 États membres qui ont signé l’accord sur la JUB n’auront pas ratifié l’accord, de sorte que les validations des BE dans ces pays seront traitées de la même manière qu’elles le sont dans le système actuel.

Considérations pour l’exercice du retrait

• Une action unique devant la division centrale de la JUB pourrait entraîner la révocation du Par conséquent, un titulaire de brevet pourrait vouloir retirer les « joyaux de la couronne » de son portefeuille de brevets. Cela signifierait qu’un brevet devrait être révoqué devant les tribunaux nationaux dans tous les États membres validés.
• Si les BE sont retirés, seuls les tribunaux nationaux sont compétents ; vous maintenez le statu quo
• Au début, la JUB sera un forum inconnu et non testé. Une préoccupation que nous entendons constamment de la part des titulaires de brevets au sujet de la JUB concerne la qualité et la cohérence des jugements dans tous les tribunaux locaux, régionaux et centraux
• Il n’y a pas de frais pour retirer vos brevets, mais il y aura probablement des coûts administratifs en termes d’examen de la stratégie et de garantie que le retrait est valablement mis en œuvre dans un
• À condition qu’il n’y ait pas de litige national en cours, vous pouvez retirer un retrait si vous souhaitez profiter de la JUB à une date ultérieure (bien qu’un deuxième retrait ultérieur ne soit pas possible).

Quelles mesures dois-je prendre maintenant ?

Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous devez commencer à examiner votre stratégie quant à savoir si vous souhaitez retirer vos BE de la compétence de la JUB.

Votre examen doit tenir compte des questions suivantes :

• la solidité des brevets concernés ;
• la valeur de la technologie couverte par chaque brevet ou famille de brevets pour l’entreprise dans la juridiction concernée ;
• comment vos différents brevets interagissent pour protéger vos produits commerciaux ;
• la probabilité dans votre secteur qu’un tiers attaque la validité de vos brevets ;
• pour les brevets qui sont détenus conjointement ou concédés sous licence à l’entreprise ou hors de celle-ci, qui a le droit d’exercer le retrait des BE (et de tout CCP associé) ?

Cet exercice doit être effectué suffisamment tôt avant le lancement de la JUB afin de vous donner le temps d’exécuter tout retrait pendant la période de lever de soleil.

Si vous décidez d’exercer le retrait, il est important de vous assurer que la ou les parties compétentes exercent ce retrait afin de garantir qu’il est valablement exécuté. Si vous ne parvenez pas à vous retirer valablement, il existe un risque que des concurrents cherchent à révoquer le brevet de manière centralisée auprès de la JUB.

Si vous souhaitez discuter de l’élaboration d’une stratégie ou de l’examen de votre portefeuille, HGF peut vous fournir une assistance et des conseils pour formuler et mettre en œuvre le plan de votre entreprise pour la JUB. Si vous avez d’autres questions sur la JUB et le retrait, veuillez contacter notre équipe JUB dédiée à l’adresse upcready@hgf.com ou contacter votre avocat habituel pour discuter plus en détail de ces questions.

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