Redoublement de matière ajoutée à la CBE

Suite à la décision de la Cour d’appel (CoA) de la CBE dans Abbott c. Sibio (APL_39664/2024, 14 février 2025), nous avons maintenant une deuxième décision de la CoA sur la matière ajoutée dans expert Klein c. Seoul Viosys (UPC_CoA_764/2024 & UPC_CoA_774/2024, 2 octobre 2025).

expert Klein c. Seoul Viosys est remarquable en tant que premier jugement sur la matière ajoutée par la CoA sur un appel substantiel en matière de contrefaçon/validité.

Remarque – Bernhard Ganahl, associé de HGF, a représenté expert Klein avec Dr. Dirk Jestaedt de KRIEGER MES.

Les deux décisions proviennent du même panel de la CoA (les mêmes trois juges juridiquement qualifiés, différents juges techniquement qualifiés), et les deux décisions annulent la décision de la Cour de première instance (CFI) sur la matière ajoutée.

Un brevet a survécu (Abbott). Un n’a pas survécu (Seoul Viosys).

Que pouvons-nous apprendre de l’approche de la CoA de la CBE en matière de matière ajoutée ?

Le test de la matière ajoutée

Conformément à l’approche habituelle de la CBE en matière de questions de fond, les deux décisions ont commencé par identifier l’homme du métier et en discutant en détail du brevet en question.

Il est important de noter que l’étape suivante consistait à identifier l’objet de l’invention tel qu’il peut être déduit du brevet (Abbot c. Sibio, [36] & expert Klein c. Seoul Viosys, [33]).

La CoA a ensuite interprété les revendications, en appliquant le test énoncé dans NanoString c. 10x Genomics (UPC_CoA_335/2023).

Passant ensuite à la matière ajoutée, les deux décisions ont appliqué le même test :

« Il y a matière ajoutée si la revendication telle qu’elle est accordée contient un objet qui s’étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée. Afin de déterminer s’il y a matière ajoutée, la Cour doit donc d’abord déterminer ce que l’homme du métier déduirait directement et sans ambiguïté en utilisant ses connaissances générales courantes et vu objectivement et par rapport à la date de dépôt, de l’ensemble de la demande telle que déposée, sachant que la matière divulguée implicitement, c’est-à-dire la matière qui est une conséquence claire et non ambiguë de ce qui est explicitement mentionné, doit également être considérée comme faisant partie de son contenu. Lorsque, comme ici, le brevet est une demande divisionnaire, cette exigence s’applique à chaque demande antérieure. »

Il est important de noter que ce test exige que la Cour examine ce que l’homme du métier déduirait objectivement de la demande telle que déposée. Cette objectivité se fait à travers le prisme des connaissances générales courantes et en tenant compte de l’objet de l’invention. Il ne s’agit pas d’une évaluation de ce que la demande telle que déposée indique textuellement, mais de ce que l’homme du métier comprendrait en lisant la demande pour déterminer comment l’objet de l’invention est réalisé. La même approche est adoptée pour l’interprétation des revendications et pour l’évaluation de la matière ajoutée.

L’approche est étroitement alignée sur celle des tribunaux nationaux où l’homme du métier (et ses connaissances générales courantes) accorde une certaine marge de manœuvre lors de l’examen de l’enseignement du brevet. Cela contraste avec la pratique de l’OEB où il y a généralement moins de détails sur les connaissances générales courantes et où l’étalon-or de l’OEB est généralement considéré comme un test plus sévère que dans la plupart des tribunaux nationaux.

Résultats différents

Comme indiqué ci-dessus, après avoir appliqué le test de la matière ajoutée dans Abbott c. Sibio, la CoA a décidé que la revendication ne définissait pas un objet qui s’étend au-delà du contenu de la demande telle que déposée, et le brevet a survécu.

En revanche, après avoir appliqué le même test dans expert Klein c. Seoul Viosys, la CoA a décidé que la revendication ne respectait pas ce test, et le brevet a été révoqué dans les États concernés.

expert Klein c. Seoul Viosys

Le brevet Seoul Viosys (EP3926698) concerne les LED de type flip formées sur des semi-conducteurs, et en particulier un agencement de couches, de zones gravées en mesa, de mesas et d’ouvertures qui améliore la répartition du courant à travers la LED et fournit une émission de lumière plus homogène.

Interprétation des revendications

Dans la décision, la CoA a déterminé l’objet de l’invention comme étant la manière d’améliorer la répartition du courant et le rendement lumineux des LED [33]. Cela était basé sur ce que l’homme du métier comprendrait du brevet et en utilisant ses connaissances générales courantes.

Après avoir déclaré cela, la CoA s’est concentrée sur l’interprétation de la revendication d’une caractéristique particulière : 5.2 : « Ouvertures […] disposées près d’un bord du substrat ».

Lors de l’interprétation de cette caractéristique, la CoA a discuté du but et de l’effet de cette caractéristique et de la manière dont elle contribue à l’objet de l’invention. Sur cette base, la CoA a conclu que certains modes de réalisation du brevet (figures 24 à 26) ne sont pas couverts par la revendication 1. Le raisonnement est que les agencements des mesas et des zones gravées en mesa illustrés et décrits dans ces modes de réalisation ne permettent pas d’atteindre l’objet de l’invention [51].

Cela contrastait avec la décision de la CFI et, comme nous le verrons ci-dessous, est important pour la matière ajoutée.

Matière ajoutée

Dans la section sur la matière ajoutée, la CoA a d’abord convenu avec les deux parties et la CFI que la revendication 1, en définissant une pluralité de zones gravées en mesa, couvrait les LED n’ayant qu’une seule mesa [55]. Notez que la revendication 1 ne mentionne pas directement la ou les mesas, mais la présence d’au moins une mesa est implicite de la pluralité revendiquée de zones gravées en mesa.

La CoA a ensuite expliqué pourquoi la demande initiale ne fournissait pas de divulgation d’une LED avec une seule mesa [66] – [78].

Le titulaire du brevet avait fait valoir que certains modes de réalisation de la demande initiale divulguaient une LED avec une seule mesa. En particulier, ils ont fait référence aux modes de réalisation des figures 24 à 26. Cependant, la CoA a constaté que la description de ces figures était liée à d’autres figures de la demande initiale et que l’homme du métier comprendrait que ces modes de réalisation incluaient une pluralité de mesas.

Pour cette seule raison, la CoA a constaté que la revendication était invalide pour matière ajoutée [84].

De plus, comme indiqué ci-dessus, dans la section sur l’interprétation de la revendication, la CoA avait déjà constaté que ces mêmes modes de réalisation (figures 24 à 26) ne divulguaient pas la caractéristique 5.2 de la revendication.

Ainsi, la CoA a ensuite expliqué que même si les modes de réalisation des figures 24 à 26 étaient considérés comme divulguant une LED avec une seule mesa, la revendication ajoutait toujours de la matière parce que ces modes de réalisation n’incluaient pas la caractéristique 5.2 de la revendication [85] – [99].

En résumé, la CoA a essentiellement conclu que la revendication ajoutait de la matière parce que :

• elle couvrait les LED avec une seule mesa, qui n’étaient pas déductibles de la demande initiale, et
• même si les LED avec une seule mesa étaient déductibles de la demande initiale, elles n’étaient pas divulguées en combinaison avec une autre caractéristique (5.2) de la revendication.

Il est à noter que les caractéristiques clés pour l’interprétation de la revendication et la matière ajoutée étaient toutes deux importantes pour atteindre l’objet de l’invention. Lors de la discussion de ces points, la CoA s’est concentrée sur ce que l’homme du métier déduirait objectivement de la demande telle que déposée lorsqu’il essaie de comprendre comment l’objet de l’invention est atteint.

Abbott c. Sibio

Dans Abbott c. Sibio, la question de la matière ajoutée était une question de généralisation intermédiaire. Sibio a fait valoir que la revendication 1 omet certaines caractéristiques qui sont divulguées en combinaison avec les caractéristiques de la revendication 1, ce qui entraîne une généralisation intermédiaire inadmissible. C’était l’argument gagnant devant la Cour de première instance. Cependant, la Cour d’appel a annulé cette décision.

Les principales raisons de la décision de la CoA sont les suivantes : (i) l’homme du métier n’aurait tiré aucun avantage particulier de la caractéristique omise, et (ii) la caractéristique omise ne contribue pas à, et n’est pas pertinente pour, atteindre l’objet de l’invention [75].

Bien que la CoA reconnaisse que la caractéristique omise a une certaine importance pour le fonctionnement du produit, elle ne contribue pas à l’objet de l’invention et, de toute façon, la demande initiale fournit des alternatives aux spécificités de la caractéristique omise. En tant que tel, il n’y a pas de lien inextricable entre les caractéristiques revendiquées et omises [78].

Par conséquent, l’omission de cette caractéristique n’est pas une généralisation intermédiaire.

Certains commentaires ont noté que la revendication ne définit même pas la caractéristique omise à un niveau général, de sorte que la décision semble étrange car ce n’est pas seulement que la caractéristique spécifique n’est pas liée à la caractéristique revendiquée, mais aussi à un niveau plus général.

Cependant, il semble que la CoA ait principalement examiné si la caractéristique omise contribue à l’objectif de l’invention, et secondairement s’il y avait de toute façon un lien inextricable entre les deux caractéristiques. La Cour a répondu non à ces deux questions, et n’a donc constaté aucune généralisation intermédiaire.

Similitudes et différences

Il est à noter que le même test a été appliqué dans les deux décisions, et il est intéressant de voir les facteurs clés qui ont influencé les décisions dans des directions opposées.

La distinction entre les deux semble se résumer à la question de savoir si la caractéristique clé de l’argument de la matière ajoutée est interprétée comme contribuant à l’objet de l’invention. Si c’est le cas, alors le raisonnement semble similaire à l’étalon-or de l’OEB (c’est-à-dire assez sévère). En revanche, lorsque la caractéristique ne contribue pas à l’objet de l’invention et n’est pas autrement présentée comme essentielle ou particulièrement avantageuse, l’homme du métier peut être en mesure de séparer des parties de la divulgation initiale sans qu’il y ait de généralisation intermédiaire.

Plus à venir

Il sera intéressant de voir d’autres décisions de la CoA de la CBE sur la matière ajoutée et comment le test évolue, et en particulier si d’autres panels de la CoA appliqueront et suivront la même logique.

Cet article a été préparé par l’associé et mandataire en brevets Scott Fletcher.