Tout sauf… les magasins

Au cours de l’année écoulée, les détaillants en ligne ont fait l’acquisition de marques de la grande distribution mais pas de leurs magasins. En février, les marques TOPSHOP, TOPMAN, MISS SELFRIDGE et HIIT d’Arcadia ont été vendues à ASOS pour 265 millions de livres sterling, séparément des 65 millions de livres sterling payés pour les stocks actuels et futurs. En janvier, Boohoo a acheté les marques et le site web de Debenhams pour 55 millions de livres sterling mais n’a notamment pas repris ses 124 magasins.

Bien que cela puisse être préoccupant pour la grande distribution britannique, cela démontre clairement la valeur des marques, dans certains cas supérieure à tout actif tangible tel que les stocks, le personnel ou les magasins physiques. TOPSHOP et MISS SELFRIDGE sont des marques déposées mais ont également, par leur utilisation, accumulé un fonds de commerce substantiel dans l’activité qui leur est liée. La réputation et le pouvoir d’attraction de ces marques sont ce qui fait augmenter leur prix d’achat – même lorsqu’elles sont proposées dans le cadre d’une procédure d’administration.

Dans ce contexte d’insolvabilités, d’administrations et d’acquisitions, il est plus essentiel que jamais pour les détaillants de maîtriser leur propriété intellectuelle. Savoir « ce que l’on possède » et « ce que cela vaut » si les administrateurs doivent être appelés, ou si une opportunité de vente ou d’achat se présente, est un inventaire qui vaut la peine d’être effectué pour les détaillants qui dépendent de leurs marques.

1. Faire l’inventaire

Effectuer une vérification régulière de la propriété intellectuelle détenue – à savoir, les marques déposées et « non déposées », c’est-à-dire le fonds de commerce, les dessins et modèles déposés et non déposés, les droits d’auteur et les brevets – est le meilleur moyen d’éviter les écueils d’une mauvaise gestion de portefeuille à tout moment. Cependant, cela devient plus crucial lors de la recherche d’un acheteur pour une marque ou lors de l’examen d’une acquisition.

Les entreprises aux structures complexes peuvent avoir des droits de propriété intellectuelle répartis entre les sociétés du groupe ou les filiales. Ou bien, des fusions ou acquisitions antérieures peuvent avoir entraîné le transfert légal des droits de propriété intellectuelle à un nouveau propriétaire, mais ce transfert de propriété n’a pas été enregistré dans les registres de propriété intellectuelle. Une croissance rapide, une restructuration interne et simplement une mauvaise organisation peuvent également conduire à des portefeuilles de propriété intellectuelle « désordonnés ».

Prendre le temps de créer une base de données de tous les droits déposés et (dans la mesure du possible) non déposés, vérifier que ces droits sont entre les mains de la bonne entité et, pour les droits déposés, s’assurer que cette entité est enregistrée comme propriétaire dans la base de données officielle de l’Office de propriété intellectuelle, constitue un actif utile en soi. Les acquisitions sont généralement rapides par nature, donc avoir un registre fiable des actifs à proposer à un acheteur éviterait de ralentir toute transaction.

De plus, du point de vue de l’acheteur, recevoir un tel registre avec l’assurance que ces données sont régulièrement vérifiées et mises à jour si nécessaire, peut compenser le manque typique de garanties concernant la validité et l’applicabilité des droits de propriété intellectuelle achetés dans le cadre d’une procédure d’administration. Cela permet également d’effectuer une évaluation appropriée de la valeur des droits de propriété intellectuelle achetés.

2. Faire attention au transfert

La valeur attribuée aux droits de propriété intellectuelle est évidemment cruciale pour de telles transactions. Cependant, l’importance de ce chiffre va au-delà du sentiment des deux parties d’avoir trouvé un prix équitable. Si les actifs de propriété intellectuelle sont vendus en dessous de leur valeur, la validité de leur transfert peut être contestée jusqu’à deux ans (pour les entreprises) en vertu de l’Insolvency Act et cela pourrait être considéré comme contraire à la gouvernance d’entreprise. Cette question est plus susceptible d’entrer en jeu lorsque les droits de propriété intellectuelle sont cédés au sein d’entreprises du groupe. La tentation peut être d’inclure la contrepartie nominale d’1 livre sterling, mais consulter un expert en évaluation de marques et insérer ce chiffre dans l’accord garantira que la cession est valide et irréversible si elle devait être contestée à l’avenir.

Comme pour tout accord, la définition des droits de propriété intellectuelle est également essentielle. Un acheteur voudra probablement que la formulation soit aussi large que possible pour capturer toute propriété intellectuelle sous quelque format que ce soit dans tous les territoires. Cela peut être délicat lorsqu’il y a plus d’un acheteur, chacun cherchant à prendre des parties du portefeuille. Dans ce cas, une définition « fourre-tout » faisant référence à tous les droits de propriété intellectuelle du vendeur peut ne pas être possible. Cependant, une clause de « garantie supplémentaire » bien rédigée pourrait apporter un certain réconfort. Inclure une clause qui exige des administrateurs qu’ils signent tous documents supplémentaires requis pour transférer les actifs à l’acheteur ou enregistrer le changement de propriété, peut éviter que des droits qui auraient pu être oubliés dans le feu de l’action de la transaction initiale ne restent dans les limbes.

3. Qui doit être notifié ?

Une fois la transaction terminée, le changement de propriété de tous droits de propriété intellectuelle déposés doit être enregistré dans les registres pertinents. Cela peut être un processus simple si la propriété de la propriété intellectuelle lors de l’achat était déjà à jour. Cela peut devenir délicat si un arriéré de transferts s’est accumulé. Il peut également être nécessaire de notifier aux entités de l’autre partie de tout accord de coexistence ou licence liés à la propriété intellectuelle nouvellement acquise la nouvelle propriété, si cela n’était pas déjà requis avant la finalisation de la transaction.

Enfin, bien que les enregistrements puissent sembler être une tâche administrative, si le nouveau propriétaire souhaite s’appuyer sur les droits nouvellement acquis pour leur application, le registre devra refléter correctement la chaîne de titre et la propriété actuelle de l’enregistrement.

Cet article a été préparé par la Directrice des marques HGF Lauren Somers.