Long chemin pour le halloumi

Dans un précédent numéro de Retail Scanner en juillet 2020, nous avons examiné la décision de la CJUE dans le litige de longue durée concernant les marques « HALLOUMI » et « BBQLOUMI », intenté par la Fondation pour la protection du fromage traditionnel de Chypre nommé Halloumi (la « Fondation »). Dans cette décision, la CJUE a statué que le Tribunal de première instance avait eu tort de conclure qu’il n’y avait pas de risque de confusion entre les marques et a renvoyé l’affaire pour réexamen.

Dans son arrêt du 20 janvier 2021, le Tribunal de première instance a rejeté l’action de la Fondation, estimant que l’EUIPO avait eu raison de conclure à l’absence de risque de confusion entre les marques. Dans l’évaluation de la confusion, bien que les marques partagent l’élément « loumi », cet élément a un caractère distinctif intrinsèque faible car le public le percevra comme une référence possible au fromage halloumi. L’élément « BBQ », ainsi que les éléments figuratifs de la marque contestée, se rapporteraient davantage au concept d’un barbecue qu’à un fromage produit dans un environnement méditerranéen.

La décision confirme les difficultés à faire respecter une marque de commerce ayant un faible caractère distinctif, et montre que les marques collectives ne peuvent bénéficier d’un niveau de protection supérieur à celui d’une marque traditionnelle car elles ne doivent pas être utilisées comme substitut aux appellations d’origine protégées (« AOP ») et aux indications géographiques protégées (« IGP »).

Le Tribunal de première instance frappe encore

Ce n’est pas le seul coup porté par le Tribunal de première instance à la Fondation ces derniers mois. Récemment, le 24 mars 2021, une décision a été rendue dans la procédure de nullité contre une marque figurative au nom d’une société grecque Filotas Bellas & Yios. La décision ne s’écarte pas de la décision BBQLOUMI, constatant le faible caractère distinctif de la marque de la Fondation, la dissimilarité d’une gamme de produits et l’absence de risque de confusion. De plus, les éléments « vermion » et « BELAS » tels qu’ils apparaissent dans la marque figurative étaient suffisants pour les distinguer en toute sécurité. Concernant le second moyen de mauvaise foi, le Tribunal de première instance a convenu que la Chambre de recours n’avait pas incorrectement appliqué le critère d’évaluation de la mauvaise foi et, en tant que tel, ce moyen a également été rejeté.

Contraste avec la décision britannique

Les décisions du Tribunal de première instance de l’UE peuvent être contrastées avec une décision récente de la High Court au Royaume-Uni devant M. le juge Smith. La Fondation s’est opposée à une demande de Babel Sajt Kft sollicitant l’enregistrement d’une marque figurative incorporant l’élément « HALLOUMI » pour des produits de la classe 29 incluant le lait et les produits laitiers ; les produits laitiers et dérivés ; le fromage et les produits fromagers.

La Fondation a fait appel devant la High Court suite à une décision du registre britannique acceptant la demande. Dans la décision de la High Court d’octobre 2020, le juge a donné raison à la Fondation et a rejeté la demande.

Bien que l’officier d’audience ait correctement conclu que les marques collectives de l’UE devaient être considérées comme tout autre enregistrement traditionnel de l’UE, la nature d’une telle marque nécessitait une considération particulière étant donné l’utilisation par les membres, plutôt que par une seule entreprise, et que cela constituait une différence intrinsèque.

L’évaluation du caractère distinctif a également été critiquée pour sa dépendance au raisonnement de la CJUE dans des affaires précédentes. Bien que les décisions de la CJUE sur l’application du droit soient contraignantes, la question de la similarité des marques était une question de fait qui devait être considérée dans le contexte de chaque affaire.

Concernant le consommateur moyen, le juge a trouvé des erreurs dans la décision du Tribunal selon lesquelles les consommateurs ne reconnaîtraient la marque de la Fondation que comme se référant à un type de fromage. Cela était incompatible avec la reconnaissance que la marque était enregistrée et avait donc une présomption de caractère distinctif.

Le juge a conclu que la marque serait perçue non seulement comme un type de fromage, mais aussi comme un produit fabriqué par un membre de la Fondation. Il y avait un fort risque de confusion que les acheteurs commerciaux au moins associeraient la marque Babel à celle de la Fondation, prenant l’élément HAJDÚ comme indicatif du producteur membre, alors qu’il ne l’est pas. L’appel a été accepté et le tribunal a annulé la décision antérieure du Tribunal.

AOP/IGP

La Fondation a demandé une AOP pour HALLOUMI en 2014 dans l’UE, de manière similaire à la protection d’autres fromages, tels que le Parmigiano Reggiano, le Gorgonzola et le Roquefort. La demande est toujours en attente et la Fondation a dû s’appuyer sur les enregistrements collectifs pour faire valoir ses droits. Les AOP présentent cependant certains avantages par rapport à de tels enregistrements – une AOP peut être appliquée sans exigence de prouver la confusion – elle peut être utilisée pour empêcher toute utilisation abusive, imitation ou évocation.

L’élément d’évocation est probablement le plus pertinent ici. Le terme est interprété de manière assez large, et n’exige pas que le mot HALLOUMI lui-même soit utilisé, il pourrait donc être invoqué contre un cas tel que BBQLOUMI, où la marque évoque le même produit.

Points clés à retenir

Ces décisions récentes ne seront probablement pas les dernières, et d’autres décisions impliquant la défense par la Fondation de son nom HALLOUMI sont attendues à l’avenir.

Les décisions du Tribunal de première instance ne sont pas surprenantes en ce qu’il serait contradictoire qu’un produit tel que HALLOUMI bénéficie de la même protection ou d’une protection plus forte en droit des marques par rapport au système AOP.

Cela pourrait également bien être un domaine où nous verrons une divergence entre la jurisprudence de l’UE et du Royaume-Uni à mesure que ce domaine se développe suite au Brexit.

Cet article a été préparé par Claire Jones, directrice des marques chez HGF.