Ingrédients de PI : Revue de la jurisprudence de l’hiver 2024

Alors que les nuits s’allongent et que la frénésie pour tout terminer avant la saison des fêtes atteint son apogée, il est temps de faire une pause, de prendre votre boisson chaude préférée et un mince pie, et de vous mettre à jour sur certaines des décisions juridiques dans le secteur de l’alimentation et des boissons qui ont été servies au cours des six derniers mois.

Brevets

Le sort du brevet européen d’Impossible Foods sur les substituts de viande : Une mise à jour

En novembre 2022, le brevet européen EP2943072B1 d’Impossible Foods, portant sur un substitut de viande, a été révoqué par l’Office européen des brevets (OEB). Le brevet accordé revendiquait un substitut de viande qui acquiert le goût et l’odeur de la viande pendant la cuisson, et qui comprend une protéine contenant de l’hème et au moins deux molécules précurseurs d’arôme sélectionnées dans une liste de 40 composés. Bien que le brevet couvrait des milliards de combinaisons de protéines et de précurseurs d’arôme, certaines des combinaisons exemplifiées ne produisaient pas les effets revendiqués. En conséquence, l’OEB a estimé que les informations fournies étaient insuffisantes pour permettre à une personne du métier d’obtenir le goût et l’odeur de la viande sans entreprendre un programme de recherche, et le brevet a été révoqué. Impossible a fait appel de la décision et une procédure orale a été programmée pour janvier 2025.

Pendant ce temps, aux États-Unis, 2024 a vu Impossible Foods parvenir à un accord dans son long différend avec Motif FoodWorks Inc. concernant des brevets relatifs à l’utilisation de protéines d’hème dans les substituts de viande. Comme rapporté par Sheena Wang (linkedin.com/in/sheenaxw et voir https://www.jdsupra.com/legalnews/meating-of-the-minds-impossible-foods-7546200/), cet accord fait suite à des années de querelles juridiques au cours desquelles Impossible Foods a accusé Motif de violation de brevet, en réponse à quoi Motif a contesté la validité de plusieurs brevets d’Impossible Foods.

Revenant à l’appel en cours en Europe, en août 2024, Impossible Foods a retiré son jeu de revendications principal en attente et a plutôt demandé que le brevet soit maintenu sur la base d’une nouvelle Requête Principale (déposée comme AR1 en avril 2023) ou de l’une des Requêtes Auxiliaires AR1-AR9 (AR1 correspondant à AR1A déposée en janvier 2024). Dans ces revendications, les revendications de composition ont été supprimées et la revendication 1 est désormais dirigée vers une méthode de fabrication d’un substitut de viande comprenant une protéine contenant de l’hème et au moins les molécules précurseurs d’arôme (i) cystéine, glucose et thiamine, ou (ii) cystéine, ribose et thiamine. La Chambre de recours a indiqué dans son avis préliminaire que AR1A est recevable. Étant donné que l’opposant s’est retiré de la procédure de recours, la procédure orale sera probablement annulée.

Le changement de catégorie de revendication et la limitation des composés précurseurs d’arôme représentent un écart significatif dans l’étendue de la protection par rapport au brevet tel que délivré. On ignore si cette concession fait partie des termes de l’accord de règlement avec Motif, et si Motif était derrière l’opposant homme de paille.

Point clé : Cette affaire souligne la valeur de la procédure d’opposition de l’OEB pour obtenir la révocation du brevet d’un concurrent à travers l’Europe, et pour fournir un levier dans le cadre d’un litige plus large. La révocation du brevet EP d’Impossible Foods en première instance souligne également l’importance des données de support dans les brevets de technologie alimentaire, en particulier lorsqu’une large portée de protection est souhaitée pour bloquer la concurrence. Les revendications larges devraient être étayées par un certain nombre d’exemples qui démontrent qu’un avantage allégué est obtenu sur toute l’étendue de la revendication, comme illustré plus en détail dans T1799/21 discuté ci-dessous.

T1799/21 : chute des revendications couvrant les micro-organismes qui produisent de la vanilline (et certains qui n’en produisent pas)

Dans cette affaire, la Chambre de recours de l’OEB a révoqué le brevet européen EP3164485 détenu par Specialty Operations France pour manque d’activité inventive. La revendication 1 accordée était dirigée vers une souche recombinante de l’ordre des Actinomycetales ayant au moins un gène non fonctionnel codant pour une enzyme vanilline réductase avec certaines caractéristiques de séquence. Selon le brevet, la vanilline est produite lorsque des bactéries de l’ordre des Actinomycetales sont cultivées sur de l’acide férulique. Cependant, la vanilline elle-même est ensuite soit convertie en acide vanillique par une vanilline déshydrogénase, soit en alcool vanillique par la vanilline réductase. L’invention visait donc à résoudre le problème de cette consommation indésirable de vanilline par des enzymes endogènes et à fournir un procédé amélioré pour produire de la vanilline.

La jurisprudence européenne a établi que si un effet technique est invoqué pour établir une activité inventive, cet effet doit être obtenu par pratiquement toutes les réalisations relevant de la portée de la revendication. Cependant, dans ce cas, la Chambre n’était pas d’accord avec le titulaire du brevet que pratiquement toutes les souches couvertes par la revendication étaient effectivement capables de produire de la vanilline. En particulier, elle a observé qu’il n’y avait aucune exigence dans la revendication 1 pour que les souches produisent de la vanilline, ni ne spécifiait de gènes ou d’autres conditions requises pour la production de vanilline. Les preuves ont également montré que toutes les souches d’Actinomycetales ne sont pas capables de produire de la vanilline. Cela a eu pour résultat que la revendication 1 couvrait des souches ne produisant pas de vanilline.

Ainsi, l’invention revendiquée ne résolvait pas le problème énoncé dans le brevet, à savoir celui de fournir un procédé amélioré pour produire de la vanilline. Le seul problème résolu était la fourniture d’une souche recombinante alternative de l’ordre des Actinomycetales. La Chambre a considéré que la solution fournie par l’invention revendiquée, c’est-à-dire la production d’une souche avec une vanilline réductase non fonctionnelle, serait un choix arbitraire pour une personne du métier, et donc l’invention revendiquée a été jugée évidente. Les requêtes auxiliaires 1 à 11 ont été jugées dépourvues d’activité inventive pour les mêmes raisons. Les requêtes auxiliaires 12 et 13, déposées lors de la procédure orale, n’ont pas été admises en raison de leur dépôt tardif. Le brevet a donc été révoqué.

Point clé : Bien que les demandeurs veuillent naturellement maximiser leur portée de protection pour attraper les contrefacteurs potentiels, la quête de revendications larges peut aller trop loin. Il est important de ne pas compromettre la validité en omettant de la revendication principale des caractéristiques essentielles pour obtenir l’effet technique allégué, ou qui entraînent la couverture par la revendication de réalisations non fonctionnelles. Dans les procédures post-délivrance, les titulaires de brevets doivent également être attentifs aux Règles de procédure strictement appliquées qui interdisent l’admission de modifications de revendications qui auraient pu être déposées plus tôt dans la procédure.

T1772/22 : Confusion sur le café : La clarté des modifications contestée même si similaire au libellé des revendications accordées

Dans cette affaire, la Chambre de recours de l’OEB a révoqué le brevet européen EP3160247 de Nestlé pour une composition de café. La revendication 1 en question définissait une composition de café comprenant, entre autres, 10-20% en poids de particules de grains de café torréfiés Coffea arabica et/ou Coffea canephora. Au cours de la procédure d’opposition, la revendication 1 a été modifiée pour exiger que la composition comprenne “une quantité d’huile de café qui est inférieure à 4% en poids de la quantité totale de particules de café torréfié Coffea arabica et Coffea canephora” (appelée “caractéristique 3”). L’opposant/appelant (Douwe Egberts) a fait valoir que cette formulation manquait de clarté.

Bien que la clarté ne soit pas un motif d’opposition en ce sens qu’elle ne peut pas être utilisée pour attaquer les revendications telles qu’accordées, les revendications ultérieurement modifiées qui incorporent des caractéristiques de la description peuvent être attaquées pour manque de clarté. Nestlé a fait valoir que la clarté de la caractéristique 3 n’était pas sujette à contestation puisqu’une formulation similaire était déjà présente dans la revendication 6 telle qu’accordée. Cependant, la Chambre a observé que Nestlé avait volontairement défini la teneur en huile de café dans la revendication 1 en utilisant un langage différent de celui utilisé dans la revendication 6 accordée. Cela a permis d’évaluer la clarté de la formulation de la revendication 1 modifiée.

La Chambre a convenu avec l’évaluation de l’appelant qu’une personne du métier pourrait raisonnablement interpréter les “particules de café” dans la caractéristique 3 comme étant soit (a) des particules fraîches de grains de café torréfiés ; (b) des particules partiellement déshuilées de grains de café torréfiés obtenues après extraction de l’huile de la composition ; ou (c) des particules entièrement déshuilées de grains de café torréfiés. Étant donné que l’interprétation choisie entraînerait un contenu différent de l’huile de café, modifiant ainsi les limites de la revendication 1, la revendication a été jugée peu claire.

Point clé : Dans les procédures d’opposition ou de recours, il faut faire attention lors de modifications basées sur la description. Si possible, il est plus sûr d’utiliser une formulation formulée de la même manière que celle déjà présente dans une revendication accordée, pour atténuer le risque que la revendication modifiée soit ouverte à des objections de clarté. Plus généralement, les quantités d’ingrédients présents dans les compositions alimentaires ou de boissons qui sont exprimées par rapport à d’autres composants doivent être vérifiées au stade de la rédaction pour s’assurer qu’elles sont clairement définies et qu’aucune interprétation alternative ne pourrait être envisagée.

Marques de commerce

T-58/23, Supermac’s (Holdings) Ltd c. EUIPO, Tribunal général, 5 juin 2024

Ce jugement est la conclusion des longues tentatives de Supermac, commencées en 2017, pour révoquer l’enregistrement de la marque de l’UE de McDonald’s pour BIG MAC, qui avait été initialement enregistrée en 1996 couvrant divers produits et services dans les classes 29, 30 et 42. Supermac’s affirmait dans son dépôt de 2017 que McDonald’s n’avait pas démontré un usage sérieux de sa marque, ce qui a été confirmé par la Division d’annulation de l’EUIPO en 2019.

Sans surprise, cette décision a été contestée par McDonald’s devant la Chambre de recours qui a annulé des parties de la décision de l’EUIPO, rétablissant l’enregistrement de la marque pour des produits spécifiques, notamment “sandwichs à la viande, sandwichs au poulet” et des services tels que “opérations de restaurant”. La décision a été de nouveau contestée par Supermac’s devant le Tribunal général, réitérant leurs arguments selon lesquels les preuves soumises par McDonald’s étaient insuffisantes, en particulier pour les “sandwichs au poulet” et les services connexes.

Il est établi depuis longtemps que l’usage sérieux d’une marque doit être démontré par des preuves solides et objectives reflétant l’utilisation réelle et suffisante de la marque dans le commerce. Cela devrait inclure des preuves de lieu, de temps, d’étendue et de nature de l’utilisation.

En conclusion, le Tribunal général a partiellement annulé la décision de la Chambre de recours et confirmé la révocation de la marque de l’UE de McDonald’s pour “sandwichs au poulet” dans les classes 29 et 30 et “aliments préparés à partir de produits de volaille” dans la classe 29 ainsi que “services liés à l’exploitation de restaurants et à la préparation d’aliments à emporter” dans la classe 42. La demande de Supermac’s pour une annulation plus large a été rejetée là où les preuves de McDonald’s ont été jugées suffisantes, notamment pour les “sandwichs à la viande” dans la classe 30.

En prenant sa décision, le Tribunal général a estimé que si les “sandwichs à la viande” étaient considérés comme faisant partie de la catégorie plus large des “aliments préparés à partir de produits carnés”, l’argument de McDonald’s selon lequel l’utilisation pour un type de sandwich impliquait une utilisation pour tous les “sandwichs comestibles” devait être rejeté. L’utilisation en relation avec les “sandwichs au poulet” et les “aliments préparés à partir de produits de volaille” ne pouvait pas être présumée comme étant sérieusement utilisée sur la base de preuves limitées pour les sandwichs à la viande.

Point clé à retenir : (sans jeu de mots) Depuis la première décision de l’EUIPO en 2019, cette affaire a servi d’avertissement, rappelant à tous, quelle que soit la taille de l’entreprise, qu’il ne faut pas être complaisant lors du dépôt de preuves d’usage dans les affaires de marques. Les Offices concernés ne peuvent prendre une décision que sur la base des preuves dont ils disposent, il est donc crucial que ces preuves soient rassemblées, conservées et présentées au moment opportun et en quantité suffisante pour garantir qu’il ne puisse y avoir aucun doute sur l’utilisation effective.

Pour une discussion plus approfondie sur cette affaire, voir : https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7272893725725351937?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

SkyKick UK ltd et autre (« SkyKick ») c. Sky ltd [2024] UKSC 36

Dans un nouvel épisode d’une autre saga de longue date, la Cour suprême du Royaume-Uni a rendu en novembre son jugement dans l’affaire opposant Sky Ltd à SkyKick ltd. Sky avait accusé SkyKick d’avoir enfreint cinq de ses marques déposées en utilisant le terme SkyKick pour ses services de messagerie électronique et de stockage en nuage. SkyKick a contesté les allégations de contrefaçon et remis en question la validité des marques SKY, affirmant que Sky avait déposé ces marques de mauvaise foi en incluant des biens et services pour lesquels elle n’avait aucune intention réelle d’utilisation.

L’affaire a été initialement entendue par la Haute Cour qui l’a renvoyée devant la Cour de justice de l’Union européenne. L’affaire a ensuite été portée en appel devant la Cour d’appel avant ce nouvel appel devant la Cour suprême.

Dans leur jugement, la Cour suprême a unanimement accueilli en partie l’appel de SkyKick, rétablissant la conclusion de la Haute Cour selon laquelle Sky avait déposé ses marques partiellement de mauvaise foi dans la mesure où les spécifications englobaient des biens et services sans rapport avec les intentions commerciales de Sky, certaines catégories étant si larges que Sky ne pouvait avoir l’intention d’utiliser les marques sur toute leur étendue. Cette surextension a rendu les marques partiellement invalides.

Point clé à retenir : Vous vous demandez peut-être au début ce que cela a à voir avec l’alimentation et les boissons. À première vue, les biens et services concernés sont totalement étrangers au secteur de l’alimentation et des boissons. Cependant, les implications du jugement sont profondes dans le monde des marques et s’appliquent à tous les secteurs d’activité, y compris l’alimentation et les boissons. Le principal concept à retenir de cette décision est que les demandeurs doivent s’assurer que les spécifications des biens et services couverts dans leurs demandes de marques reflètent fidèlement leurs véritables intentions commerciales. Des spécifications trop larges, sans intention d’utiliser la marque pour toutes les catégories énumérées, peuvent être considérées comme déposées de mauvaise foi, ce qui pourrait finalement conduire, comme ce fut le cas ici, à une conclusion qu’elles sont partiellement ou totalement invalides.

Pour plus d’informations sur l’affaire, veuillez consulter : https://www.hgf.com/news/supreme-court-holds-that-sky-marks-were-registered-in-bad-faith/

O/0526/24, Kerstin Reinwald c. International Nutrition Researcher Center, Inc. UK IPO, 6 juin 2024

Les oppositions aux marques affirmant que l’une ou l’autre des parties impliquées a agi de mauvaise foi ne sont pas particulièrement courantes et sont prises très au sérieux par l’UK IPO.

Dans cette affaire, Kerstin Reinwald avait déposé une demande de marque au Royaume-Uni (désignée à partir d’un enregistrement international) pour la marque MAP couvrant des compléments alimentaires et des préparations dans la classe 05. L’opposant, International Nutrition Researcher Center, Inc. s’est opposé sur la base de la substitution frauduleuse, de la mauvaise foi et de l’enregistrement non autorisé par un agent ou un représentant. L’opposition a réussi uniquement sur le motif de la mauvaise foi.

Dans sa décision, l’agent d’audience a rejeté le motif de substitution frauduleuse au motif que l’opposant n’avait pas fourni de preuves suffisantes de la notoriété associée à la marque MAP au Royaume-Uni. L’agent d’audience n’était pas non plus convaincu que la relation entre les parties répondait aux critères d’une relation agent-mandant telle que définie par la loi.

Cependant, les preuves ont établi que la demanderesse avait un « contact étroit » avec une association antérieure avec l’opposant. Le « contact étroit » s’est avéré être le mari de la demanderesse, le Dr Heinz Reinwald, qui avait précédemment travaillé comme distributeur pour l’opposant et leur marque MAP de compléments nutritionnels et alimentaires. Le Dr Reinwald avait déjà défendu sans succès diverses procédures judiciaires en Allemagne intentées par l’opposant. Il y avait également dans les preuves des allégations concernant le mauvais caractère du Dr Reinhold, notamment des accusations de plagiat et le fait qu’il aurait essayé de vendre des traitements non autorisés à des patients atteints de cancer pour son propre profit.

D’autres preuves ont établi que la demanderesse jouait un rôle actif dans l’entreprise de son mari et était PDG de deux sociétés liées au Dr Reinwald, dont l’une appliquait la marque DR REINWALD VITAL aux produits MAP de l’opposant et les distribuait en Allemagne.

À la suite de toutes ces preuves, l’agent d’audience a conclu que l’opposant avait établi que la demande avait été faite dans l’intention de saper ou de détourner les droits de l’opposant sur la marque MAP au Royaume-Uni. De plus, le fait que la demanderesse ait déposé la demande après la décision du tribunal allemand qui avait conclu que son mari, le Dr Reinwald, avait agi comme un agent déloyal de l’opposant et s’était arbitrairement approprié la marque de l’opposant, étayait les allégations de l’opposant selon lesquelles la demande avait été déposée au nom de la demanderesse comme une tactique trompeuse. En déposant au nom de la demanderesse, il était clair que celle-ci servait de façade à son mari afin d’éviter d’autres déclarations d’invalidité basées sur le comportement malhonnête de son mari. De l’avis de l’agent d’audience, il s’agissait d’un comportement commercial inacceptable au point de constituer de la mauvaise foi.

Point clé à retenir : Les allégations de mauvaise foi sont des accusations graves au Royaume-Uni, qui doivent être solidement étayées pour être prises au sérieux par les examinateurs. Cependant, cette décision montre que lorsque les activités atteignent le niveau d’un comportement commercial inacceptable, il est possible, avec les preuves appropriées, de réussir sur ce fondement même lorsque le niveau d’usage au Royaume-Uni n’a pas été jugé suffisant pour une action en concurrence déloyale.

Pour toute question relative à ce qui précède, veuillez contacter les auteurs, Tanya Waller twaller@hgf.com et Jennifer Bailey jbailey@hgf.com.

Cet article a été préparé par la Directrice des Marques Tanya Waller et l’Associée et Conseil en Brevets Jennifer Bailey