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Ingrédients de la PI : coin café avec Marc Misthal d’Offit Kurman – protéger votre marque aux États-Unis.
août 2024
En tant que l’un des plus grands marchés mondiaux, les États-Unis sont un territoire clé en matière d’enregistrement des marques. Nous nous sommes entretenus avec Marc Misthal, avocat principal américain au sein du groupe de pratique de la propriété intellectuelle chez Offit Kurman, où il conseille une clientèle mondiale dans divers secteurs, notamment la mode, l’hôtellerie et la restauration, et les produits de luxe.
Marc possède une vaste expérience en matière de litiges en matière de marques, de présentations commerciales et de droits d’auteur, représentant des clients, y compris des clients de restaurants, devant les tribunaux fédéraux à l’échelle nationale et devant l’Office américain des brevets et des marques.
Pouvez-vous nous donner un aperçu général du système de marques aux États-Unis et quelles sont, selon vous, les principales différences avec le système au Royaume-Uni et dans l’UE ?
La clé du système de marques américain est qu’il est basé sur l’utilisation plutôt que sur le simple dépôt auprès de l’Office des marques. En général, un enregistrement américain ne sera pas délivré sans preuve d’utilisation dans le commerce (à l’exception des enregistrements basés sur des dépôts étrangers). Pour maintenir un enregistrement, une preuve d’utilisation continue est requise, et l’Office américain des marques est très pointilleux sur ce qui est considéré comme une preuve d’utilisation acceptable.
Étant donné que l’utilisation est la base des droits aux États-Unis, une partie qui a utilisé une marque avant de l’enregistrer peut détenir des droits plus importants qu’une partie qui enregistre la marque ultérieurement. Par exemple, si la partie X a commencé à utiliser une marque en 2000 et que la partie Y a déposé une demande d’enregistrement de la même marque en 2010, revendiquant une date de première utilisation en 2009, la partie X aurait de meilleurs droits et pourrait demander l’annulation de l’enregistrement de la partie Y.
Une autre différence importante dans le système de marques américain est l’examen de fond des demandes de marques, un processus rigoureux supervisé par l’Office des marques. L’Office des marques refusera les demandes de marques qui sont similaires au point de créer la confusion avec des marques existantes pour des produits ou services connexes. Cela nécessite souvent d’examiner attentivement la stratégie de dépôt afin de minimiser la possibilité d’un tel refus.
D’après votre expérience, y a-t-il des défis ou des pièges particuliers que vous voyez souvent quelqu’un rencontrer lorsqu’il essaie de protéger sa marque aux États-Unis ? Y en a-t-il qui, selon vous, sont spécifiques au secteur de l’alimentation et des boissons ? Comment les propriétaires de marques peuvent-ils éviter ces problèmes ?
Le maintien d’un enregistrement de marque américain dépend souvent de la fourniture de preuves de l’utilisation de la marque dans le commerce américain, un problème fréquent que nous rencontrons.
Un autre défi fréquent est les conflits avec les utilisateurs antérieurs aux États-Unis. Étant donné que les droits de marque américains sont basés sur l’utilisation réelle plutôt que sur l’enregistrement, il n’est pas nécessaire d’avoir des droits de marque exécutoires (il est préférable d’avoir un enregistrement, mais ce n’est pas obligatoire), il est important d’effectuer une recherche avant d’utiliser une marque aux États-Unis. Une telle recherche ne doit pas se limiter aux registres de l’Office américain des marques, car ces registres ne contiendront pas d’informations sur les parties qui n’ont pas enregistré leurs marques. Une recherche correctement menée offre un aperçu du marché et des obstacles potentiels.
L’expansion de l’utilisation d’une marque peut également introduire des défis, comme lorsqu’un restaurant cherche à vendre des produits alimentaires de marque. Encore une fois, effectuer une recherche appropriée est essentiel pour identifier et résoudre tout problème avant qu’il ne survienne.
Est-il facile de faire valoir ses droits contre les contrefacteurs ? Les États-Unis ont la réputation d’être chers en matière de litiges – comment les propriétaires de marques peuvent-ils atténuer les coûts élevés lors de l’obtention/l’application de leurs droits ?
L’application des droits de marque contre les contrefacteurs peut être simple, mais l’approche dépend des circonstances de la situation. Souvent, l’envoi d’une lettre de notification ou d’une demande de retrait à une plateforme en ligne est un moyen efficace et relativement peu coûteux de lutter contre la contrefaçon, en particulier si le propriétaire de la marque détient un enregistrement de marque américain.
Cependant, dans certains cas, il devient nécessaire d’intenter une action en justice. Les contrefacteurs peuvent ignorer les lettres de notification et ne prendre l’affaire au sérieux que lorsqu’ils sont confrontés à une action en justice. L’introduction d’une action en justice oblige non seulement le contrefacteur à répondre, mais établit également une réputation de protection vigoureuse de vos droits. Cette réputation peut dissuader d’autres personnes de commettre des contrefaçons à l’avenir, assurant ainsi l’intégrité à long terme de votre marque.
Bien que les litiges aux États-Unis puissent être coûteux, de nombreux clients optent pour des méthodes alternatives de résolution des litiges avant de passer à une action en justice. Même après le dépôt, ils sont généralement ouverts aux options de règlement, telles que les conférences de règlement précoces ou la médiation. Dans certains cas, la recherche d’une injonction immédiate peut accélérer la résolution en exerçant une pression sur le contrefacteur, bien que de telles demandes doivent être bien étayées par des arguments juridiques solides et des preuves justifiant la nécessité.
Les frais de litige augmentent généralement pendant la phase de découverte, au cours de laquelle les deux parties sont tenues de produire des documents internes tels que des courriels et des SMS, ce qui peut être intrusif et prendre du temps.
La force de la marque joue également un rôle important dans l’application de ses droits. Une marque unique et arbitraire est beaucoup plus facile à faire respecter qu’une marque descriptive. Il est essentiel de consulter un avocat au début du processus de choix d’un nom de marque pour s’assurer que le nom est fort et protégeable.
Y a-t-il des tendances particulières que vous constatez en matière de dépôts de marques aux États-Unis qui se rapportent au secteur de l’alimentation et des boissons ?
L’image de marque devient de plus en plus vitale sur le marché actuel. Même les fruits et légumes sont désormais vendus sous des noms de marque, ce qui témoigne de cette importance croissante. Avec cette tendance, nous constatons également une augmentation des litiges en matière de marques qui atteignent les tribunaux. Dans ce contexte, l’importance de la protection de la marque ne saurait être surestimée. Ce n’est pas seulement une formalité juridique, mais une nécessité stratégique.
Par exemple, de nombreuses marques de cannabis ont adopté des noms ou des logos ressemblant à des produits alimentaires bien connus, ce qui a entraîné des contestations judiciaires. La marque de croustilles/chips de pommes de terre Better Made a poursuivi plusieurs exploitants de cannabis, affirmant que le logo « Better Smoke » était trop similaire à sa propre marque. De même, Tootsie Roll Industries, propriétaire de la marque de gommes DOTS (www.tootsie.com.candy/dots), a envoyé une lettre de notification à Lions Labs, les incitant à changer le nom d’un produit comestible de « Potdots » à « Potpots ». Mars Wrigley a également intenté une action en justice contre des entreprises de cannabis utilisant des variations de sa marque SKITTLES (par exemple, « Zkittlez ») pour leurs produits.
Les demandes de contrefaçon ne se limitent pas aux produits du cannabis ; elles ont fait surface parmi les marques de bière et d’alcool, impliquant à la fois les noms de marque des articles et d’autres éléments liés à l’apparence de l’emballage.
Il est essentiel d’assurer la protection dès le début du processus, en particulier lorsque les produits gagnent une popularité inattendue, comme la tendance des sandwichs aux cornichons ou l’introduction du Cronut. La protection rapide de votre marque garantit que les efforts et la créativité investis dans le développement de votre produit sont protégés contre les contrefaçons potentielles.
En continuant à nous concentrer plus spécifiquement sur le secteur de l’alimentation et des boissons, y a-t-il eu des changements récents dans la pratique ou la jurisprudence aux États-Unis dont les propriétaires de marques devraient être conscients, et comment cela peut-il nous donner une idée de l’impact que cela pourrait avoir sur eux en pratique ?
Les demandes de contrefaçon vont au-delà des mots et des logos, y compris l’apparence et la conception générales d’un produit ou de son emballage. Un cas digne de mention est l’action en justice intentée par la société japonaise à l’origine des bâtonnets de biscuits Pocky contre Pepero pour avoir vendu un produit d’apparence similaire. Cette affaire a souligné la nécessité de protéger non seulement le nom de la marque, mais aussi les aspects visuels d’un produit que les consommateurs associent à votre marque.
Grubhub fait actuellement face à un défi juridique important. Elle est accusée d’avoir répertorié de nombreux restaurants sur sa plateforme dans le cadre de son service sans avoir d’accords de livraison formels avec eux. Dans ce cas, Grubhub a passé des commandes auprès de ces restaurants, a fait récupérer les commandes par ses chauffeurs et les a livrées aux clients. En revanche, les restaurants ont perdu le contrôle de l’expérience client. Bien qu’une décision finale soit en suspens, l’affaire souligne avec quelle facilité un tiers peut tenter de prendre le contrôle de votre marque et de l’expérience client qui y est associée.
Dans l’ensemble, y a-t-il d’autres conseils ou recommandations que vous donneriez à une personne du secteur de l’alimentation et des boissons qui cherche à protéger ses marques aux États-Unis ?
L’enregistrement des marques aux États-Unis est un outil d’application précieux et protège un actif important de l’entreprise. Bien que cela puisse représenter une dépense, à long terme, cela peut aider à réduire les coûts des litiges et peut dissuader les contrefacteurs potentiels. Compte tenu des aspects uniques du marché américain, il est essentiel de consulter un avocat américain expérimenté pour naviguer efficacement dans le processus d’enregistrement des marques.
Commentaire de HGF : Le système de marques américain comporte des exigences uniques et parfois des défis qui doivent être pris en compte par toute personne souhaitant entrer sur le marché. Bien que cela puisse sembler intimidant et coûteux parfois, il est clair que les propriétaires de marques qui connaissent les avantages et les pièges de l’enregistrement des marques aux États-Unis seront mieux placés pour protéger leurs droits.
Offit Kurman est un cabinet d’avocats AmLaw 200 à service complet avec des bureaux sur toute la côte Est et en Californie du Sud, au service des entreprises dynamiques, des particuliers et des familles. Fondé en 1987, les plus de 280 avocats du cabinet conseillent des clients dans plus de 30 domaines de pratique. Offit Kurman aide à maximiser et à protéger la valeur commerciale et le patrimoine personnel en fournissant des conseils novateurs et entrepreneuriaux qui se concentrent sur les objectifs commerciaux, les intérêts et les buts des clients. Le cabinet se distingue par la qualité, l’étendue et la portée mondiale de ses services juridiques et sa structure opérationnelle unique qui encourage une culture de collaboration.
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