Les fabricants étrangers peuvent-ils échapper à la longue portée de la compétence de l’UPC ?

Au cours des trois années qui ont suivi son entrée en fonction, l’UPC s’est imposé comme une juridiction de référence pour les litiges paneuropéens en matière de brevets, plusieurs décisions soulevant des questions importantes concernant la portée exacte de ce que l’on appelle la « compétence à longue portée » de la cour. Dans ce contexte, les fabricants basés hors d’Europe doivent désormais examiner attentivement leurs activités au sein de l’Europe. La manière dont ils organisent leurs ventes européennes, leurs chaînes d’approvisionnement, leurs fonctions réglementaires et les sociétés de leur groupe peut permettre à une action devant l’UPC d’englober des comportements dans des pays ne relevant pas de la compétence de l’UPC, tels que l’Espagne, la Pologne, la Suisse ou le Royaume-Uni. Des décisions récentes montrent que la structure organisationnelle et opérationnelle d’un groupe peut déterminer la portée géographique du litige, tandis que la saisine en cours de la CJUE dans l’affaire Dyson c. Dreame[1] signifie qu’une partie de ce tableau reste en suspens. Dans cet article, nous abordons les principales répercussions que la compétence à longue portée de l’UPC pourrait avoir sur les entreprises basées hors d’Europe, notamment aux États-Unis ou en Chine.

Rappel : cadre de la compétence à longue portée de l’UPC

À la suite de l’arrêt historique rendu par la CJUE dans l’affaire BSH Hausgeräte c. Electrolux[2], l’UPC a volontiers adopté les principes énoncés dans cette décision. Dans certaines circonstances, l’UPC peut constater la contrefaçon des parties nationales d’un brevet européen en dehors de son territoire (par exemple, au Royaume-Uni) et accorder des mesures de redressement (notamment des dommages-intérêts et une injonction) ayant une incidence sur les comportements dans des États n’ayant pas adhéré au système de l’UPC. C’est ce que l’on appelle communément la compétence à longue portée de l’UPC.

Pour rappeler brièvement les aspects clés de la compétence à longue portée de l’UPC, il convient tout d’abord de rappeler les différentes catégories d’États européens :

• États membres de l’UPC : il s’agit des États membres de l’UE qui ont signé et pleinement ratifié l’accord sur l’UPC (UPCA). On compte 18 États de ce type, et l’UPC n’est en vigueur que dans ces 18 pays à la date de rédaction du présent article. Citons par exemple l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et l’Italie.
• États membres de l’UE (ou de la Convention de Lugano[3]) non membres de l’UPC : ces États comprennent :
  • les États signataires de la Convention de Lugano n’appartenant ni à l’UE ni à l’UPC, par exemple l’Islande, la Norvège et la Suisse
  • les États membres de l’UE qui n’ont pas adhéré à l’UPC, par exemple l’Espagne, la Pologne et la Croatie
  • les États membres de l’UE qui ont signé mais n’ont pas encore ratifié l’UPCA, par exemple Chypre, la République tchèque, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande et la Slovaquie.
• États non membres de l’UE et non signataires de l’UPC : il s’agit d’États européens qui ne font pas partie de l’UE (ni de la Convention de Lugano) et qui ne sont pas signataires de l’UPC. On peut citer, par exemple, le Royaume-Uni et la Turquie.
• États de la CBE : il s’agit des pays qui participent à la Convention sur le brevet européen (CBE). Un brevet européen délivré peut être validé dans n’importe quel État de la CBE. Les États de la CBE comprennent tous ceux mentionnés ci-dessus.

Le principe fondamental établi dans l’arrêt de la CJUE dans l’affaire BSH Hausgeräte c. Electrolux et repris par l’UPC est qu’un contrefacteur présumé («défendeur») peut être poursuivi devant les tribunaux de l’État dans lequel il est domicilié[4]. Ainsi, lorsqu’un défendeur est domicilié dans un État membre de la JUB, celle-ci dispose d’une compétence internationale, et une seule action en contrefaçon peut englober des demandes relatives à la contrefaçon des désignations nationales d’un même brevet européen dans plusieurs États membres de la CBE où ce brevet a été validé (c’est-à-dire non seulement les États membres de la JUB, mais aussi les États membres de l’UE/Lugano et les États non membres de la JUB comme l’Espagne et la Suisse, ainsi que les États non membres de l’UE et non membres de la JUB comme le Royaume-Uni et la Turquie).

Il convient toutefois de noter que l’UPC ne peut révoquer les parties nationales d’un brevet européen en dehors du territoire de l’UPC. En particulier, lorsque le défendeur soulève une demande reconventionnelle en nullité à titre de moyen de défense contre l’action en contrefaçon, l’UPC peut se voir empêchée de se prononcer sur la validité des parties d’un brevet européen qui ne se rapportent pas à un État membre de l’UPC. En effet, la juridiction d’un État membre de l’UE dans lequel le brevet a été délivré dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur la validité d’un brevet dans cet État[5]. Par exemple, la juridiction espagnole dispose d’une compétence exclusive sur la validité de la désignation espagnole du brevet européen. Par conséquent, lorsque l’UPC exerce sa compétence à longue portée, les procédures de contrefaçon et les procédures de nullité sont intrinsèquement séparées. Lorsqu’il existe, le plus souvent, un conflit entre la validité et la contrefaçon, on peut s’attendre à ce que la compétence à longue portée place un contrefacteur présumé dans une situation difficile.

Les différentes situations découlant de l’interaction entre ces règles ont été clairement exposées dans les motifs de la décision de la cour d’appel de l’UPC dans l’affaire Fujifilm c. Kodak[6]. Cette décision a fait évoluer le cadre juridique, passant de la question de savoir si l’UPC dispose d’une compétence à longue portée à celle de comment cette compétence doit être exercée et limitée par les principes de courtoisie internationale. En gardant cette décision à l’esprit, nous pouvons nous pencher sur son application dans diverses situations impliquant des entreprises américaines ou chinoises opérant en Europe.

Risque n° 1 : une société du groupe domiciliée dans un État membre de l’UPC peut ouvrir la voie

La voie la plus directe vers une compétence étendue est celle d’un défendeur domicilié dans un État membre de l’UPC. Si, par exemple, une société allemande d’un groupe est chargée des ventes dans toute l’Europe, son domicile en Allemagne peut lui permettre d’être poursuivie devant l’UPC pour une contrefaçon présumée non seulement dans les États membres de l’UPC, mais aussi dans les États non membres de l’UPC où elle accomplit des actes pertinents.

En revanche, lorsqu’une entreprise américaine ou chinoise opère en Europe sans passer par une filiale basée dans un État membre de l’UPC, la situation est différente. Par exemple, cette société pourrait exercer ses activités en Europe par l’intermédiaire d’une filiale irlandaise. Dans ce scénario, un titulaire ne pourrait pas invoquer la compétence élargie de l’UPC en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis (BR) afin d’étendre la compétence aux États non membres de l’UPC, car l’auteur présumé de la contrefaçon (la société américaine ou chinoise et sa filiale irlandaise) n’est pas domicilié dans un État membre de l’UPC[7]. Bien que le titulaire puisse chercher à fonder la compétence en s’appuyant sur l’article 7, paragraphe 2, du RB – compétence fondée sur le lieu où les actes de contrefaçon ont été commis –, la compétence de l’UPC ainsi établie serait strictement limitée au territoire de l’UPC. Cela a été confirmé par la Cour d’appel de l’UPC dans l’affaire Adobe c. Keeex[8] : Keeex avait intenté une action en contrefaçon contre plusieurs défendeurs américains et irlandais concernant des contrefaçons commises dans des États membres de l’UPC et dans des États non membres de l’UPC (Suisse, Espagne, Royaume-Uni, Irlande, Norvège et Pologne). Aucun des défendeurs n’étant domicilié dans un État membre de l’UPC, la Cour d’appel a confirmé que l’UPC n’était pas compétente pour connaître de l’affaire de contrefaçon en ce qui concerne les États non membres de l’UPC.

Pour les entreprises étrangères opérant en Europe, et en particulier dans des États non membres de l’UPC tels que le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Espagne, la Suisse, etc., il peut donc être judicieux d’envisager une séparation des activités afin de s’assurer que celles menées dans les États membres de l’UPC soient exercées par une filiale établie sur le territoire de l’UPC, tandis que toutes les activités menées dans les États non membres de l’UPC soient exercées par une filiale établie en dehors du territoire de l’UPC. Cela pourrait permettre d’éviter qu’une éventuelle affaire de contrefaçon relative à des activités menées dans des États non membres de l’UPC ne soit intégrée à une action en contrefaçon devant l’UPC en raison de la compétence étendue de cette dernière.

À cet égard, il peut être intéressant de noter que dans l’affaire Fujifilm c. Kodak, où Fujifilm a tenté d’utiliser la compétence étendue de l’UPC pour obtenir une décision concernant une contrefaçon potentielle de Kodak au Royaume-Uni, c’est une filiale britannique – Kodak Limited – qui a en réalité commis les actes potentiellement contrefaisants en ce qui concerne le Royaume-Uni. Kodak Limited n’était pas partie défenderesse dans l’action en contrefaçon devant l’UPC : Fujifilm avait cherché à poursuivre trois entités allemandes de Kodak, en s’appuyant sur leur domicile en Allemagne comme fondement juridictionnel pour invoquer la compétence étendue de l’UPC. Les actes potentiellement contrefaisants au Royaume-Uni ayant été commis par une entité de Kodak qui n’était pas partie défenderesse dans l’affaire de contrefaçon, la cour d’appel de l’UPC a rejeté l’action en contrefaçon en ce qui concerne la partie relative au Royaume-Uni. Cette affaire réaffirme donc l’idée exprimée ci-dessus selon laquelle, en menant des activités dans des États non membres de l’UPC exclusivement par l’intermédiaire de filiales non domiciliées dans un État membre de l’UPC, il peut s’avérer plus difficile d’invoquer la compétence extraterritoriale de l’UPC.

Pour les fabricants multinationaux, cela représente à la fois un risque et un moyen potentiel de limitation des risques. Une entité européenne qui gère de manière centralisée les contrats, les approvisionnements ou la direction des ventes dans toute la région peut exposer ses activités menées dans des États non membres de l’UPC à des procédures de contrefaçon devant l’UPC. À l’inverse, séparer véritablement les activités menées dans des États non membres de l’UPC de celles des entités domiciliées dans un État membre de l’UPC peut rendre plus difficile pour un titulaire de brevet d’invoquer la compétence extraterritoriale de l’UPC.

Risque n° 2 : un défendeur « ancrage » peut entraîner des entités étrangères dans la procédure

Il existe toutefois certaines situations dans lesquelles l’UPC peut établir sa compétence pour statuer sur une contrefaçon dans des États non membres de l’UPC à l’égard de défendeurs qui ne sont pas domiciliés dans un État membre de l’UPC. Par conséquent, un fabricant d’un pays tiers ne peut pas partir du principe que l’absence de son propre domicile sur le territoire de l’UPC le maintient en dehors d’une action en contrefaçon plus large.

Une telle situation se présente lorsqu’il existe un « défendeur ancrage » – c’est-à-dire un défendeur établi dans un État membre de l’UPC. Le défendeur ancrage peut entraîner un codéfendeur qui n’est pas domicilié dans un État membre de l’UPC (ci-après dénommé « défendeur étranger ») dans la procédure devant l’UPC, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur la juridiction unifiée en matière de brevets (BR), une société domiciliée dans un État membre (c’est-à-dire le défendeur étranger) peut être poursuivie dans un autre État membre lorsqu’elle est codéfenderesse avec un défendeur domicilié localement (c’est-à-dire le défendeur « d’ancrage »), à condition que les demandes soient si étroitement liées qu’il soit opportun de les examiner conjointement afin d’éviter des jugements inconciliables.

La question est de savoir si, et dans quelles circonstances, l’UPC est compétente à l’égard du défendeur étranger dans un État non membre de l’UPC. Deux divisions locales différentes de l’UPC ont répondu à cette question dans leurs ordonnances de procédure, bien que cela n’ait pas été confirmé par la Cour d’appel.

La première affaire concerne l’ordonnance de la division locale de La Haye dans l’affaire Genevant et Arbutus c. Moderna[9], dans laquelle Genevant et Arbutus avaient intenté une action en contrefaçon contre un ensemble d’entités Moderna basées dans des États membres et non membres de l’UPC, et concernant des contrefaçons commises à la fois dans des États membres et non membres de l’UPC. Moderna a soulevé une exception d’incompétence de l’UPC à l’égard de Moderna Norvège, Moderna Espagne et Moderna Pologne, chacune étant établie dans un État non membre de l’UPC.

La chambre locale de La Haye a jugé que Moderna Pays-Bas jouait le rôle de « défendeur ancrage » : elle était domiciliée dans un État membre de l’UPC et occupait une place centrale dans les activités de vente et de fourniture dans tous les États européens concernés, y compris la Norvège, l’Espagne et la Pologne. La chambre a en outre estimé que Moderna Pays-Bas agissait de concert avec Moderna Espagne, Moderna Pologne et Moderna Norvège dans leurs pays d’origine respectifs. Par exemple, Moderna Espagne est titulaire de l’autorisation de mise sur le marché européen, ce qui facilite la commercialisation dans certains États européens. En conséquence, le tribunal a décidé que l’action en contrefaçon intentée contre Moderna Pays-Bas (le défendeur de référence) présentait un lien suffisant avec celles intentées contre les entités norvégiennes, espagnoles et polonaises pour que l’UPC soit compétente pour statuer sur toutes les demandes en contrefaçon, y compris celles relatives à des entités non établies dans un État membre de l’UPC et agissant dans des États non membres de l’UPC.

La deuxième affaire concerne l’affaire Nixu c. Infoblox[10], dans laquelle Nixu a engagé une procédure en contrefaçon contre Infoblox Inc., une entité basée aux États-Unis, ainsi que contre ses filiales allemandes. Nixu a cherché à utiliser les filiales allemandes comme défendeurs de référence au titre de l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur la juridiction de l’UPC afin d’établir la compétence à l’égard de la société mère américaine pour une contrefaçon présumée survenue au Royaume-Uni (ainsi que dans trois États de l’UPC : l’Allemagne, la France et la Finlande).

La chambre locale de Hambourg s’est déclarée compétente à l’égard de la société mère américaine pour les contrefaçons commises sur les territoires de l’UPC (Allemagne, France et Finlande), établissant ainsi qu’un défendeur «ancre» domicilié dans l’UPC peut permettre d’établir la compétence à l’égard d’un codéfendeur étranger pour l’ensemble du territoire de l’UPC sans qu’il soit nécessaire d’apporter la preuve détaillée d’une contrefaçon conjointe dans chaque État membre.

Toutefois, la chambre locale de Hambourg a rejeté les demandes relatives à la partie britannique du brevet. Elle a établi que, pour atteindre un territoire hors de la juridiction de l’UPC par l’intermédiaire d’un défendeur «ancre», le demandeur doit prouver l’existence d’actes de contrefaçon conjoints entre ce défendeur «ancre» et le défendeur étranger, survenus spécifiquement dans le pays visé hors de la juridiction de l’UPC. Nixu n’ayant pas invoqué de faits permettant de conclure que la société mère américaine, conjointement avec l’une des filiales allemandes, enfreignait conjointement la partie britannique du brevet, la tentative du demandeur d’invoquer la compétence étendue de l’UPC a échoué.

Risque n° 3 : les intermédiaires chargés de la réglementation et de la conformité peuvent servir de défendeurs « ancrage »

La question non résolue la plus lourde de conséquences pour les fabricants non européens concerne les intermédiaires. Dans l’affaire Dyson c. Dreame, Dyson (le titulaire du brevet) a poursuivi plusieurs défendeurs, dont Dreame International, un fabricant basé à Hong Kong, et Eurep GmbH, une société allemande agissant en tant que représentant autorisé de Dreame International dans l’UE[11], en alléguant que Dreame International et Eurep étaient des contrefacteurs, entre autres, en Espagne.

Eurep n’était ni un distributeur ni un détaillant. Sa seule fonction consistait à agir en tant que « représentant autorisé » légal de Dreame International, un rôle purement administratif imposé par la réglementation européenne en matière de sécurité des produits pour les fabricants non européens souhaitant commercialiser des produits réglementés sur le marché de l’UE. Des structures similaires existent pour les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques, les produits de consommation et d’autres produits réglementés. En revanche, Dreame International fabriquait et proposait, via ses sites web, les produits présumés contrefaisants.

Dyson a cherché à utiliser le domicile allemand d’Eurep comme point d’ancrage pour établir la compétence à l’égard de Dreame International, domiciliée à Hong Kong, pour des actes de contrefaçon commis en Espagne, un État non membre de l’UPC.

La chambre locale de Hambourg a dans un premier temps considéré Eurep comme un défendeur de référence et a accordé des mesures provisoires à l’encontre de Dreame International et d’Eurep en Espagne. Les deux parties ont interjeté appel.

Le 6 mars 2026, la cour d’appel a suspendu certaines parties de la procédure concernant l’action intentée contre Dreame International en Espagne et celle intentée contre Eurep, et a posé des questions préjudicielles à la CJUE. Ces questions portent, entre autres, sur la question de savoir si des actions intentées contre un fabricant d’un pays tiers pour contrefaçon dans un État membre de l’UE n’appartenant pas à l’UPC (à savoir l’Espagne) et contre un intermédiaire domicilié dans un État membre de l’UPC dont les services sont utilisés par le fabricant du pays tiers pour commettre la contrefaçon sont susceptibles de donner lieu à des décisions inconciliables au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement de Bruxelles I ?

En d’autres termes, la Cour d’appel a confirmé l’avis de la chambre locale selon lequel l’UPC dispose d’une compétence internationale à l’égard d’Eurep dans tous les États signataires de la Convention sur le brevet européen (CBE), y compris l’Espagne, car celle-ci est domiciliée dans un État membre de l’UPC, et selon lequel l’UPC dispose également d’une compétence à l’égard de Dreame International au sein des États membres de l’UPC, au motif que les actes de contrefaçon allégués ont eu lieu sur le territoire de l’UPC. La question préjudicielle portait sur la question de savoir si Eurep pouvait servir de « défendeur ancrage » valable pour faire entrer Dreame International dans le champ d’application de la compétence étendue de l’UPC en Espagne.

Si l’issue de la saisine conduit à la confirmation de la décision de la chambre locale, les fabricants non européens et leurs intermédiaires établis dans l’UE, tels que les titulaires d’autorisations de mise sur le marché de médicaments et les mandataires agréés pour les dispositifs médicaux importés dans l’UE, devront rester vigilants face au risque d’être exposés à des actions en contrefaçon de plus grande envergure tirant parti de la compétence étendue de l’UPC.

Quelle que soit l’issue du renvoi devant la CJUE, il convient de noter que si, toutefois, le fabricant étranger est en mesure de recourir à un mandataire agréé dans l’UE qui n’est pas domicilié dans un État membre de l’UPC (par exemple en Espagne ou en Irlande), ce mandataire ne pourrait alors pas servir de défendeur de référence pour le fabricant étranger en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur la juridiction unifiée en matière de brevets (BR).

La collecte de preuves peut avoir des conséquences au-delà de l’action devant l’UPC

Les entreprises américaines ou chinoises disposant de capacités de fabrication dans des États membres de l’UPC doivent également être conscientes des pouvoirs dont dispose l’UPC pour rendre des ordonnances ex parte. Les ordonnances rendues par la division locale de Bruxelles dans l’affaire Roche et Genentech c. Organon[12] démontrent la volonté de l’UPC, dans les cas appropriés, d’accorder des mesures ex parte visant à préserver les preuves dans les locaux de fabrication. Ces ordonnances ont autorisé des perquisitions sur les sites d’Organon aux Pays-Bas et en Belgique, ainsi que la saisie ou l’enregistrement de matériel, notamment des échantillons, des photographies, des documents internes et des registres de fabrication relatifs à un biosimilaire du pertuzumab.

Bien que ces mesures ne reposent pas en elles-mêmes sur la compétence à longue portée, leur effet peut s’étendre au-delà des frontières de l’UPC. L’ordonnance précisait en outre que les éléments de preuve pouvaient être utilisés dans le cadre de procédures nationales parallèles («Autorise l’utilisation des résultats des mesures dans d’autres procédures que celles portant sur le fond de l’affaire»). Ainsi, bien que cette ordonnance ne soit pas liée à l’exercice par l’UPC de sa compétence extraterritoriale, il existe un risque que les éléments de preuve obtenus dans un établissement situé dans un État membre de l’UPC puissent servir de base à des litiges parallèles concernant le même produit ou le même procédé de fabrication au Royaume-Uni, aux États-Unis ou dans d’autres juridictions, sous réserve des ordonnances rendues et des règles applicables régissant leur utilisation et leur confidentialité.

On trouve un autre exemple de collecte de preuves s’étendant au-delà des territoires de l’UPC dans la décision de sanction rendue en janvier 2026 dans l’affaire Fujifilm Corporation c. Kodak[13]. La division locale de Mannheim avait précédemment décidé que Kodak avait contrefait le brevet de Fujifilm en Allemagne et avait accordé des mesures de redressement en conséquence, notamment en ordonnant à Kodak de fournir des informations concernant les produits contrefaisants fabriqués en Allemagne. Dans la décision relative à la sanction, la division locale de Mannheim a jugé que Kodak n’avait pas respecté les ordonnances de communication d’informations antérieures et lui a infligé une amende d’environ 1,72 million d’euros. Un aspect essentiel résidait dans le fait que Kodak n’avait fourni que des informations relatives aux produits vendus en Allemagne, alors que la division locale de Mannheim a estimé que l’obligation de divulgation s’étendait également aux produits contrefaisants fabriqués en Allemagne puis exportés à l’étranger, y compris vers le Royaume-Uni, un État non membre de l’UPC. À cet égard, le tribunal a estimé que, dans la mesure où l’activité de fabrication portait atteinte à la revendication allemande du brevet, les informations relatives à la commercialisation ultérieure des produits à l’étranger étaient pertinentes pour évaluer les conséquences de la contrefaçon en Allemagne et, en particulier, pour le calcul des dommages-intérêts.

Ce que les fabricants non européens pourraient examiner dès à présent

À la lumière de l’évolution de la jurisprudence relative à la compétence extraterritoriale de l’UPC, les fabricants non européens pourraient souhaiter passer en revue leurs activités en Europe et se poser un certain nombre de questions :

• Une première question consiste à déterminer quelles entités accomplissent des actes potentiellement pertinents dans chaque pays, notamment la fabrication, l’importation, la publicité, la vente, la distribution et le stockage des produits concernés. Les contrats, les factures, les conditions d’utilisation des sites web, les déclarations réglementaires et l’étiquetage des produits doivent être cohérents avec la répartition prévue des responsabilités au sein de l’entreprise.
• Une deuxième question porte sur le lieu de coordination des activités européennes. Il s’agit d’identifier l’entité qui fixe le calendrier de lancement, gère les distributeurs, contrôle les ventes en ligne, négocie les accords-cadres, fournit les produits et dirige les filiales nationales au sein de la structure du réseau d’entreprise. Une coordination centrale assurée par une société domiciliée dans un État membre de l’UPC, par opposition à une société non domiciliée dans un tel État, peut comporter un risque accru que la compétence étendue de l’UPC soit exercée à l’encontre du groupe d’entreprises.
• Une troisième question consiste à déterminer si un représentant autorisé, un importateur central, un titulaire d’autorisation de mise sur le marché ou tout autre intermédiaire est établi dans un État membre de l’UPC et pourrait être transféré vers un État non membre de l’UPC. Cela pourrait réduire le risque que l’intermédiaire soit désigné comme défendeur «ancre» domicilié dans l’UPC dans le cadre de poursuites à l’encontre d’un fabricant non européen, bien que cela n’exclurait pas d’autres fondements possibles de la compétence de l’UPC.
• Une quatrième question consiste à déterminer si les sociétés inactives, héritées ou à faible activité domiciliées dans des États membres de l’UPC conservent des fonctions contractuelles, réglementaires ou opérationnelles susceptibles d’en faire des défendeurs de référence plausibles.
• Une cinquième question consiste à déterminer si la séparation entre les activités relevant de l’UPC et celles n’en relevant pas est documentée et respectée dans la pratique. Le partage de personnel, les sites web communs, les stocks transfrontaliers et la passation centralisée de marchés peuvent compromettre une séparation formelle.

En ce qui concerne les questions de liberté d’exploitation, les entreprises pourraient également examiner si des procédures préventives dans un État non membre de l’UPC pourraient s’avérer utiles. Une action en révocation ou une déclaration de non-contrefaçon au Royaume-Uni peut avoir une incidence sur la manière dont l’UPC exerce sa compétence extraterritoriale sur une action en contrefaçon concernant la désignation britannique, notamment sur la question de savoir si l’UPC suspendra la procédure ou accordera une mesure de redressement subordonnée à l’issue de la procédure britannique. D’autres mesures proactives pourraient consister à déposer des lettres de protection dans les États clés où sont implantées les usines de fabrication afin d’atténuer le risque que des ordonnances de perquisition soient rendues ex parte – mais ces lettres de protection n’auraient probablement d’effet que s’il existe un argument de fond permettant de démontrer l’absence de contrefaçon et/ou la nullité d’un brevet.

Cela dit, l’efficacité pratique de la compétence extraterritoriale de l’UPC reste incertaine. L’exécution d’une mesure dans un État ne faisant pas partie de l’UPC dépend généralement des règles de reconnaissance et d’exécution de cet État. Par exemple, un jugement de l’UPC concernant une contrefaçon au Royaume-Uni serait traité comme un jugement étranger par les tribunaux britanniques et ne serait pas directement exécutoire au Royaume-Uni. La reconnaissance et l’exécution dépendraient des règles britanniques applicables et de la nature de la mesure de redressement. Il reste à voir comment, et dans quelle mesure, les tribunaux britanniques et ceux d’autres États non membres de l’UPC donneront effet aux ordonnances rendues en vertu de la compétence à longue portée de l’UPC.

Néanmoins, les fabricants étrangers devraient partir du principe que l’UPC continuera à tester les limites extrêmes de sa compétence. Pour l’instant, la réponse la plus prudente consiste peut-être simplement à identifier où se situent les véritables liens de compétence du groupe et à s’assurer que ses documents sociaux, ses contrats et ses pratiques opérationnelles reflètent la répartition sur laquelle il pourrait devoir s’appuyer ultérieurement.

Cet article a été rédigé par Thomas Compton, conseil en brevets senior, et Minghui Sun, associée et conseil en brevets

[1] Cour d’appel de l’UPC, Dyson c. Dreame, ordonnance de renvoi du 6 mars 2026, UPC_CoA_789/2025 et UPC_CoA_813/2025

[2] CJUE, BSH Hausgeräte GmbH c. Electrolux AB, affaire C-339/22

[3] La Convention de Lugano de 2007 est un traité international conclu entre l’UE, l’Islande, la Norvège et la Suisse, qui étend certaines règles de l’UE en matière de compétence à ces pays.

[4] Ce principe découle de l’article 4, paragraphe 1, du règlement Bruxelles I bis [4] (règlement (UE) n° 1215/2012). Cette disposition régit les questions de compétence en matière civile dans les États membres de l’UE. La Convention de Lugano étend les règles de compétence à l’Islande, à la Norvège et à la Suisse)

[5] Article 24, paragraphe 4, du règlement Bruxelles I bis

[6] Cour d’appel de l’UPC, Fujifilm c. Kodak, décision du 2 juin 2026, UPC_CoA_882/2025 et recours connexes

[7] Il existe certaines situations dans lesquelles la JUB pourrait néanmoins être compétente si les conditions prévues à l’article 71, paragraphe 3, point b), du règlement de base sont remplies.

[8] Cour d’appel de la JUB, Adobe c. KEEEX, recours n° UPC_CoA_922/2025 à UPC_CoA_925/2025

[9] Division locale de La Haye, Genevant Sciences GmbH et Arbutus Biopharma Corp. c. Moderna Inc. et al., UPC_CFI_191/2025 et UPC_CFI_192/2025, ordonnance du 23 mai 2025

[10] Section locale de Hambourg, Nixu FL IP Protection LLC c. Infoblox Inc., Infoblox Germany GmbH et Nomios Germany GmbH, UPC_CFI_360/2026, ordonnance du 8 juin 2026

[11] Conformément aux protocoles de sécurité de l’UE, les produits électriques grand public fabriqués en dehors de l’UE doivent disposer d’un mandataire agréé dans l’UE

[12] Section locale de Bruxelles, Genentech, Inc. et F. Hoffmann-La Roche AG c. Organon Heist B.V. et N.V. Organon, UPC_CFI_407/2025 et UPC_CFI_408/2025, 12 novembre 2025

[13] Section locale de Mannheim, Fujifilm Corporation c. Kodak, UPC_CFI_365/2023