Astuces inspirées d’Hermès : utiliser votre marque « en dehors des sentiers battus »

Le fabricant français d’articles de luxe, Hermès International, a failli perdre la protection de sa marque figurative « H » emblématique plus tôt cette année lorsque la Division d’annulation de l’EUIPO a rendu une décision révoquant l’enregistrement UE de la marque pour motif de non-usage.

Le nom Hermès en lui-même porte un poids dans le monde de la mode et est considéré comme l’incarnation du luxe. Il en va de même pour son image de marque iconique. La marque a adopté une teinte d’orange distincte pour l’emballage de ses produits il y a plus de cinquante ans, et aujourd’hui, les boîtes orange Hermès, ainsi que ses logos,,,, entre autres, sont des composants clés de l’identité visuelle de la marque Hermès.

En effet, la marque française a obtenu une protection par marque pour ces éléments au Royaume-Uni et dans l’UE, à l’exception de la couleur orange dans l’UE – bien qu’Hermès ait enregistré avec succès la couleur orange dans divers pays du monde, l’EUIPO a refusé sa demande pour la même couleur en 2005 au motif que la couleur manque de caractère distinctif.

Obtenir une protection par marque dans l’UE, en particulier lorsqu’il s’agit de justifier une revendication de caractère distinctif acquis concernant une marque non distinctive, peut être plus contraignant qu’au Royaume-Uni en raison du nombre de territoires qu’une marque UE couvre. Pour une revendication de caractère distinctif acquis, des preuves attestant de l’acquisition du caractère distinctif doivent généralement être démontrées dans toute l’UE pour de meilleures chances de succès. La couverture territoriale d’une marque UE signifie également que les titulaires de marques antérieures dans les vingt-sept États membres pourraient être notifiés de la publication d’une demande de marque, augmentant les chances qu’une opposition survienne, et pour des raisons similaires, une marque UE peut être plus susceptible de faire l’objet de contestations post-enregistrement.

L’UE semble être un domaine problématique pour Hermès, car bien qu’elle ait enregistré avec succès le logo,, dans l’UE le 8 septembre 2016, cet enregistrement a été contesté pour motif de non-usage, par un individu allemand nommé Markus Bennemann.

L’enregistrement couvrait une gamme de produits de la classe 25, à savoir, « vêtements pour hommes, femmes et enfants, bottes, chaussures, pantoufles, accessoires vestimentaires de mode pour hommes, femmes et enfants, à savoir chapeaux, casquettes, bonnets, gants (vêtements), cravates, ceintures (vêtements), foulards, pochettes, écharpes de cérémonie, châles, chaussettes, bas, collants, bretelles, anneaux pour foulards ».

Pour maintenir son enregistrement, Hermès devait prouver un niveau raisonnable d’usage réel de la marque « H » dans toute l’UE entre la période du 13 juin 2017 jusqu’au 12 juin 2022.

Hermès a soumis des preuves d’usage du symbole « H » sous les formes suivantes, qui incluent le motif « H » sur les célèbres sandales Oran :

La marque française n’a initialement pas réussi dans sa tentative de défendre son enregistrement. La Division d’annulation de l’EUIPO a déclaré que « lorsque la marque contestée est reproduite comme forme d’un produit ou partie de la forme d’un produit, elle n’est pas utilisée en relation avec des biens ou services » et a rendu une décision d’annulation de l’enregistrement d’Hermès en conséquence.

Hermès a interjeté appel contre la décision défavorable le 24 janvier 2024. Dans l’appel, Hermès a soutenu que la forme « H », incorporée dans la conception de ses produits, est distinctive et est largement reconnue comme telle sur le marché du luxe.

Ses arguments ont été soutenus par des preuves étendues montrant que les consommateurs perçoivent le motif « H » comme étant synonyme et emblématique de la marque Hermès. Les preuves d’Hermès comprenaient une enquête de marché française montrant que les consommateurs sont habitués à voir des marques intégrées dans la partie avant d’une sandale (l’« empeigne »), et les exemples suivants de modèles de sandales par d’autres créateurs haut de gamme tels que Louis Vuitton, Valentino, Fendi, et Dolce & Gabbana :

Les efforts d’Hermès n’ont pas été vains car le 6 septembre 2024, la Chambre de recours de l’EUIPO a partiellement statué en sa faveur, décidant que la marque avait fait un usage réel de la marque « H » en relation avec « chaussures, t-shirts, sweat-shirts et anneaux pour foulards » dans la classe 25. La Chambre de recours a constaté que les consommateurs du secteur du luxe sont plus susceptibles de remarquer des éléments de design subtils, de sorte que l’usage par Hermès de l’élément « H » pour former la forme des empeignes de ses sandales, par exemple, ne serait pas perçu comme simplement ornemental mais comme une marque fonctionnelle identifiant l’origine de ses produits.

Bien que la décision de la Division d’annulation ait été maintenue pour les autres produits de la classe 25, la décision de la Chambre de recours reste une victoire pour Hermès car l’affaire a été renvoyée à la Division d’annulation pour un examen plus approfondi concernant « chaussures, t-shirts, sweat-shirts et anneaux pour foulards ». Cette décision donne le ton pour la position de l’EUIPO sur les usages non conventionnels des marques et si ceux-ci peuvent constituer un usage réel.

Conseils pratiques :

• l’usage d’une marque comme partie du design physique d’un produit pourrait satisfaire l’exigence d’« usage réel » selon le droit de l’UE, s’il peut être démontré qu’elle dénote l’origine commerciale ;
• les marques de mode devraient considérer des moyens créatifs de présenter leurs marques emblématiques sur le marché, non seulement pour le progressisme, mais cela pourrait servir de bouée de sauvetage pour maintenir la validité de vos marques ;
• les éléments non conventionnels de l’image de marque, même ceux qui peuvent initialement être perçus comme ornementaux ou décoratifs, pourraient offrir une protection par marque qui résiste à l’épreuve du temps ; et
• la cohérence de la marque et la surveillance des tendances du marché sont importantes – les preuves d’usage et les enquêtes d’Hermès ont montré une identité visuelle cohérente et reconnaissable sur le marché de l’UE qui a facilité la justification de l’exigence d’usage réel. Sa démonstration de la façon dont d’autres marques de luxe de premier plan ont adopté les mêmes pratiques sur le marché a également joué un rôle pour convaincre la Chambre de recours que ses usages possèdent une signification de marque.

Si vous avez des doutes quant à savoir si votre image de marque peut être éligible à une protection par marque ou design, vous pouvez contacter l’auteure, Hanna Tiyamiyu, ou votre conseil en marques pour de plus amples informations et conseils.

La décision complète de la Chambre de recours peut être trouvée ici.

Cet article a été préparé par la Conseil en marques Hanna Tiyamiyu