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Actions imitatrices – protection décisive pour les designers
avril 2021
L’IPEC a rendu une décision favorable le 19 novembre 2020 au fabricant italien Freddy SpA. Cette société distribuait un pantalon connu sous le nom de WR.UP (lancé en 2012) – conçu pour remonter et séparer les fesses, améliorant ainsi le fessier de celle qui le porte.
Le vêtement comportait également des panneaux de soutien en caoutchouc et une ceinture, sans parler des coutures uniques et des indices présents sur le pantalon. Il convient de noter que le pantalon WR.UP était protégé par un brevet et bénéficiait également du droit de conception non enregistré au Royaume-Uni (UK UDR). Cette affaire est digne d’intérêt car elle a abouti grâce à une revendication de « présentation » qui peut souvent être difficile à obtenir pour les articles de mode/vêtements.
Le défendeur dans cette affaire était Hugz Clothing, qui aurait fabriqué et vendu des pantalons jugés très similaires aux pantalons WR.UP. Dès la violation initiale, les parties ont conclu un accord de règlement en avril 2019 interdisant la vente desdits pantalons contrefaisants. Cependant, ce n’était pas la fin de l’histoire, car une deuxième paire de pantalons a ensuite été lancée par Hugz peu de temps après, ce qui a entraîné la violation de l’accord de règlement (une revendication supplémentaire remportée par Freddy à l’IPEC). La deuxième paire différait par sa conception et comportait par exemple une seule boucle de ceinture diagonale et la courbure des coutures ne se rejoignait pas de manière centrale comme auparavant, de sorte que certaines différences étaient visuellement présentes. Malgré le fait que cette deuxième version présentait quelques modifications visibles, Freddy a engagé une procédure en contrefaçon revendiquant la violation du brevet, de l’UK UDR, du passing off et également de la rupture de contrat de l’accord de règlement. Toutes ces allégations ont été niées par Hugz, qui a répliqué par une demande de menaces injustifiées.
Points clés de la/des revendication(s) :
Passing Off – la « présentation » utilisée par Freddy était globalement similaire à celle de Hugz (dans la veine de la réflexion sur Jif Lemon). Il a été soutenu que les consommateurs penseraient que les deux marques étaient liées et que ceux qui portaient les pantalons Hugz voudraient que les autres consommateurs pensent qu’ils portaient en réalité les pantalons WR.UP. L’IPEC a accepté cette allégation et a constaté un passing off au sens traditionnel (la présentation était reconnue par les consommateurs à la vue des pantalons eux-mêmes) et aussi, de manière intéressante, sur la base de la confusion post-vente – ce dernier concept est de plus en plus développé et utilisé dans ce type d’affaires et est utile pour les articles de mode.
Il ne doit pas nécessairement s’agir d’une simple confusion au point de vente direct, un produit peut être protégé plus en aval, ce qui fait évoluer la jurisprudence par rapport à Arsenal v Reed[1] et la rapproche davantage de la décision rendue dans une affaire néo-zélandaise impliquant Levi Strauss[2]. La clé pour les propriétaires de marques sera toujours d’éduquer les consommateurs afin qu’ils puissent identifier l’origine d’un produit et d’en avoir de bonnes preuves. Par conséquent, pour les détaillants, il est important de tenir compte du passing off au point de vente, mais aussi désormais après la vente, et de conserver des traces de tout cas de fausse déclaration, car cela peut contribuer à la réussite d’une revendication.
UK UDR – Freddy a avancé quatre aspects pour cette revendication :
1. Forme du pantalon lorsqu’il est porté par le consommateur – peut-être important étant donné qu’il est conçu pour remonter le fessier ;
2. Forme du panneau caoutchouté qui était un panneau de soutien ;
3. Forme et/ou configuration de la partie arrière supérieure du pantalon ; et
4. Forme et/ou configuration du pantalon seul (lorsqu’il n’est pas porté par le consommateur).
Il est intéressant de noter que la copie du pantalon n’a pas été niée, mais que la défense avancée était plutôt basée sur les exclusions disponibles et tentait d’invalider le dessin (une solution standard pour les affaires de dessins et modèles). Freddy a obtenu gain de cause sur 3 des revendications susmentionnées. L’IPEC a également fait des commentaires sur le concept de dessins et modèles en mouvement (confirmation que l’UK UDR couvre les dessins et modèles « en mouvement », par exemple les objets transformables) et également le must-match. En ce qui concerne ce dernier concept, l’IPEC a suivi Ocular Sciences[3] et a confirmé que l’exclusion du must-match ne doit être invoquée comme moyen de défense que lorsqu’un produit est conçu pour former un seul article.
Cette affaire est globalement une bonne nouvelle pour les détaillants, en particulier ceux qui conçoivent des articles de mode, surtout si vous êtes en mesure de vous appuyer sur un certain nombre de droits de propriété intellectuelle et de les invoquer tous dans une revendication, y compris en mettant en œuvre tout accord de règlement si une violation s’est produite. Freddy a obtenu gain de cause sur plusieurs fronts et la décision aide les designers avec des produits inventifs et visuellement frappants, car même si un nom de marque différent est utilisé, la clientèle peut toujours être ternie et le passing off établi.
La confusion post-vente est utile, en particulier lorsqu’elle implique des dessins imitatifs et une « présentation » du produit. Il est également intéressant de noter que les commentaires sur les médias sociaux pourraient être utiles, il est donc bon de conserver des traces de ce que les gens disent d’un produit potentiellement contrefaisant, ce qui contribue à étayer l’argument de la « présentation ».
Cette affaire montre que, bien qu’une action en passing off basée sur la présentation d’un article de mode puisse être difficile à prouver, elle ne doit pas être négligée lors de l’examen d’une action ou rejetée lorsqu’il s’agit de se défendre contre une action. Chaque affaire est basée sur ses propres faits et, dans ce cas, l’apparence du design extérieur du jean a grandement contribué à la revendication de « présentation ».
Lien vers l’intégralité de l’affaire ici.
[1] Arsenal Football Club PLC v Reed [2001] EWHC 440 (Ch)
[2] Nouvelle-Zélande : Levi Strauss and Co and Anor v Kimbyr Investments Limited [1994] FLR 335
[3] Ocular Sciences Limited and Anor v Aspect Vision Care Limited & Ors [1997] RPC 290
Cet article a été préparé par la Directrice des Marques Commerciales d’HGF Rebecca Field.