T 1847/22 : Considérations procédurales en appel : Réorganisation des requêtes et impact sur leur recevabilité

Contexte

Cette affaire concernait le brevet EP 3 085 344 B1, qui porte sur un pansement, un élément auto-adhésif comprenant un pansement. Le brevet a fait l’objet d’une opposition par deux opposants. Lors de l’opposition, le brevet a été maintenu sous une forme modifiée. Le titulaire et les opposants ont fait appel de la décision, et le brevet a finalement été révoqué par la Chambre de recours. Cet article se concentre sur la réorganisation des requêtes du titulaire et leur recevabilité en appel.

Séquence et évaluation des requêtes du titulaire

Le brevet a été maintenu par la division d’opposition conformément aux revendications déposées comme requête auxiliaire 4 par le titulaire. Cette requête était précédemment numérotée comme requête auxiliaire 13 puis reclassée comme requête auxiliaire 4 lors de la procédure orale.

Dans ses motifs de recours, le titulaire a plaidé en faveur de la requête principale telle que déposée lors de l’opposition et a inclus les requêtes auxiliaires 1 à 15 comme positions de repli. Bien que l’objet des requêtes auxiliaires correspondait à celles déposées lors de la procédure d’opposition, l’ordre des requêtes a été modifié. En particulier, l’ancienne requête auxiliaire 4 (c’est-à-dire la requête jugée admissible par la division d’opposition) a été reclassée comme requête auxiliaire 12 en appel. D’autres changements ont été apportés à l’ordre des requêtes auxiliaires restantes, de sorte que la séquence des requêtes différait considérablement par rapport à celles déposées devant la division d’opposition.

Lors de l’évaluation des requêtes en appel, la Chambre a déterminé que la requête principale et les requêtes auxiliaires 1, 2, 4, 13, 14 et 15 contrevenaient toutes à l’article 123(2) CBE. Les requêtes auxiliaires 3 et 12 ont été jugées dépourvues de nouveauté par rapport à D2. L’issue de l’affaire dépendait en outre de la recevabilité des requêtes auxiliaires 5 à 11, car ces jeux de revendications incluaient des limitations supplémentaires censées fournir un moyen de distinction par rapport à l’état de la technique cité.

Recevabilité des requêtes auxiliaires 5 à 11 – arguments du titulaire

Le titulaire a fait valoir qu’il avait réorganisé les requêtes lors de la procédure orale devant la division d’opposition parce qu’il avait été surpris par la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la revendication 1 des requêtes principales n’était pas nouvelle par rapport à D1. La réorganisation/renumérotation des requêtes auxiliaires n’était pas une manœuvre procédurale arbitraire, mais une réponse aux nouvelles circonstances apparues lors de la procédure orale, et la réorganisation visait à maintenir l’efficacité procédurale. La réorganisation de ces requêtes à nouveau en appel devrait donc être autorisée.

Recevabilité des requêtes auxiliaires 5 à 11 – arguments de l’opposant

L’opposant a fait valoir que l’action du titulaire a empêché la division d’opposition de prendre une décision sur les requêtes auxiliaires 5 à 11, que le titulaire souhaitait maintenant faire examiner avant la requête confirmée par la division d’opposition. Entre autres choses, cela n’était pas efficace sur le plan procédural, et ces requêtes ne devraient pas être admises.

La décision de la chambre sur la recevabilité des requêtes auxiliaires 5 à 11

Les requêtes auxiliaires 5 à 11 telles que soumises avec les motifs du recours ont été présentées au cours de la procédure d’opposition, avant le délai fixé en vertu de la règle 116 CBE. Cependant, à ce moment-là, il s’agissait des requêtes auxiliaires 6 à 12, et elles étaient donc classées au-dessus de la requête auxiliaire 13, qui était la requête jugée ultérieurement admissible par la division d’opposition, bien que reclassée et numérotée comme requête auxiliaire 4 par le titulaire. Ces requêtes ont été réorganisées lors de la procédure orale en requêtes auxiliaires 7 à 13, et donc à un rang inférieur à la requête auxiliaire 4 jugée admissible par la division d’opposition, pour être à nouveau réorganisées en requêtes auxiliaires 5 à 11 lors du dépôt des motifs de recours du titulaire à un rang supérieur à la requête jugée admissible par la division d’opposition.

Concernant la justification du titulaire pour la réorganisation, la Chambre a fait remarquer que le changement d’avis de la division d’opposition sur la nouveauté par rapport à un certain document n’aurait pas dû être une surprise, puisque l’annexe à la convocation émise par la division d’opposition n’est qu’une opinion préliminaire. De plus, s’il est vrai que la réorganisation des requêtes peut souvent réduire la durée de la procédure orale devant la division d’opposition, le titulaire doit garder à l’esprit que l’ordre des requêtes de revendication est déterminé par le titulaire lui-même et doit refléter l’ordre de préférence dans lequel les requêtes doivent être examinées et le texte dans lequel le titulaire souhaite que le brevet soit maintenu. La réorganisation des requêtes, même si elle ne modifie pas l’objet des revendications sous-jacentes, n’est pas simplement une modification formaliste de l’affaire du titulaire sans conséquence procédurale, car elle indique comment le titulaire a choisi, spécifiquement, de procéder avec son affaire et donc sur quelles requêtes, et dans quel ordre, la division d’opposition doit prendre sa décision.

La Chambre a donc déterminé que les actions du titulaire ont empêché la division d’opposition de prendre une décision sur les requêtes auxiliaires 5 à 11, de sorte qu’il n’y a pas de décision de la division d’opposition que la Chambre puisse examiner. Par conséquent, ces requêtes sont devenues « procéduralement inactives » de la même manière que si le titulaire avait retiré ces requêtes ; un tel retrait aurait conduit à la non-admission en vertu de l’article 12(6) RPCR [1]. Il n’y a aucune raison de traiter différemment les requêtes qui ne sont pas formellement retirées mais rétrogradées de telle sorte que la division d’opposition est empêchée de prendre une décision, car l’objectif est d’assurer que l’objet principal de la procédure de recours, qui est d’examiner les décisions de la première instance conformément à l’article 12(2) RPCR, soit compromis de la même manière. La Chambre n’a pu voir aucune raison pour la réorganisation des requêtes avec les motifs de recours du titulaire qui justifierait que la Chambre examine les requêtes dans un nouvel ordre et donc pour la première fois en appel.

En conséquence, les requêtes auxiliaires 5 à 11 n’ont pas été admises dans la procédure de recours et le brevet a été révoqué.

Conclusions

Cette affaire souligne l’importance de la séquence de toutes les requêtes présentées en opposition et en appel. Même si les requêtes peuvent être déposées devant la division d’opposition en temps voulu, la réorganisation des requêtes peut avoir un impact sur leur recevabilité pour toute procédure d’appel.

La décision démontre également comment les dispositions procédurales peuvent être utilisées pour réduire le nombre de requêtes à examiner et simplifier les questions à discuter devant les Chambres de recours.

[1] La Chambre a également fait référence à : T 1404/20, motifs 1.4 ; T 1853/22, motifs 3.2 ; T 1809/22, motifs 4.3

Cet article a été préparé par Adam Hines, Associé et Mandataire en brevets.