La Division centrale adopte une approche pragmatique concernant les soumissions tardives et révoque le brevet de VMR pour défaut d’activité inventive

Dans Njoy c. VMR (UPC_CFI_308/2023), la Division centrale de Paris a confirmé que les dispositions « front loaded » de la JUB doivent être interprétées conformément aux principes de proportionnalité et d’efficacité procédurale. Le tribunal a statué que, bien que la nature « front loaded » des procédures JUB empêche un demandeur d’introduire ultérieurement de nouveaux motifs d’invalidité, de nouveaux documents destructeurs de nouveauté ou de nouveaux points de départ pour l’activité inventive, le demandeur était en droit d’alléguer de nouveaux faits et preuves en réponse à la défense du titulaire du brevet, dans la mesure où ces nouvelles soumissions soutenaient les faits principaux qui avaient été déposés en temps voulu et contestés par le défendeur.

Contexte

Cette affaire concerne la demande de révocation réussie de Njoy du brevet EP 3 456 214 B1 de VMR pour défaut d’activité inventive. L’action est la troisième de neuf actions en révocation déposées par Njoy contre Juul ou sa filiale VMR dans le domaine des cigarettes électroniques.

Documents et arguments déposés tardivement

Njoy a déposé une déclaration et des documents justificatifs en réponse à la défense de VMR contre la révocation. Cependant, malgré la nature front loaded des procédures JUB, le tribunal a jugé ces documents tardifs recevables car ils contenaient des arguments concernant les connaissances générales communes et l’interprétation des revendications en réaction aux arguments soulevés par le défendeur dans sa défense contre la révocation. Le tribunal a également statué que la recevabilité de ces documents déposés tardivement s’étendait également aux arguments qui, bien qu’ils ne constituent pas une réponse directe aux arguments du défendeur, leur étaient étroitement liés. La décision confirme l’approche pragmatique de la JUB concernant sa procédure « front loaded ».

Défaut d’activité inventive

Comme pour l’action en révocation de Njoy contre le brevet EP 3 504 991 B1 de Juul (rapportée ici), le brevet EP 3 456 214 B1 de VMR ne divulguait pas le problème sous-jacent. En conséquence, le problème sous-jacent devait être interprété. Alors que concernant le brevet EP 3 504 991 B1, le problème sous-jacent était interprété en termes d’interaction entre certaines des caractéristiques revendiquées, le tribunal dans cette instance a interprété le problème sous-jacent au regard de la description du brevet. Le tribunal semblait se concentrer sur l’effet technique associé à l’une des caractéristiques distinctives, à savoir la fenêtre prévue au niveau d’un segment de réception de cartomiseur qui permettait qu’une partie de la chambre soit visible de l’extérieur. À cet égard, le tribunal a vu le problème comme étant lié et limité aux vaporisateurs ayant une construction très spécifique, car l’invention revendiquée « n’accomplirait rien » avec des vaporisateurs d’une construction différente. Ainsi, définir le problème en termes de ces caractéristiques constructives spécifiques n’était pas considéré comme un indicateur vers la solution, mais le contexte technique dans lequel l’invention revendiquée devait être vue.

Bien qu’il n’y ait eu aucune divulgation explicite de la différence technique (c’est-à-dire une fenêtre dans la position requise) dans l’art antérieur, le tribunal a statué que cette caractéristique était évidente à la lumière des connaissances générales communes. Dans une attaque alternative pour défaut d’activité inventive, Njoy a également fait référence à un document secondaire, « Lee », qui divulguait l’utilisation d’une fenêtre dans l’embout buccal plutôt que dans le segment de réception de cartomiseur comme requis par la revendication 1. Le tribunal a statué que l’utilisation d’une fenêtre dans l’embout buccal était suffisante pour fournir à une personne du métier l’orientation générale pour regarder dans la chambre qui contenait la cartouche. Ainsi, l’objet revendiqué était également jugé manquer d’activité inventive basé sur « Lee ».

Conclusions

Cette affaire confirme que les dispositions « front loaded » de la JUB doivent être interprétées conformément aux principes de proportionnalité et d’efficacité procédurale. De plus, l’affaire démontre que, lorsque le tribunal est convaincu qu’une personne du métier arriverait à l’objet revendiqué sur ses « connaissances et compétences », la JUB est disposée à conclure à l’évidence même dans les cas où il n’y a pas de divulgation directe et non ambiguë de la caractéristique distinctive dans l’art antérieur. Ceux habitués à la pratique de l’OEB apprécieront que cela peut parfois être difficile à l’OEB. En effet, dans les procédures d’opposition OEB relatives au même brevet[1], la même référence secondaire, « Lee », n’était pas jugée suffisante pour rendre évidente l’utilisation d’une fenêtre dans le cartomiseur.

[1] Nicoventures était l’opposant, pas Njoy

Cet article a été préparé par l’Associé et Conseil en brevets Hsu Min Chung.