Babek international limited c/ Iceland foods limited [2025] EWHC 547 (IPEC)

Dans une décision importante rendue le 11 mars 2025, l’IPEC a confirmé la validité de la marque déposée au Royaume-Uni par Babek International Limited pour ‘BABEK’ dans son affaire contre Iceland Foods Limited. Le jugement a abordé les contestations concernant la clarté et la précision des descriptions de marques en vertu de la loi sur les marques de 1994.

Contexte

Babek est le propriétaire d’une marque déposée au Royaume-Uni pour et comprend la description suivante : « Ovale doré avec écriture BABEK en relief. Couleur revendiquée : Or, noir. »

Iceland a vendu des produits portant la marque BABEK qui étaient identiques aux produits couverts par l’enregistrement. Babek a intenté une action contre Iceland pour violation de son enregistrement et Iceland a formé une demande reconventionnelle pour obtenir une déclaration d’invalidité de l’enregistrement BABEK. La défense d’Iceland contre l’accusation de contrefaçon est que les produits ont été vendus avec le consentement de l’ancien propriétaire ou sous licence.

La demande reconventionnelle

Iceland a demandé un jugement sommaire sur sa demande reconventionnelle en invalidité et allègue que la marque ne respecte pas l’article 1(1) de la loi sur les marques de 1994 ou les critères Siekmann qui exigent qu’une marque soit claire, précise, autonome, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Iceland a fait valoir que :

• La marque était décrite comme figurative mais pouvait être interprétée comme une marque tridimensionnelle.
• La description manquait de spécificité concernant la forme de la marque et le style des lettres en relief.
• Les couleurs revendiquées n’étaient pas clairement définies, et la marque semblait inclure des teintes au-delà de celles spécifiées.

Diverses affaires où les couleurs et les descriptions n’ont pas été jugées claires et précises ont été citées pour étayer les allégations, notamment Nestle SA c/ Cadbury UK, Glaxo c/ Sandoz et Calor Gas.

La décision

Le juge Hacon a conclu que la marque était une marque figurative, comme indiqué dans l’enregistrement, et que la représentation visuelle et la description écrite étaient cohérentes avec cette catégorisation. Le juge a rejeté les arguments d’Iceland concernant l’ambiguïté et une multitude de formes, déclarant que le lecteur raisonnable comprendrait la marque comme une marque figurative avec un aspect en relief, y compris des ombres.

Concernant la question de la spécificité des couleurs, le tribunal a noté que des teintes précises ou des numéros Pantone n’étaient pas importants pour que la marque satisfasse aux critères Sieckmann. L’absence de numéros Pantone n’entraîne pas nécessairement une marque ayant de multiples formes, mais une forme qui est sujette à des variations mineures de teinte qui ne conduiraient pas à un manque de clarté ou de précision ; ce qui, si requis, pourrait conduire à des listes inutilement longues de numéros Pantone. Le juge a également rejeté l’argument selon lequel une description écrite devrait inclure chaque détail d’une marque figurative et a souligné les limites pratiques de l’exigence de détails exhaustifs dans les descriptions de marques.

Le juge a confirmé la validité de la marque et a déclaré qu’il faudrait « un degré supposé de pédanterie » pour conclure que la marque était incompatible avec la description.

Conclusion

Cette décision a des implications importantes pour le droit des marques, car elle souligne l’importance de la clarté et de la précision dans les demandes de marques, tout en reconnaissant les limites pratiques de l’exigence de détails exhaustifs dans les descriptions écrites ou de la spécification de teintes exactes. Le jugement fournit des orientations précieuses sur l’interprétation des enregistrements de marques et met en évidence l’équilibre délicat entre la précision juridique et l’application pratique dans le droit des marques.

Prochaines étapes

L’action en contrefaçon se poursuivra maintenant sur la base que la marque est valide, bien qu’il semble y avoir un débat sur la question de savoir si le défendeur supplémentaire a le droit légal d’accorder la licence sur laquelle Iceland fonde sa défense.

Points clés à retenir

• des teintes précises ou des numéros Pantone n’étaient pas importants pour que la marque satisfasse aux critères Sieckmann
• une description écrite n’a pas besoin d’inclure chaque détail d’une marque figurative

Cet article a été préparé par Laura Evans, stagiaire en droit des marques