Voie rapide ou voie lente : stratégie de brevet ou contrôle des coûts de PI ?

La procédure de demande de brevet est notoirement lente et régie par des délais fixes. On nous demande souvent comment accélérer le processus mais aussi comment ralentir la procédure lorsque des coûts importants approchent, comme la validation d’un brevet européen accordé.

La question devient encore plus pressante lorsque vous avez des demandes de brevet en cours simultanément en Europe et aux États-Unis. Votre conseil en brevets peut vous aider à aligner la procédure de demande de brevet sur vos étapes commerciales.

Pourquoi ralentir ?

Vous pourriez vous demander pourquoi l’on souhaiterait ralentir la procédure alors qu’il faut déjà généralement plusieurs années pour qu’un brevet soit accordé. Cependant, maintenir une demande en instance peut offrir un avantage commercial en créant une incertitude pour les concurrents qui ne peuvent pas être sûrs de l’étendue du monopole qui pourrait vous être accordé. Vos options restent ouvertes, par exemple, pour modifier les revendications ultérieurement ou déposer une demande divisionnaire pour un objet qui peut être séparé de l’invention principale. Gardez à l’esprit, toutefois, que l’Office européen des brevets facture des taxes annuelles de maintien sur les demandes de brevet en instance, dont le coût doit être pris en compte dans votre approche. Le ralentissement du processus peut être obtenu en utilisant le délai maximal autorisé pour répondre aux objections de l’examinateur, en demandant des prolongations de délai lorsque possible et, à l’OEB, en utilisant la procédure de “poursuite de la procédure” par laquelle 2 à 3 mois supplémentaires peuvent être obtenus moyennant une taxe de 265 EUR.

Accélération du processus

L’accélération de la procédure de demande de brevet peut être utile pour obtenir une indication précoce de la brevetabilité qui peut être utilisée pour les cycles de financement en phase initiale. Pour une technologie susceptible d’être contestée, vous pourriez souhaiter passer le plus rapidement possible la période d’opposition de l’OEB (pendant laquelle quiconque peut s’opposer à la délivrance d’un brevet européen dans les neuf mois suivant sa délivrance) avant le lancement du produit. Le régime fiscal britannique Patent Box nécessite un brevet accordé pour y participer.

Les demandes de brevet européen peuvent être accélérées en utilisant la procédure PACE où un simple formulaire (sans frais) est déposé. Aucune raison ne doit être donnée pour justifier le traitement accéléré. Une demande PACE peut être déposée une fois dans chacune des phases de recherche et d’examen, et l’OEB s’engage à fournir la prochaine communication dans un délai de 6 ou 3 mois respectivement. Vous devez cependant respecter votre part du contrat – si vous demandez ultérieurement une prolongation ou payez les taxes de renouvellement en retard, votre demande PACE sera annulée.

Exemples de programmes d’accélération

• L’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni dispose d’un Green Channel pour le traitement accéléré des demandes de brevet où le demandeur peut expliquer en quoi la technologie est respectueuse de l’environnement. Cela peut être invoqué par une demande écrite et il est possible de consulter d’autres demandes dans le Green Channel (et les raisons données par leurs demandeurs) sur le site web de l’UKIPO.
• L’Office des brevets et des marques des États-Unis (USPTO) dispose d’un programme Track One où les demandes peuvent être accélérées moyennant des frais de 4 000 $ (2 000 $ pour une petite entité). Cela peut aboutir à un rapport d’examen en seulement quelques mois et potentiellement à l’octroi du brevet américain en beaucoup moins d’un an à compter du dépôt.
• Il existe d’autres programmes d’accélération à l’USPTO sans frais, notamment l’accélération pour l’âge ou la santé (par exemple lorsqu’un inventeur a 65 ans ou plus) et Patents4Patients pour les inventions liées à l’immunothérapie contre le cancer en essai de Phase II ou Phase III (FDA).

Le programme Patent Prosecution Highway

Le programme Patent Prosecution Highway est disponible à l’UKIPO, l’OEB et l’USPTO. C’est un programme selon lequel, si vous avez des revendications de brevet autorisées dans une juridiction, ce travail peut être utilisé pour accélérer le traitement des mêmes revendications de brevet dans une autre juridiction. Il existe certaines limitations quant aux pays participants et, potentiellement, il peut être indésirable de limiter vos revendications de brevet dans une juridiction aux revendications accordées dans une autre qui a des exigences différentes en matière de brevetabilité. Dans tous les cas, votre conseil en brevets pourra vous conseiller sur votre cas particulier.

Résumé

Dans tous les cas, il peut être très utile pour votre conseil en brevets d’utiliser des entretiens informels avec l’examinateur de brevets pour faire progresser la demande de brevet et tester des modifications potentielles de revendications avant de faire une soumission formelle.

Tenez votre conseil en brevets informé de vos étapes commerciales clés, en particulier si la situation change, et nous pourrons accélérer ou ralentir le processus de demande pour mieux l’aligner sur vos besoins.

Cet article a été préparé par Vanessa Stainthorpe, Associée chez HGF, et par Dr Prashant Girinitah et Dr Lou Lieto de Wilson Sonsini Goodrich & Rosati. Si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires sur ce sujet ou sur tout autre sujet, veuillez contacter Vanessa. Vous pouvez également contacter votre représentant HGF habituel ou consulter notre page Contact pour joindre le bureau HGF le plus proche.