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Un dessin doit-il être divulgué en premier lieu dans l’UE pour bénéficier du droit de dessin ou modèle communautaire non enregistré ?
octobre 2019
Une affaire portée devant l’Intellectual Property Enterprise Court (IPEC) a soulevé cette question importante en référence directe à la Cour de justice de l’Union européenne. Non seulement une réponse à cette question est d’une importance cruciale pour la protection des dessins et modèles dans l’UE au sens large, mais avec le Brexit à l’horizon, elle pourrait avoir un impact sur l’endroit où les concepteurs britanniques divulguent leurs dessins et modèles pour la première fois, au Royaume-Uni ou dans l’UE dans un monde post-Brexit.
En juillet, l’Intellectual Property Enterprise Court (IPEC) a entendu une affaire où, exceptionnellement, aucun fait de la cause n’était contesté – les questions soulevées concernaient uniquement un point du droit de l’Union européenne en matière de dessins et modèles – Beverly Hills Teddy Bear Company c. PMS International Group plc [2019] EWHC 2419 (IPEC)
La société Beverly Hills Teddy Bear Company (BHTB) est une société californienne qui vend des jouets ressemblant à des animaux appelés « Squeezamals ». BHTB a cherché à protéger les dessins et modèles des jouets au moyen de dessins ou modèles communautaires enregistrés, de dessins ou modèles communautaires non enregistrés (UCD) et de droits d’auteur sur les dessins de conception. Six Squeezamals étaient pertinents pour cette action, à savoir un chien, un singe, un panda, un pingouin, une licorne et un chat.
Les défendeurs, PMS International Group PLC, (PMS) demandaient un jugement sommaire qui aurait pour effet de rayer une partie de la demande de BHTB. L’affaire ne concernait que les UCD. Les deux parties ont convenu que cinq des six jouets (tous sauf la licorne) ont été présentés au public pour la première fois en octobre 2017 lors d’une foire commerciale à Hong Kong. Les jouets ont ensuite été exposés pour la première fois dans l’UE lors de la foire du jouet de Nuremberg en Allemagne en janvier 2018.
PMS a fait valoir que la date pertinente pour évaluer la nouveauté d’un UCD était la date à laquelle l’UCD a été créé, telle que régie par l’art. 11 du règlement sur les dessins et modèles. Ainsi, dans ce cas, PMS a soutenu que cela signifierait que les cinq UCD en question ont d’abord existé à la foire du jouet allemande, mais qu’à ce moment-là, les cinq dessins et modèles manquaient de nouveauté en raison de la foire de Hong Kong en octobre précédent. Par conséquent, aucun de ces cinq dessins et modèles n’était un UCD protégé.
La question dans cette demande était de savoir s’il s’agissait d’une analyse correcte de la loi sur les faits convenus. Il n’y avait pas eu d’autorité claire sur ce point de la CJUE. Les jugements précédents en Allemagne, y compris un du Tribunal fédéral suprême, ainsi que les opinions divergentes des auteurs de manuels et des commentateurs au Royaume-Uni n’ont apporté aucune clarté sur cette question.
Le juge a examiné la nouveauté des dessins et modèles. Un dessin ou modèle ne peut être protégé en tant qu’UCD que s’il est nouveau (art. 4(1) du règlement (CE) n° 6/2002 (« le règlement sur les dessins et modèles »). Un dessin ou modèle est nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été mis à la disposition du public avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée a été mis pour la première fois à la disposition du public (art. 5(1)(a)). Un dessin ou modèle « identique » comprend un dessin ou modèle qui ne diffère que par des détails insignifiants (art. 5(2)).
Conformément à l’art. 11(1), la période de protection d’un UCD est de trois ans à compter de la date à laquelle il a été mis pour la première fois à la disposition du public au sein de la Communauté. Les mots en italique prévoient une limitation territoriale qui n’est pas présente à l’art. 5. Il s’ensuit donc qu’aucun dessin ou modèle ne peut être protégé en tant qu’UCD tant qu’il n’a pas été mis à la disposition du public au sein de la Communauté.
Le juge a globalement partagé l’avis de la Cour fédérale suprême allemande dans l’affaire I ZR 126/06 Gebäckpresse II, selon lequel, pour qu’un dessin ou modèle bénéficie de la protection UCD, l’événement donnant lieu à la première divulgation du dessin ou modèle – tel que la commercialisation d’un produit fabriqué selon le dessin ou modèle – doit d’abord avoir lieu sur le territoire de l’UE. Si, avant cette date, un événement en dehors de l’UE a donné lieu à la divulgation du dessin ou modèle, dans des circonstances telles que l’événement aurait raisonnablement pu être connu dans le cours normal des affaires des milieux concernés de la Communauté, le dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée manquera de nouveauté.
Cependant, il ne pensait pas que ce point de vue était suffisamment exempt de doute pour se prononcer à ce sujet. Étant donné que le Brexit est en cours, le juge a pris la décision inhabituelle de renvoyer immédiatement des questions à la CJUE lui-même, plutôt que de laisser la question d’un renvoi être décidée par la Cour d’appel en cas d’appel.
La dimension du Brexit à ces questions pourrait être d’une importance particulière pour les concepteurs britanniques, car après le Brexit, le Royaume-Uni sera en dehors de l’UE et ainsi les concepteurs britanniques et même d’autres nations peuvent envisager de divulguer d’abord dans une UE post-Brexit avant de procéder au déploiement de leur conception. De plus, tous les concepteurs peuvent adopter l’option pratique d’organiser la publication simultanée de leurs conceptions dans leur pays d’origine, par exemple le Royaume-Uni et l’UE, afin d’avoir au moins l’argument que la conception a été publiée en premier lieu dans l’UE, parmi d’autres États.
Questions à renvoyer
(1) Pour que la protection d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré prenne naissance en vertu de l’art. 11 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 (« le règlement »), par le fait que le dessin ou modèle a été mis à la disposition du public au sens de l’art. 11(1), un événement de divulgation, au sens de l’art. 11(2), doit-il avoir lieu dans les limites géographiques de la Communauté, ou suffit-il que l’événement, quel que soit l’endroit où il a eu lieu, ait été tel que, dans le cours normal des affaires, l’événement aurait raisonnablement pu être connu des milieux spécialisés dans le secteur concerné, opérant au sein de la Communauté (en supposant que le dessin ou modèle n’ait pas été divulgué à titre confidentiel au sens de la dernière phrase de l’art. 11(2)) ?
(2) La date d’évaluation de la nouveauté d’un dessin ou modèle pour lequel une protection de dessin ou modèle communautaire non enregistré est demandée, au sens de l’art. 5(1)(a) du règlement, est-elle la date à laquelle la protection de dessin ou modèle communautaire non enregistré pour le dessin ou modèle a pris naissance conformément à l’art. 11 du règlement, ou alternativement la date à laquelle l’événement pertinent de divulgation du dessin ou modèle, au sens de l’art. 7(1) du règlement, aurait raisonnablement pu être connu dans le cours normal des affaires des milieux spécialisés dans le secteur concerné, opérant au sein de la Communauté (en supposant que le dessin ou modèle n’ait pas été divulgué à titre confidentiel au sens de la dernière phrase de l’art. 7(1)), ou alternativement une autre date, et si oui, laquelle ?
Cette mise à jour a été préparée par Lee Curtis, associé chez HGF. Veuillez le contacter si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires à ce sujet ou sur toute autre question. Vous pouvez également contacter votre représentant HGF habituel ou visiter notre page Contact pour prendre contact avec le bureau HGF le plus proche.