La JUB revendique une compétence extraterritoriale étendue pour les brevets européens

Fujifilm Corporation contre Kodak GmbH & ors – Thomas J, Dr Thom J et Dr Parchmann J. – UPC_CFI_355/2023 – 28 janvier 2025

La division locale de Düsseldorf a rendu la première décision de l’UPC sur la compétence à longue portée, concluant que l’UPC a une compétence qui s’étend au-delà de l’UPC, y compris le Royaume-Uni (un État non membre de l’UE et de la CBE). La LD de Düsseldorf a estimé qu’elle avait compétence au Royaume-Uni dans le cadre de l’action en contrefaçon parce que les défendeurs (trois entités Kodak GmbH) étaient tous domiciliés dans un État membre contractant de l’UPC (Allemagne). En fin de compte, cependant, la LD de Düsseldorf a estimé que le brevet européen n° 3594009B1 (le « brevet ») était invalide pour insuffisance et a rejeté toutes les requêtes auxiliaires comme étant également invalides. [1]

Étant donné qu’une partie ne peut pas contrefaire un brevet invalide, la LD de Düsseldorf a déclaré qu’il n’y avait pas de contrefaçon en Allemagne, mais a également déclaré qu’une conclusion de contrefaçon au Royaume-Uni n’était « pas une option ». La LD de Düsseldorf a estimé que, bien que le brevet EP(UK) ne fasse pas partie de l’action en révocation devant l’UPC, la validité du brevet EP(UK) était une condition préalable à une injonction « et à d’autres ordonnances » suite à une conclusion de contrefaçon. Bien qu’elle ait reconnu que l’UPC n’avait pas compétence pour se prononcer sur la validité du brevet EP(UK), la LD de Düsseldorf a suggéré que le demandeur aurait pu faire valoir les raisons pour lesquelles la Patents Court britannique aurait pu parvenir à une conclusion différente de la conclusion d’invalidité du brevet EP(DE) par l’UPC. Il n’est pas clair, cependant, si de telles observations avaient été faites avec succès, si la LD de Düsseldorf aurait ordonné l’une des mesures d’exécution pour le brevet EP(UK) demandées par le demandeur (y compris l’injonction, les dommages-intérêts, l’indemnisation du préjudice moral subi, la destruction, le rappel et la publication du jugement sur le site web des défendeurs, ainsi que la notification à leurs clients).

Contexte

Le brevet avait été délivré en avril 2021, avant le lancement de l’UPC, et n’était resté en vigueur qu’en Allemagne et au Royaume-Uni au moment du dépôt de la procédure devant l’UPC. Le brevet a été validé en tant que faisceau EP de brevets nationaux, qui n’avaient pas été exclus de la compétence exclusive de l’UPC. Aucune opposition n’avait été déposée et aucune procédure de révocation nationale n’avait été engagée (c’était toujours le cas à la date du procès).

Fujifilm a poursuivi Kodak pour contrefaçon des parties DE et UK du brevet et a demandé une ordonnance pour (i) une injonction interdisant les actes de contrefaçon en DE et au Royaume-Uni, ainsi que des pénalités en cas de violation ; (ii) des dommages-intérêts dans un certain nombre de territoires de la CBE (États membres de l’UPC, États membres de l’UE non membres de l’UPC (par exemple, ES, GR, CZ, SK et PL) et États tiers (par exemple, CH et UK) à compter de la date de publication ; (iii) une indemnisation pour préjudice moral ; (iv) l’ouverture des comptes et des canaux de distribution des défendeurs ; (v) une provision de 10 millions d’euros ; (vi) la destruction des produits en DE et au Royaume-Uni ; (vii) le rappel des produits avec remboursement intégral des coûts associés ; (viii) l’obtention d’un blocage et d’un rappel/annulation des commandes par les clients commerciaux des défendeurs ; (ix) la publication du jugement ; et (x) la notification du jugement aux clients. Le demandeur a également demandé une provision pour frais de justice de 300 000 euros.

Les défendeurs ont soulevé une exception préliminaire concernant la compétence internationale de l’UPC pour la partie britannique du brevet. Les défendeurs ont ensuite déposé une demande reconventionnelle en révocation. Parallèlement à sa défense à la demande reconventionnelle en révocation, le demandeur a présenté une demande de modification du brevet, avec trois requêtes auxiliaires examinées par la Cour.

Les trois défendeurs allemands de Kodak étaient des filiales directes et indirectes de la société américaine Eastman Kodak Company. Le premier défendeur agissait en tant que société de vente allemande qui achetait les produits Kodak à la société britannique Kodak (Kodak Ltd) et les vendait à des clients allemands. Le deuxième défendeur agissait en tant que fabricant à façon de plaques d’impression pour Kodak Ltd en vertu d’un accord de fabrication à façon de 2017. Le troisième défendeur était une société holding gérant les entités Kodak en Allemagne et à l’étranger. Les deuxième et troisième défendeurs avaient un accord de transfert de contrôle et de pertes en place. Les trois entités allemandes Kodak GmbH avaient les mêmes PDG. La société britannique Kodak Ltd n’était pas défenderesse dans la procédure.

Compétence à longue portée de l’UPC en vertu du règlement de Bruxelles (refonte)

Le règlement de Bruxelles (refonte) énonce les règles de compétence des tribunaux nationaux des États membres de l’UE en matière d’actions civiles ayant des implications transfrontalières. Le règlement vise à assurer la courtoisie entre les tribunaux des différents États membres de l’UE et à éviter les jugements inconciliables. Le règlement a été modifié en 2014 pour reconnaître l’UPC comme un tribunal commun (c’est-à-dire, avec une portée multijuridictionnelle) qui devait être traité comme ayant les mêmes pouvoirs et obligations que tout autre tribunal national d’un État membre de l’UE.[2] Bien que le Royaume-Uni ait été un État membre de l’UE au moment de la modification du règlement, depuis le 31 décembre 2020, date à laquelle la période de transition du Brexit a pris fin, le Royaume-Uni n’est plus partie au régime du règlement de Bruxelles et est désormais un « État tiers ».[3] Le Royaume-Uni a également retiré sa ratification de l’accord sur l’UPC en 2020.

En vertu des dispositions générales, l’article 4, paragraphe 1, du règlement[4] stipule que les parties domiciliées dans un État membre sont, quelle que soit leur nationalité, attraites devant le tribunal de leur domicile. Le règlement énonce également diverses règles relatives à des types spécifiques de litiges, notamment l’article 24, paragraphe 4, qui réserve la compétence exclusive pour les « procédures concernant l’enregistrement ou la validité des brevets… que la question soit soulevée par voie d’action ou par voie d’exception, [aux] tribunaux de l’État membre dans lequel l’… enregistrement a eu lieu… ».[5]

Le chapitre II du règlement traite de la question de la litispendance et stipule ce que les tribunaux nationaux doivent prendre en considération lorsque des procédures impliquant la même cause d’action et entre les mêmes parties sont engagées devant les tribunaux de différents États membres de l’UE. Il prévoit la prise en considération du tribunal qui est saisi en premier de l’affaire et la suspension de l’action ultérieure jusqu’à ce que la compétence soit établie. Lorsque le tribunal saisi en premier établit qu’il a compétence, tout autre tribunal doit se déclarer incompétent pour l’affaire en faveur de ce tribunal. Des règles similaires s’appliquent aux actions connexes, bien que la suspension des actions et la déclaration d’incompétence soient discrétionnaires. Les actions connexes sont définies comme celles qui « sont à ce point liées qu’il est opportun de les instruire et de les juger en même temps afin d’éviter le risque de décisions inconciliables résultant de procédures distinctes ».

L’article 71 b), paragraphe 1, du règlement stipule que l’UPC a compétence lorsque l’État membre contractant de l’UPC aurait compétence.

L’article 71 b), paragraphe 2, du règlement stipule que l’UPC a compétence à l’égard d’un défendeur non domicilié dans un État membre de l’UE et prévoit que, lorsque le règlement ne confère pas autrement compétence, le chapitre II du règlement s’applique indépendamment du domicile du défendeur.

L’article 71 b), paragraphe 2, stipule également qu’une demande peut être présentée à l’UPC pour des mesures provisoires, même lorsque le tribunal d’un État tiers avait compétence quant au fond de l’affaire. Dans le contexte des brevets européens qui peuvent être validés et en vigueur dans les 39 États de la CBE, cela met en jeu la position des États membres de l’UE selon laquelle l’UPC a compétence pour accorder, par exemple, une injonction préliminaire relative au brevet EP(UK), même lorsque l’article 24, paragraphe 4, indique clairement que la validité du brevet EP(UK) est la prérogative exclusive des Patents Courts britanniques.

L’article 71 b), paragraphe 3, limite la compétence visée à l’article 71 b), paragraphe 2, à un défendeur dans une procédure en contrefaçon de brevet qui cause un préjudice au sein de l’UE, mais stipule que le tribunal peut également exercer sa compétence en ce qui concerne le préjudice découlant de cette contrefaçon en dehors de l’UE. Cette compétence à longue portée ne peut être établie que si le défendeur possède des biens situés dans un État membre contractant de l’UPC[6] et que le litige a un lien suffisant avec un État membre contractant de l’UPC.

La compétence internationale de l’UPC en vertu du règlement est énoncée à l’article 31 de l’accord sur l’UPC. L’article 34 de l’accord sur l’UPC stipule que « les décisions de la Cour couvrent, dans le cas d’un brevet européen, le territoire des États membres contractants pour lesquels le brevet européen a pris effet ».

Le jugement

La LD de Düsseldorf a estimé que l’exception préliminaire concernant la compétence était recevable mais non fondée.

Compétence en ce qui concerne la demande de révocation

La LD de Düsseldorf a déclaré que, comme le défendeur n’avait pas demandé la révocation de la partie EP(UK) du brevet dans la procédure devant l’UPC, aucune question de compétence pour la validité du brevet EP(UK) ne se posait. Il est difficile de suivre le raisonnement de la Cour sur ce point, car la LD de Düsseldorf a reconnu qu’elle n’avait pas compétence pour se prononcer sur la validité du brevet EP(UK) en vertu de l’article 24, paragraphe 4, du règlement, qui s’alignait sur la position du défendeur selon laquelle il n’avait pas la possibilité de demander à l’UPC de révoquer la partie britannique du brevet. Le défendeur avait présenté une demande selon laquelle, étant donné que le titulaire du brevet avait cherché à faire exécuter le brevet au Royaume-Uni, il devrait accepter de consentir à s’adresser à la Patents Court britannique ou à l’UKIPO au cas où l’UPC révoquerait le brevet dans les États membres contractants de l’UPC. Cette demande a été rejetée comme n’ayant aucun fondement juridique.

En ce qui concerne une demande de suspension de la procédure,[7] la LD de Düsseldorf a également distingué l’affaire de celle soumise à la Cour de justice de l’UE (BSH Hausgerate GmbH c. Electrolux AB, C-339/22) au motif que, contrairement à cette affaire, dans la présente action, la validité n’était pas en cause dans l’État tiers concerné.[8]

Compétence en matière de contrefaçon

La LD de Düsseldorf a estimé qu’elle était compétente pour connaître de l’action en contrefaçon du brevet EP(UK) (ainsi que du brevet EP(DE)).

Bien que l’article 24, paragraphe 4, du règlement réserve la compétence exclusive pour les questions relatives à l’enregistrement et à la validité d’un brevet au tribunal de l’État membre où il est enregistré, il n’exclut pas la compétence pour les procédures en contrefaçon. Tous les défendeurs étaient domiciliés en Allemagne et, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement, l’UPC avait compétence. Selon la LD de Düsseldorf, la jurisprudence de la CJUE[9] a établi que les règles uniformes de compétence contenues dans le règlement (dans sa forme à cette date) n’étaient pas destinées à s’appliquer uniquement aux situations dans lesquelles il existait un lien réel et suffisant avec le fonctionnement du marché intérieur de l’UE, mais s’étendaient également aux relations entre les tribunaux de l’UE (y compris l’UPC) et les États non contractants. Citant les commentaires du juge Kalden de la Cour d’appel, la LD de Düsseldorf a affirmé que la compétence de l’État membre de l’UE où le défendeur est domicilié était « universelle ». Sur cette base, la LD de Düsseldorf a déclaré qu’une telle compétence « peut donc s’étendre à la contrefaçon du [brevet EP] commise dans tous les États [de la CBE] pour lesquels il a été accordé ». En conséquence, le titulaire du brevet pouvait porter toutes ses demandes en contrefaçon devant un seul tribunal afin d’obtenir une réparation complète devant un seul forum.

La LD de Düsseldorf a estimé que les modifications apportées au règlement à l’article 71 b), paragraphes 2 et 3, régissaient « certaines constellations dans lesquelles le défendeur [n’était] pas domicilié dans un État membre ». Ce n’était pas le cas dans la présente action et, se référant à l’article 71 b), paragraphe 1, la LD de Düsseldorf a estimé que celui-ci prévoyait que l’UPC avait la même compétence que tout tribunal national d’un État membre de l’UE sur les actions en contrefaçon de brevet d’un État tiers. En outre, l’article 34 de l’accord sur l’UPC n’abordait ni n’excluait la compétence internationale de l’UPC, mais déterminait plutôt la portée territoriale des jugements de l’UPC au sein des États membres contractants de l’UPC.

Séparément, la LD de Düsseldorf a fait une distinction entre la conclusion selon laquelle l’UPC avait compétence pour se prononcer sur l’action en contrefaçon concernant le brevet EP(UK) et la question du droit matériel applicable. Il n’est pas clair d’après le jugement, cependant, si l’une ou l’autre des parties a présenté des observations ou des preuves d’experts quant aux différences entre le droit matériel applicable au Royaume-Uni et celui de l’UPC, ou si elle aurait pu le faire si le brevet avait été jugé valide.

Conclusions

Il s’agit du premier jugement de l’UPC à examiner plus en détail la portée de la compétence à longue portée de l’UPC et il s’aligne sur d’autres jugements de l’UPC qui ont misé sur une interprétation large de cette compétence.

En fin de compte, l’invalidité du brevet a signifié que la LD de Düsseldorf n’a pas examiné plus avant comment elle aurait pu formuler une injonction ou les autres réparations demandées en ce qui concerne la partie EP(UK) du brevet. Divers commentateurs ont indiqué que les pouvoirs en vertu de la compétence à longue portée de l’UPC pourraient être dirigés uniquement vers les biens ou les actions des défendeurs situés dans la juridiction de l’UPC, mais avoir toujours pour effet de pénaliser les défendeurs pour des actes commis dans des États tiers.

Ce qui n’est pas clair non plus, c’est la réponse des Patents Courts d’États tiers, tels que la Patents Court britannique, à une ordonnance de l’UPC pour contrefaçon et dommages-intérêts ayant un effet sur leur territoire. Bien que le Royaume-Uni ait été à la fois partie à la modification du règlement et à l’accord sur l’UPC au moment de leur rédaction, il reste à voir si une ordonnance de l’UPC couvrant le Royaume-Uni serait acceptable après le Brexit, alors qu’une partie du raisonnement public et politique du départ du Royaume-Uni était basée sur la reconquête de la souveraineté britannique par rapport au droit de l’UE. Bien qu’il soit clair que la Patents Court britannique accordera le respect dû à un tribunal spécialisé en matière de brevets et qu’elle surveillera l’évolution de la jurisprudence de l’UPC, elle est également disposée à accorder des injonctions anti-poursuite et d’autres formes de réparation déclaratoire si nécessaire.

En outre, bien que cette action concerne la compétence à longue portée couvrant les États tiers, les défendeurs situés dans des États membres de l’UE qui ne sont pas signataires de l’accord sur l’UPC peuvent être certains que, lorsqu’elle est engagée, la compétence internationale de l’UPC aura un impact direct sur tous les actes de contrefaçon au sein de l’UE.

[1] Ce résumé de cas est axé sur les aspects juridictionnels du jugement.

[2] article 71 a et article 71 b), paragraphe 1, du règlement de Bruxelles (refonte).

[3] Ou la convention de Lugano, qui étend certains aspects du règlement de Bruxelles (refonte) aux États de l’AELE non membres de l’UE en Europe.

[4] Anciennement article 2 de la convention de Bruxelles ; voir également Andrew Owusu c. NB Jackson (T/A Villa Holidays Bal-Inn Villas) et autres – 1er mars 2005 – C-281/02.

[5] Comme l’a noté la LD de Düsseldorf, l’article 24, paragraphe 4, codifie la position établie par la jurisprudence de la CJUE dans GAT c. LUK CJUE, 17 juillet 2006 – C-4/03.

[6] Actuellement, cela s’étend à 18 États membres de l’UE qui ont ratifié l’accord sur l’UPC, dont l’Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas.

[7] Cela différait de l’ordonnance de la LD de Mannheim rendue le 22 janvier 2025, dans laquelle le juge Prof. Dr. Tochtermann a refusé de déterminer l’octroi d’une injonction permanente au Royaume-Uni concernant un brevet européen Fufifilm différent avant que la CJUE ne rende sa décision dans l’affaire BSH Hausgerate GmbH c. Electrolux AB, C-339/22.

[8] La troisième question est la suivante : L’article 24, paragraphe 4, du règlement Bruxelles I doit-il être interprété comme étant applicable à un tribunal d’un pays tiers, c’est-à-dire, en l’espèce, comme conférant également une compétence exclusive à un tribunal en Turquie en ce qui concerne la partie du brevet européen qui y a été validée ?

[9] Owusu CJUE, 1er mars 2005, C-281/02 (se référant à l’ancien article 2 de la convention de Bruxelles).

Cet article a été rédigé par l’associée Rachel Fetches, l’avocate principale en PI Christie Batty et l’avocate en PI Sian Hope