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Juridiction du TPI et « forum shopping » : règle 17.3
novembre 2023
Ordre des classifications indiquées au recto d’un brevet et pourquoi c’est important ?
Le 1er juin 2023, ASTELLAS INSTITUTE FOR REGENERATIVE MEDICINE a déposé une requête en nullité du brevet européen n° EP 3056564 B1 intitulé « méthode de purification de cellules épithéliales pigmentaires rétiniennes » devant la division centrale du TPI à l’encontre des propriétaires enregistrés concernés, à savoir HEALIOS KK et OSAKA UNIVERSITY.
Gardez à l’esprit le titre du brevet en litige pour le reste de l’article. Notez également la revendication 1 du brevet tel que délivré, qui est :
« 1. Procédé de purification d’une cellule épithéliale pigmentaire rétinienne, comprenant les étapes suivantes : (1) récupération d’une population cellulaire obtenue par induction de différenciation de cellules souches pluripotentes sur de la laminine ou un fragment de celle-ci par traitement avec une solution de séparation cellulaire, dans laquelle la population cellulaire contient des cellules épithéliales pigmentaires rétiniennes qui sont présentes sur la laminine ou le fragment de celle-ci sous une substance gélatineuse contenant d’autres cellules visuelles sans former de mélange avec la substance gélatineuse ; (2) dissociation de l’adhérence entre les cellules épithéliales pigmentaires rétiniennes de la population cellulaire ; (3) introduction de la population cellulaire obtenue en (2) sur un filtre ; et (4) obtention de cellules épithéliales pigmentaires rétiniennes qui ont traversé le filtre. »
Le TPI a trois sièges. Le siège principal de la division centrale est Paris. Deux autres sièges sont situés à Munich et à Milan.
Comme on peut le constater dans la décision du comité administratif en vertu de l’article 87, paragraphe 2, de l’accord sur la CU, modifiant l’accord, article 1, la répartition des actions entre les trois sièges de la division centrale est indiquée dans le tableau 1 ci-dessous.
| Milan Section | Paris Seat | Munich Section |
| President's Office | ||
| (A) Human necessities, without supplementary protection certificates | (B) Performing operations, transporting | (C) Chemistry, metallurgy, without Supplementary protection certificates |
| (D) Textiles, paper | (F) Mechanical engineering, lighting, heating, weapons, blasting | |
| (E) Fixed constructions | ||
| (G) Physics | ||
| (H) Electricity | ||
| Supplementary protection certificates |
TABLEAU 1
La division centrale de Milan supervisera les affaires de la section (A) de la CIB, à l’exception des CCP ; ces derniers étant traités par Paris. La division centrale de Munich traitera les affaires de la section (C) de la CIB.
Les détails bibliographiques du brevet en litige comportaient les classifications internationales suivantes
« (51) C12N 5/079 A61K 35/30 »
Toutefois, l’affaire n’a pas été initialement entendue par le siège de Munich. Par conséquent, la chambre 1 de la division centrale (siège de Paris) a rendu une ordonnance de transfert de l’action de la division centrale (siège de Paris) à la division centrale (siège de Munich). La décision peut être consultée ici.
La Cour a clairement indiqué que le siège qui se saisira d’une action est régi par l’ordre des classifications internationales énumérées dans les détails bibliographiques figurant au recto d’un brevet en litige, conformément à la règle 17.3 du règlement de procédure.
Conformément à la règle 17.3 du règlement de procédure, « ce qui suit détermine la répartition des actions entre le siège de la division centrale et ses sections.
a) Lorsqu’une action porte sur un seul brevet ayant une seule classification, le greffe attribue l’action au siège ou à la section de la division centrale appropriée à la classification du brevet conformément à l’annexe II de l’accord. Le greffe attribue l’action à une chambre conformément à la règle 345.3.
b) Lorsqu’une action porte sur plus d’un brevet et qu’une majorité des brevets ont une seule classification appropriée au siège ou à une seule section de la division centrale conformément à l’annexe II de l’accord, le greffe attribue l’action au siège ou à cette section de la division centrale. Le greffe attribue l’action à une chambre conformément à la règle 345.3.
c) Lorsque ni l’alinéa a) ni l’alinéa b) ne s’appliquent, en particulier lorsque
(i) l’action porte sur un seul brevet ayant plus d’une classification ou
(ii) lorsque l’action porte sur plus d’un brevet et qu’aucune majorité des brevets n’a une seule classification correspondant au siège ou à l’une des sections de la division centrale, le greffe attribue l’action conformément à la règle 345.3 à la chambre du siège ou de la section appropriée à la première classification soit du brevet unique, soit, lorsque l’action porte sur plus d’un brevet, du brevet énuméré en premier dans l’acte introductif d’instance, conformément à l’annexe II de l’accord. Si le juge président de la chambre respective estime que la saisine de l’action est appropriée, il l’accepte. S’il estime le contraire, il ordonne au greffe de renvoyer l’action conformément à la règle 345.3 au juge président d’une chambre soit du siège, soit de l’autre section de la division centrale qu’il juge appropriée, lequel examine également si la réattribution de l’action est appropriée. Si ce juge président estime le contraire, il en informe le président du Tribunal de première instance, qui attribue l’action au siège ou à la section de la division centrale qu’il juge appropriée ».
La présente affaire était une action en nullité. Conformément à la règle 47, les règles 16 à 18 s’appliquent mutatis mutandis à une requête en nullité.
La première classification mentionnée dans le brevet en litige était C12N 5/079.
La deuxième classification mentionnée dans le brevet en litige était A61K 35/30.
Initialement, dans la présente affaire, le présidium du TPI, responsable de la gestion de la cour, a provisoirement déterminé que la répartition des actions liées aux brevets dans les sections (A) et (C) de la CIB en instance devant les divisions centrales était la suivante :
- les actions en instance devant la division centrale relatives aux brevets de la section (A) de la CIB sont attribuées au siège de Paris (art. 1), et
- les actions en instance devant la division centrale relatives aux brevets de la section (C) de la CIB sont attribuées au siège de Munich (art. 2).
Toutefois, la chambre 1 de la division centrale de Paris a rendu une ordonnance de transfert de l’affaire « au juge président de la chambre compétente de la division centrale – section de Munich. »
Pourquoi cela pourrait-il être important ?
Rappelons que les classifications internationales étaient
« (51) C12N 5/079 A61K 35/30 »
La première classification internationale énumérée était C12N 5/079.
C12N 5/00 se rapporte à
« Cellules humaines, animales ou végétales non différenciées, par exemple, lignées cellulaires ; tissus ; culture ou maintien de ceux-ci ; milieux de culture pour ceux-ci (reproduction végétale par techniques de culture tissulaire A01H 4/00) [2006.01] »
C12N 5/079 réduit ce qui précède à « …Cellules neurales [2010.01] »
Cela semble être une classification générale appropriée compte tenu de l’objet du brevet et des revendications.
La deuxième classification internationale énumérée était A61K 35/30.
La classification A61 se rapporte à
« Sciences médicales ou vétérinaires ; hygiène »
La classification A61K est axée sur
« PRÉPARATIONS À USAGE MÉDICAL, DENTAIRE OU DE TOILETTE (dispositifs ou méthodes spécialement adaptés pour amener des produits pharmaceutiques dans des formes physiques particulières ou des formes d’administration A61J 3/00 ; aspects chimiques ou utilisation de matériaux pour la désodorisation de l’air, pour la désinfection ou la stérilisation, ou pour les bandages, les pansements, les compresses absorbantes ou les articles chirurgicaux A61L ; compositions de savon C11D) ».
La classification internationale A61K 35/00 concerne
« Préparations médicinales contenant des matières ou des produits de réaction de celles-ci dont la constitution n’est pas déterminée [2006.01] »
Enfin, la classification internationale A61K 35/30 réduit ce qui précède à
« …Nerfs ; cerveau ; yeux ; cellules cornéennes ; liquide céphalo-rachidien ; cellules souches neuronales ; cellules précurseurs neuronales ; cellules gliales ; oligodendrocytes ; cellules de Schwann ; astroglie ; astrocytes ; plexus choroïde ; tissu de la moelle épinière [2015.01] ».
Compte tenu de l’objet des revendications, cette deuxième classification semble être tout aussi appropriée. Il semble y avoir une fine ligne entre l’inscription de A61K en premier ou en deuxième (et il est intéressant de noter que lorsque vous entrez la revendication 1 dans le logiciel de classification CIB de l’OMPI, la classification A61 est la première). Cela montre que la hiérarchisation du code CIB qui apparaît en premier n’est pas une science exacte.
Rappelons du tableau 1 ci-dessus que les domaines de responsabilité ou l’objet de la division centrale – section de Paris et de la division centrale – section de Munich sont, respectivement :
« (A) Nécessités humaines, sans certificats complémentaires de protection » ;
« (C) Chimie, métallurgie, sans certificats complémentaires de protection
(F) Génie mécanique, éclairage, chauffage, armes, dynamitage »
On peut se demander s’il ne semble pas plus approprié que l’action soit restée à la division centrale – section de Paris plutôt que d’être transférée à la division centrale – section de Munich, compte tenu du TABLEAU 1 ci-dessus.
Néanmoins, la préoccupation générale est la suivante. Il y a une absence de capacité à influencer soit les classifications CIB attribuées à une demande, soit l’ordre de ces classifications tel qu’il est présenté au recto d’un brevet en litige, et pourtant les décisions de classification prises par l’OMPI concernant chaque demande, et, par conséquent, chaque brevet, auront une influence durable devant le TPI qui est bien hors du contrôle des parties à une action devant le TPI, et, plus inquiétant encore, bien hors du contrôle d’un demandeur de brevet.
De plus, les codes CIB peuvent-ils être utilisés pour faire du « forum shopping » devant la Cour unifiée ?
Certainement dans le cas d’une action concernant plusieurs brevets relatifs à un produit, mais qui couvrent différentes technologies telles que les endoprothèses à élution médicamenteuse dans lesquelles les innovations peuvent résider dans la structure de l’endoprothèse elle-même, une méthode d’installation de l’endoprothèse, un revêtement à élution médicamenteuse, etc. On peut imaginer une famille de brevets connexes accordés pour une telle endoprothèse. Les membres de cette famille, selon les revendications des brevets accordés, pourraient avoir différents codes CIB de premier plan qui couvrent tous les sièges possibles pour une action du TPI. Un demandeur peut alors choisir le for de son choix en énumérant d’abord dans son acte introductif d’instance un brevet ayant un code CIB relatif à ce for de choix, conformément à la règle 17.3.
On peut imaginer qu’une telle endoprothèse ait différents types de revendications dans le même brevet, ce qui attirerait également différents codes CIB. Il se pourrait que ces codes CIB soient définis selon l’ordre des revendications telles qu’elles figurent dans le brevet accordé. Encore une fois, les mesures prises avant la délivrance pourraient influencer le for devant le TPI choisi conformément à la règle 17.3 pour entendre l’action.
Cet article a été préparé par les associés Harry Hutchinson et Lauris Kemp
