G 1/19 : Cette décision nous a-t-elle surpris ?

L’exigence de G 1/19 selon laquelle l’effet technique doit être présent dans toute l’étendue de la revendication est interprétée comme signifiant que lors de la rédaction d’une demande de brevet, toutes les applications techniques possibles d’une invention mise en œuvre par ordinateur doivent être incluses et nommées dans le texte de la demande afin d’obtenir une protection pour celles-ci (par exemple Harald Heiske dans le Bulletin des avocats allemands en brevets 2021, p. 425 et suivantes). Cet article illustre comment cette exigence correspond à la jurisprudence établie de longue date sur les caractéristiques essentielles et l’explique à l’aide d’un exemple.

Concepts clés :

• G 1/19 exige que la contribution technique (caractère technique) ou l’effet technique soit présent sur toute l’étendue de la revendication.
• Ces exigences correspondent logiquement à la jurisprudence sur les « caractéristiques essentielles », qui s’applique à toutes les demandes de brevet, quel que soit le domaine technique.
• Le résultat de la décision est une application cohérente de la jurisprudence antérieure et n’est donc pas surprenant, seule la formulation de l’exigence selon laquelle la contribution technique doit être présente sur toute l’étendue de la revendication n’est pas encore très courante dans le domaine des inventions mises en œuvre par ordinateur.

La décision G 1/19 n’est que la deuxième décision de la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets concernant les inventions mises en œuvre par ordinateur. Bien que la décision n’ait été rendue que le 10 mars 2021, elle a déjà fait l’objet de nombreux commentaires dans la littérature.

L’un des articles les plus notables, intitulé « Die Entscheidung G 1/19 der GBK des EPA, oder “Quo Vadis, Patentsystem 4.0?” » (Décision G 1/19 de la Grande Chambre de recours de l’OEB, ou « Quo Vadis, système de brevets 4.0 ? »)[1] est de Harald Heiske et a été publié dans la newsletter de la VPP, ainsi que dans le Bulletin des conseils en brevets allemands. La décision donne une déclaration détaillée sur la brevetabilité des simulations mises en œuvre par ordinateur. La décision est basée sur la pratique juridique antérieure des inventions mises en œuvre par ordinateur, en particulier la décision COMVIK (T 641/00). Cette décision peut être brièvement résumée comme suit :

• une invention mise en œuvre par ordinateur brevetable doit résoudre un problème technique [2], et
• les caractéristiques non techniques, c’est-à-dire les caractéristiques qui n’interagissent pas avec l’objet technique de la revendication pour résoudre le problème technique, appelées caractéristiques non techniques « en tant que telles », n’apportent pas de contribution technique à l’état de la technique et sont donc ignorées dans l’évaluation de la nouveauté et de l’activité inventive.[3]

Dans la décision G 1/19, la Grande Chambre de recours a appliqué l’approche COMVIK aux simulations mises en œuvre par ordinateur et a établi les exigences suivantes :

• La contribution technique (caractère technique) ou l’effet technique doit être présent sur toute l’étendue de la revendication[4], et
• L’effet technique de l’objet de l’invention peut être basé sur un effet technique supplémentaire (« utilisation technique supplémentaire »), auquel cas cette utilisation technique supplémentaire doit être au moins implicitement spécifiée dans la revendication.[5]

Dans cette décision, la spécification explicite ou implicite de l’effet technique supplémentaire (utilisation technique supplémentaire) est requise pour les simulations mises en œuvre par ordinateur, c’est-à-dire que la revendication du brevet doit clairement indiquer à quelle application technique l’objet de la revendication de brevet indépendante se rapporte.

Dans l’article susmentionné de Harald Heiske, il est indiqué à cet égard :

« G 1/19 fait maintenant une distinction supplémentaire entre les applications techniques et non techniques et exige que l’étendue de la revendication soit limitée à des applications spécifiques de l’innovation numérique de telle sorte qu’aucune application non technique ne reste dans l’étendue de la revendication. Dogmatiquement, cela est justifié par le fait que les exigences de protection doivent être présentes dans toute l’étendue de la revendication.[22]

Les conséquences de ces considérations pourraient être très importantes. Si vous étiez déjà confronté au problème de formuler des applications dans les revendications de manière si générale que, dans la mesure du possible, toutes les applications futures non prévisibles au moment de la demande étaient couvertes par la revendication, vous devrez peut-être maintenant vous assurer également qu’aucune application non technique réelle, ou même des applications non techniques qui ne sont que théoriquement concevables ou qui ne peuvent pas être exclues avec certitude, ne tombe dans le champ d’application de la revendication. Étant donné que l’exclusion d’un complément négatif est connue pour être difficile ou impossible, des problèmes juridiques très complexes pourraient surgir ici dans la protection des innovations numériques. »

Les inventions mises en œuvre par ordinateur, telles que les simulations mises en œuvre par ordinateur, sont souvent des outils qui peuvent être utilisés dans une grande variété d’applications. Comme indiqué dans l’article ci-dessus de Harald Heiske, il découle de la décision G 1/19 que lors de la rédaction des demandes de brevet, il faut explicitement énumérer autant d’applications techniques potentielles que possible dans la demande de brevet, sinon on risque de perdre la protection par brevet pour les applications techniques non énumérées dans la demande de brevet. Les inventeurs dans le domaine des inventions mises en œuvre par ordinateur sont désavantagés par rapport aux inventeurs dans le domaine des technologies conventionnelles, puisqu’on peut facilement obtenir une protection par brevet pour les technologies conventionnelles sans avoir à considérer une quelconque application ultérieure.

Le principe selon lequel l’objet de la revendication indépendante doit apporter une contribution technique sur toute l’étendue de la revendication a été dérivé par la Grande Chambre de recours principalement sur la base des décisions T 939/92 et T 1635/09[6]. La décision T 939/92 concerne une demande de brevet où il était discutable de savoir si toutes les compositions revendiquées étaient herbicidement actives. La décision T 1635/09 était basée sur des revendications de brevet qui ne pouvaient pas être limitées à une méthode non thérapeutique, puisque les utilisations thérapeutiques et non thérapeutiques étaient inextricablement liées.

Ces décisions sont donc principalement basées sur la jurisprudence dans le domaine de la chimie et de la biologie. Ici, il est depuis longtemps habituel de vérifier si une invention couvre effectivement toute l’étendue de la revendication du brevet.

Cependant, il a également été fait référence à une décision plus récente de la Chambre de recours technique (T 625/11)[7], qui concerne une méthode dans laquelle au moins une valeur limite pour au moins un paramètre de fonctionnement d’un réacteur nucléaire doit être déterminée à l’aide d’un système informatique. Il s’agit d’une invention mise en œuvre par ordinateur qui a été évaluée en utilisant l’approche COMVIK. Ici, également en référence à la décision T 939/92 susmentionnée, la question a été soulevée de savoir si l’objet revendiqué était inventif sur toute l’étendue de la revendication.

Avec la décision de la Grande Chambre de recours, une pratique décisionnelle commune dans le domaine de la chimie et de la biologie, qui n’avait été appliquée qu’une seule fois auparavant dans une décision récente d’une Chambre de recours technique en relation avec une invention mise en œuvre par ordinateur, a été appliquée au problème de l’évaluation d’une simulation mise en œuvre par ordinateur.

Dans cette décision de la Grande Chambre de recours, l’exigence a été établie pour les simulations mises en œuvre par ordinateur que l’effet technique (utilisation technique) doit exister sur toute l’étendue de la revendication du brevet.

Cette exigence, énoncée plusieurs fois dans la décision de la Grande Chambre de recours, n’avait été citée auparavant dans la jurisprudence sur les inventions mises en œuvre par ordinateur qu’une seule fois, dans la décision T 625/11 citée ci-dessus.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?

Si, dans le cas d’une revendication de brevet, la question se pose de savoir s’il y a un effet technique sur toute l’étendue de la revendication, alors il est nécessaire d’examiner si toutes les réalisations couvertes par le libellé de la revendication du brevet produisent l’effet technique souhaité.

S’il existe une réalisation qui tombe dans le libellé de la revendication mais n’atteint pas l’effet technique souhaité, alors la revendication ne répond pas aux exigences de G 1/19.

Cela semble simple et logique au premier abord.

Si au moins une réalisation tombant sous le libellé de la revendication n’atteint pas l’effet technique, alors l’objet de la revendication ne résout pas toujours le problème sous-jacent à l’invention. La revendication du brevet doit donc être limitée par une ou plusieurs caractéristiques afin que le problème sur lequel l’invention est basée soit toujours résolu.

La revendication du brevet manque donc au moins une caractéristique qui est requise pour résoudre le problème technique sur lequel l’invention est basée. De telles caractéristiques sont appelées dans la jurisprudence « caractéristiques essentielles ».

Dans la mesure où la décision de G 1/19 exige un effet technique supplémentaire sur toute l’étendue de la revendication, elle reflète logiquement l’application cohérente de la jurisprudence établie de longue date selon laquelle une revendication de brevet indépendante doit contenir toutes les caractéristiques essentielles de l’invention, les caractéristiques essentielles étant toutes celles qui sont nécessaires pour résoudre le problème technique auquel la demande de brevet se rapporte[8].

La conclusion que les exigences pour les simulations mises en œuvre par ordinateur énoncées dans la décision de la Grande Chambre de recours sont logiquement équivalentes à la jurisprudence sur les caractéristiques essentielles d’une revendication de brevet a été dérivée dans l’abstrait ci-dessus. Dans ce qui suit, je voudrais brièvement expliquer cela en utilisant l’objet de T 1227/05 (simulation 1/f Infineon) comme exemple.

La revendication 1, sur laquelle cette décision est basée, concerne une méthode assistée par ordinateur pour la simulation numérique d’un circuit qui est soumis à des effets de bruit 1/f, qui sont simulés en utilisant certaines étapes de méthode indiquées dans la revendication 1.

La revendication 1 du brevet américain correspondant (US 6,795,840 B1) correspond essentiellement à la revendication 1 du brevet européen, bien qu’elle ne soit pas limitée à la simulation numérique d’un circuit, mais l’application de la simulation est laissée ouverte (revendication 1 : « Un ordinateur programmé pour traiter une méthode de détermination de séquences de nombres aléatoires d’un bruit 1/f comprenant les étapes suivantes : … »). La description indique également que cette simulation peut également être utilisée pour prédire des événements sur le marché financier[9]. L’objet du brevet américain concerne donc une méthode qui peut être utilisée à la fois à des fins commerciales, pour déterminer des événements sur le marché financier, et à des fins techniques, pour simuler des circuits. Le brevet américain protège par conséquent une méthode de simulation qui, conformément à la pratique européenne en matière de brevets, peut être utilisée pour une application technique (= simulation de circuits) ainsi que pour une application non technique (= analyse du marché financier).

La simulation en tant que telle est une procédure mathématique pour décrire un type spécifique de bruit. Le bruit peut apparaître à la fois dans des données non techniques, telles que les données financières, et dans des objets techniques (par exemple, le bruit d’un certain niveau de courant). Par conséquent, la simulation du bruit en tant que telle au sens de la pratique européenne en matière de brevets selon l’art. 52(2)(a) en liaison avec l’art. 52(3) CBE doit être évaluée comme une méthode mathématique en tant que telle et donc pas comme technique.

Ce n’est que par la limitation à la « simulation numérique d’un circuit », telle que contenue dans la revendication 1 du brevet européen, que l’application de la simulation est spécifiquement limitée à une application technique. Dans le brevet européen EP 1 257 904 B1, ce qui suit est indiqué comme problème :

« L’objet de l’invention est de spécifier une méthode pour générer une séquence de nombres aléatoires d’un bruit 1/f qui peut être réalisée rapidement et avec peu d’effort de calcul. C’est aussi l’objet de l’invention de spécifier une méthode améliorée pour simuler un système technique qui est soumis à un bruit 1/f. Enfin, un programme informatique pour déterminer des séquences de nombres aléatoires d’un bruit 1/f devrait également être indiqué, qui peut être exécuté rapidement et qui demande peu de ressources d’un système informatique. »

L’objectif de spécifier une méthode de simulation d’un système technique est atteint avec la revendication 1 du brevet européen par rapport à la revendication 1 du brevet américain correspondant, en ce que l’objet est limité à la simulation d’un circuit. Par rapport à la revendication de brevet du brevet américain correspondant, une caractéristique est requise qui limite l’objet de la revendication de telle sorte que les modes de réalisation non techniques, tels que l’analyse des données du marché financier, soient exclus de la portée de la revendication. Étant donné que cette caractéristique est nécessaire pour résoudre le problème technique, il s’agit d’une caractéristique essentielle au sens de la jurisprudence sur les caractéristiques essentielles des revendications de brevet.

Cela signifie que les exigences fixées par la Grande Chambre de recours pour les demandes de brevet relatives aux simulations mises en œuvre par ordinateur auraient abouti au même résultat si la jurisprudence antérieure sur les caractéristiques essentielles d’une revendication de brevet avait été appliquée de manière cohérente. Ces exigences ne représentent donc aucune modification de la jurisprudence antérieure, mais simplement une application cohérente de la jurisprudence qui est commune depuis des décennies sur les caractéristiques essentielles d’une revendication de brevet.

Étant donné que la jurisprudence sur les caractéristiques essentielles d’une revendication de brevet s’applique en principe à toutes les demandes de brevet, quel que soit le domaine technique, les exigences établies par la Grande Chambre de recours s’appliquent non seulement aux simulations mises en œuvre par ordinateur, mais aussi à toutes les autres inventions mises en œuvre par ordinateur et, en principe, à toutes les inventions.

Cela aura peu d’impact sur la pratique du brevetage des inventions dans les technologies traditionnelles, telles que la mécanique, car les inventions mécaniques sont généralement définies par des caractéristiques physiques, en ce qu’un corps mécanique particulier est spécifié. L’application d’un tel corps mécanique est considérée comme technique selon la jurisprudence existante. En conséquence, conformément aux exigences de la Grande Chambre de recours, l’indication de caractéristiques physiques dans une revendication limite implicitement l’objet à une application technique. Il en va différemment pour les inventions mises en œuvre par ordinateur en général. Les exigences relatives aux simulations mises en œuvre par ordinateur établies par la Grande Chambre de recours s’appliquent également à toutes les inventions mises en œuvre par ordinateur, qui contiennent généralement une combinaison de caractéristiques techniques et non techniques dans les revendications de brevet, de sorte qu’il n’est pas intrinsèquement clair s’il existe un effet technique.

Dans le cas des inventions mises en œuvre par ordinateur, l’utilisation de caractéristiques qui peuvent être mises en œuvre par logiciel pose le problème qu’il n’est pas intrinsèquement clair si ces caractéristiques représentent une caractéristique technique ou non technique. Elles ne constituent une caractéristique technique que si elles contribuent à la résolution d’un problème technique, ce qui doit être vérifié séparément.

Par conséquent, avec les inventions mises en œuvre par ordinateur, contrairement aux technologies conventionnelles, il n’est pas évident que l’objet défini dans une revendication de brevet se rapporte à une application technique qui, en cas de doute, doit être explicitement définie dans la revendication de brevet.

Si une revendication de brevet ne satisfait pas à cette exigence, une caractéristique essentielle pour résoudre le problème technique ferait défaut, et des objets non techniques, tels qu’une méthode mathématique de simulation du bruit 1/f selon US 6,795,840 B1, pourraient être placés sous la protection d’un brevet.

Même s’il est apparu initialement que la décision G 1/19 énonçait de nouvelles exigences supplémentaires pour les simulations mises en œuvre par ordinateur ou les inventions mises en œuvre par ordinateur, les exigences qui y sont explicitement formulées sur l’effet technique sur l’ensemble de la portée de la revendication représentent une application cohérente de la jurisprudence antérieure sur les caractéristiques essentielles des revendications de brevet. Le résultat de la décision n’est donc pas surprenant, seule la formulation des exigences n’est pas encore très courante dans le domaine des inventions mises en œuvre par ordinateur.

[1] Newsletter VPP n° 2, 2021 et Mitteilungen der deutschen Patentanwälte (Bulletin des conseils en brevets allemands) 2021, p.425 et suivantes.

[2] OEB, G 1/19, point 30 (G).

[3] OEB G 1/19, point 30 (F).

[4] OEB G 1/19, point 82, 84, 94, 95, 98, 129.

[5] OEB G 1/19, point 137.

[6] OEB G 1/19, point 82, 98, 116, 129.

[7] OEB G 1/19, point 109, 129-133.

[8] Jurisprudence des chambres de recours, 9e édition, II.A.3.2 Indication de toutes les caractéristiques essentielles.

[9] US 6,795,840 B1, colonne 1, lignes 19-23.

Cet article a été initialement publié dans « Mitteilungen der deutschen Patentanwälte 12/21 » et a été préparé par Bernhard Ganahl, associé et conseil en brevets de HGF .