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Avec l’OEB et la JUB adoptant des cadres différents pour l’activité inventive, existe-t-il un potentiel de décisions contradictoires ?
décembre 2024
L’OEB applique régulièrement l’approche problème-solution pour décider si une invention implique une activité inventive. Cette approche consiste principalement à identifier les différences techniques entre l’invention et l’art antérieur le plus proche, et à déterminer le problème technique objectif à résoudre à la lumière de l’effet technique lié à ces différences. La question de savoir si la solution technique d’une invention est évidente est analysée en gardant ce problème technique à l’esprit. De plus, une attente raisonnable de succès est souvent requise avant qu’un enseignement de l’art antérieur puisse être considéré comme une solution évidente au problème technique.
D’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, le cadre d’activité inventive de la JUB semble être plus holistique ; il se concentre sur la question de savoir si une personne du métier aurait été motivée à considérer la solution revendiquée et à la mettre en œuvre comme étape suivante dans le développement de l’art antérieur. De plus, contrairement à l’approche problème-solution de l’OEB, la JUB ne semble pas encore convaincue de la nécessité d’une attente raisonnable de succès pour démontrer l’évidence.
Avec ces approches divergentes, il semble y avoir un potentiel de décisions divergentes prises sur les mêmes faits. Cela dit, la JUB et l’OEB semblent toutes deux conscientes des risques de décisions contradictoires[1] entre la JUB et l’OEB. Dans cet article, nous explorons quatre pratiques de l’OEB qui, bien qu’actuellement pas toujours appliquées, pourraient peut-être gagner en popularité dans l’intérêt de l’harmonisation car elles s’accordent sans doute plus étroitement avec l’approche de la JUB concernant l’activité inventive.
Contexte
L’OEB applique régulièrement l’approche problème-solution pour décider si une invention implique une activité inventive. Comme confirmé par la Grande Chambre de recours dans G2/21[2], cela implique d’identifier l’art antérieur le plus proche ; d’identifier les différences entre l’invention et l’art antérieur le plus proche ; de définir le problème technique en termes d’effet technique lié à ces différences ; et d’examiner si une personne du métier aurait suggéré les caractéristiques techniques revendiquées pour obtenir les résultats obtenus par l’invention. Concernant ce dernier point, la question de l’évidence est souvent influencée par la question de savoir si une personne du métier aurait essayé l’approche revendiquée avec une attente raisonnable de succès[3].
La JUB, d’autre part, semble développer son propre cadre sur l’activité inventive. Bien qu’il y ait des similitudes entre les approches de la JUB et de l’OEB, il y a aussi des différences clés. Par exemple, alors que l’OEB considère souvent le « tremplin le plus prometteur » comme l’art antérieur le plus proche, la JUB semble appliquer un seuil plus bas, considérant tout document qui « aurait été d’intérêt pour une personne du métier » comme point de départ approprié. De plus, alors que l’approche de l’OEB formule le problème technique en termes d’effet technique associé aux différences techniques entre l’invention et l’art antérieur, de nombreuses décisions de la JUB ont considéré le problème identifié dans le brevet comme le « problème sous-jacent » à résoudre. Même lorsque le brevet en litige est silencieux sur le problème sous-jacent et que ce dernier est construit à partir de la divulgation du brevet, il ne semble pas y avoir de prérequis que le problème doive être formulé en termes d’effets liés aux différences techniques entre l’invention et l’art antérieur[4]. En fait, de nombreuses décisions de la JUB ont adopté une approche holistique, se concentrant sur la question de savoir si une personne du métier aurait été motivée à considérer la solution revendiquée et à la mettre en œuvre comme étape suivante dans le développement de l’art antérieur. De plus, contrairement à l’approche problème-solution de l’OEB, la JUB ne semble pas encore convaincue de la nécessité qu’il y ait une attente raisonnable de succès pour démontrer l’évidence.
Malgré ces différences, certaines décisions de la JUB ont reconnu l’approche problème-solution de l’OEB. Par exemple, malgré le fait de ne pas utiliser l’approche problème-solution, la Division locale de Hambourg dans UPC_CFI_54/2023 a déclaré qu’une telle approche n’aurait pas conduit à un résultat différent. Cela dit, nous avons vu dans UPC_CFI_308/2023 (rapporté ici) comment les différentes approches ont conduit à des conclusions différentes sur la pertinence du même élément d’art antérieur.
Alors que la JUB approche de ses premiers 18 mois, il reste à voir à quelle fréquence ces différentes approches de l’activité inventive aboutissent à des décisions différentes sur les mêmes faits et preuves. Face à de tels risques[5], la JUB a exprimé le désir de réduire le risque de décisions contradictoires entre la JUB et l’OEB. De même, les renvois de cette année devant la Grande Chambre,
Quatre pratiques de l’OEB qui peuvent aider à l’harmonisation avec le cadre d’activité inventive de la JUB
- L’approche « problème-solution » de l’OEB est optionnelle
Parce que l’approche problème-solution est presque universellement appliquée par l’OEB, il est facile d’oublier qu’elle n’est pas obligatoire. En fait, en avril de cette année, la Grande Chambre nous a rappelé la nature optionnelle de cette approche en confirmant qu’il n’y avait aucune obligation d’appliquer l’approche problème-solution[7]. Même dans G2/21, la Grande Chambre a simplement indiqué que cette approche était simplement « régulièrement appliquée »[8]. Il est difficile d’envisager que l’approche soit complètement abandonnée par l’OEB étant donné le rôle central qu’elle a joué dans le développement de la jurisprudence sur l’activité inventive des Chambres de recours. Cependant, il sera intéressant de voir si une plus grande flexibilité est appliquée aux différentes étapes de l’approche.
- Partir de multiples points de départ
Bien que l’approche problème-solution de l’OEB exige d’identifier l’art antérieur le plus proche, l’approche n’exclut pas nécessairement la possibilité qu’une personne du métier ait le choix entre plusieurs voies praticables qui pourraient mener à l’invention. Dans de tels scénarios, plusieurs décisions de l’OEB ont confirmé que la logique de l’approche problème-solution doit être évaluée par rapport à toutes ces voies possibles avant qu’une activité inventive puisse être reconnue[9].
Dans T 967/97, la Chambre a également constaté que, si une activité inventive devait être niée, le choix du point de départ ne nécessitait aucune justification. En règle générale, l’invention revendiquée devait être non évidente eu égard à tout art antérieur (T261/19). Certains praticiens de l’OEB peuvent voir ces lignes de jurisprudence comme étant relativement spécialisées. Cependant, ces décisions sont citées dans la Jurisprudence des Chambres de recours au CLBA, I, D, 3.1. De plus, à certains égards, ces décisions montrent une approche encore plus généreuse de la sélection du point de départ que la JUB. Par exemple, contrairement à T0967/97 dans laquelle aucune justification pour un point de départ n’était jugée nécessaire, la JUB semble exiger que la sélection d’un élément d’art antérieur soit justifiée[10]. De plus, de récentes décisions des Chambres de recours de l’OEB ont reconnu que différentes approches ont été prises lors de la sélection de l’art antérieur le plus proche selon le domaine technique de l’invention en question[11]. Cela suggère que les Chambres de recours ne sont pas figées dans leurs habitudes en ce qui concerne la sélection de l’art antérieur le plus proche et qu’il peut y avoir de la flexibilité selon les faits de l’affaire.
- Tous les effets techniques ne soutiennent pas une activité inventive
Comme discuté ci-dessus, la JUB examine l’activité inventive de manière holistique et considère une invention comme évidente si la personne du métier serait motivée à mettre en œuvre la solution revendiquée comme étape suivante dans le développement de l’art antérieur. Cela contraste avec l’approche de l’OEB, qui considère la question de l’évidence à la lumière des effets techniques obtenus par les caractéristiques distinctives de l’invention.
Cela ne veut pas dire, cependant, qu’un effet technique découlant de la ou des différence(s) technique(s) peut toujours être invoqué pour soutenir une activité inventive devant l’OEB. Il y a des circonstances où les Chambres ont ignoré les effets techniques découlant des caractéristiques distinctives et, au lieu de cela, ont considéré l’évidence dans un contexte plus large de savoir si l’objet revendiqué aurait été évident de toute façon. Cette approche plus large est généralement adoptée lorsque l’effet technique en question est considéré comme un effet bonus[12] découlant d’un enseignement déjà évident. Par exemple, s’il aurait déjà été évident pour une personne du métier d’arriver à l’invention, une telle revendication manquait d’activité inventive, même si un effet supplémentaire (possiblement imprévu) était obtenu. C’était la situation récemment dans T1079/18, où la non-hygroscopie associée à un polymorphe particulier était vue comme un effet bonus qu’une personne du métier obtiendrait inévitablement lors du criblage de formes polymorphes avec une solubilité plus élevée.
Bien que certaines Chambres aient constaté un manque d’activité inventive basé sur la jurisprudence de l’effet bonus, de nombreux praticiens attesteront qu’il peut souvent être difficile de convaincre une Division d’opposition ou une Chambre de recours d’ignorer un effet technique qui peut être obtenu dans toute la portée de l’invention. Même lorsque la jurisprudence de l’effet bonus est appliquée, elle peut être appliquée de manière assez restrictive. Par exemple, récemment, dans T1356/21, la Chambre a raisonné que l’utilisation de caractéristiques conduisant à des améliorations attendues pourrait encore être brevetable si elles fournissaient un effet supplémentaire, si l’utilisation de telles caractéristiques impliquait un choix parmi une multiplicité de possibilités. Cela était contrasté avec un scénario où un manque de choix créait une « voie unique » vers l’effet supplémentaire et, par conséquent, l’invention. La nécessité d’une telle « voie unique », cependant, fait l’objet de débat, et, en contraste, la Chambre dans T1317/13 a jugé qu’une situation de « voie unique » n’était pas un prérequis pour qu’un effet technique soit considéré comme un effet bonus qui ne pouvait pas soutenir une activité inventive.
Bien qu’il reste de l’incertitude quant aux circonstances dans lesquelles un effet technique peut être ignoré comme effet bonus, il ne fait aucun doute que la jurisprudence de l’effet bonus a connu une petite résurgence avec des Chambres dans un nombre limité de décisions montrant une volonté d’ignorer les effets techniques dans certaines circonstances. Il est possible qu’une vision plus large de ce qui constitue un effet bonus comme vu dans T1317/13 puisse nous rapprocher d’une approche plus holistique de l’évidence, en meilleur alignement avec l’approche prise par la JUB. Il sera intéressant de voir si cette ligne de jurisprudence continue à gagner du terrain.
- Il n’y a pas toujours besoin d’une attente raisonnable de succès
La jurisprudence établie des Chambres de recours tend à considérer qu’une ligne de conduite est évidente si une personne du métier l’aurait menée avec une attente raisonnable de succès[13]. Cependant, cela ne veut pas dire qu’une attente raisonnable de succès est toujours nécessaire pour démontrer l’évidence. Il y a une ligne croissante de jurisprudence qui soutient que, lorsque ni la mise en œuvre ni le test d’une approche suggérée par l’art antérieur n’impliquent de difficultés techniques particulières, la personne du métier aurait au moins adopté une attitude « essayer et voir ». Dans de telles situations, le concept d’« attente raisonnable de succès » ne s’applique pas, car une personne du métier préférerait vérifier si la solution potentielle fonctionnait, plutôt que d’abandonner le projet parce que le succès n’était pas certain[14].
Cette attitude « essayer et voir » a été affirmée dans T2565/19, où la Chambre a jugé qu’il y avait une incitation générale à appliquer les connaissances des modèles animaux aux humains. Le titulaire du brevet a soutenu qu’il y avait une explication alternative pour le résultat vu chez les rats, qui ne serait pas applicable aux humains, privant la personne du métier de toute attente raisonnable de succès. La Chambre n’était pas d’accord. L’incitation générale à appliquer les connaissances des modèles animaux aux humains était suffisante pour motiver la personne du métier à essayer l’art antérieur sur les humains parce que les circonstances ne méritaient aucune attente raisonnable de succès.
Comme la ligne de jurisprudence de l’effet bonus, la ligne de jurisprudence « essayer et voir » a sans doute le potentiel de se prêter à une vision plus holistique de l’activité inventive. De plus, avec une attitude « essayer et voir », l’évidence n’est pas basée sur une attente raisonnable de résoudre le problème technique basé sur les effets techniques découlant des caractéristiques distinctives de l’invention. Encore une fois, par conséquent, il sera intéressant de voir si cette ligne de jurisprudence continue à gagner du terrain, particulièrement dans les domaines des sciences de la vie et chimiques où l’approche est plus couramment appliquée.
Conclusions
Il est probablement trop tôt pour dire si les approches divergentes de l’activité inventive conduiront à des décisions contradictoires à l’OEB et à la JUB. Cependant, comme discuté ci-dessus, il semble y avoir un désir de la part de l’OEB et de la JUB pour une meilleure harmonisation dans la façon dont la CBE est appliquée aux brevets européens et unitaires. La jurisprudence des Chambres de recours de l’OEB contient sans doute des décisions qui, bien que n’étant pas actuellement suivies de manière cohérente, ont des similitudes avec l’approche plus holistique de la JUB concernant l’activité inventive. Si l’OEB décide de se diriger vers l’harmonisation, il est possible que certaines de ces décisions gagnent en influence car elles partagent sans doute plus en commun avec l’approche holistique que nous avons vue adoptée par la JUB.
Cela dit, bien que l’harmonisation ait le potentiel d’augmenter la sécurité juridique, il est relativement rare que deux affaires menées dans des forums différents soient basées sur les mêmes faits, preuves et arguments. Par exemple, il peut y avoir plus de possibilités d’examiner les preuves d’experts devant la JUB qu’à l’OEB et cela peut influencer des questions comme les connaissances générales communes. Une plus grande harmonisation entre la JUB et l’OEB, par conséquent, peut ne pas nécessairement aboutir aux mêmes décisions, car les affaires présentées devant les deux forums peuvent différer. En effet, à condition que la période d’opposition de 9 mois ne soit pas écoulée, certaines parties peuvent voir un avantage tactique à utiliser l’OEB comme avenue supplémentaire pour la révocation centrale aux côtés de la JUB, particulièrement puisque les procédures de l’OEB sont susceptibles d’être plus rentables. Avec le nombre d’oppositions de l’OEB déposées en déclin selon les rapports, nous pouvons aussi nous attendre à ce que les décisions de l’OEB soient émises plus rapidement, et cela pourrait potentiellement affecter le nombre de procédures de la JUB qui sont suspendues en attendant l’issue des décisions devant l’OEB. Cela, en soi, peut réduire le risque de décisions contradictoires, particulièrement en ce qui concerne la validité car le forum prenant la décision en second aura le bénéfice de la décision antérieure.
De plus, des questions comme l’activité inventive n’existent pas dans le vide et la question de savoir si l’objet revendiqué possède une activité inventive dépendra souvent de la façon dont la revendication est interprétée. Il reste à décider si l’approche dominante de l’OEB de donner la primauté aux revendications changera suite à la décision sur l’interprétation des revendications de la Grande Chambre sur G1/24 prévue pour le printemps prochain. Selon l’issue du renvoi, nous pouvons encore nous attendre à quelques différences de résultat devant l’OEB et la JUB. De plus, les brevets européens peuvent être validés dans des pays, comme le Royaume-Uni, qui font partie de la CBE mais pas de la JUB. Par conséquent, même avec une harmonisation accrue entre l’OEB et la JUB, cela peut ne pas nécessairement aboutir à une harmonisation dans tous les pays où un brevet européen a effet.
En conclusion, il semble y avoir des voies que l’OEB peut prendre pour augmenter l’harmonisation avec la JUB. Cela peut nous rapprocher d’un pas vers l’harmonisation de la façon dont la CBE est interprétée lors de l’évaluation des droits conférés par les brevets unitaires et européens. À présent, cependant, les différences entre les approches de la JUB et de l’OEB concernant l’activité inventive ne sont qu’une partie du puzzle pour résoudre le problème de l’harmonisation. Nous avons hâte de voir comment l’interaction entre la JUB, l’OEB et les tribunaux nationaux continue de se dérouler.
Cet article a été préparé par Hsu Min Chung, Associée et Conseil en Brevets
[1] UPC_CFI-361/2023 ; UPC_CFI_80/2023 ; UPC_CoA_22/2024 ; G1/24 et G2/24
[4] UPC CFI 315 /2023 ; UPC_CFI_308/2023
[5] UPC_CFI-361/2023 ; UPC_CFI_80/2023 ; UPC_CoA_22/2024
[6] https://www.epo.org/en/applying/european/unitary/upc
[7] point 7 des motifs, R8/19
[8] point 24 des motifs, G2/21
[10] UPC 252/2023
