La dernière mise à jour sur G1/22 & G2/22

En février 2022, deux questions ont été soumises à la Grande Chambre de recours de l’OEB (GCR) concernant le droit à la priorité. La première question demande si l’OEB a compétence pour décider si un droit de priorité a été valablement transféré. La deuxième question examine si la revendication de priorité pour la désignation européenne d’une demande PCT peut être considérée comme valide si la demande PCT n’a été déposée au même nom que la demande de priorité que pour la désignation des États-Unis et non pour les autres États désignés. Veuillez consulter ici notre article précédent.

La GCR a maintenant publié sa décision et les résultats sont favorables aux titulaires de brevets. La GCR a confirmé qu’il existe une « présomption réfutable » que la revendication de priorité est valide. Selon la GCR, en l’absence d’indications claires du contraire, le dépôt conjoint de la demande PCT démontre un « accord implicite » permettant au demandeur de la désignation EP de s’appuyer sur le droit de priorité établi par le dépôt de la demande de priorité par le demandeur pour la désignation des États-Unis.

Contexte du renvoi

Une demande PCT revendiquait la priorité d’une demande provisoire américaine. Dans la demande PCT, les demandeurs désignés pour les États-Unis étaient identiques aux demandeurs de la demande provisoire américaine dont la priorité était revendiquée. Cependant, pour les autres États désignés dans la demande PCT, y compris l’OEB, les demandeurs n’étaient pas identiques aux demandeurs de la demande provisoire américaine. Une entité juridique était inscrite comme demandeur pour l’OEB tandis que les inventeurs étaient inscrits comme demandeurs pour les États-Unis.

Au cours de la procédure d’examen du brevet européen, des opposants ont contesté le droit de l’entité juridique à revendiquer la priorité puisque seul l’un des inventeurs avait transféré ses droits à l’entité juridique. L’entité juridique a fait valoir qu’un transfert écrit de tous les droits des inventeurs n’était pas nécessaire en raison de l’approche de « codemandeur » de l’OEB qui trouve son fondement dans l’article 118 CBE. La chambre de recours a remarqué qu’il y avait eu plusieurs cas où cette question s’était posée et où la pratique avait été divergente. Ainsi, deux questions ont été soumises à la GCR afin de clarifier la question du droit à la priorité lorsque les demandeurs d’une demande ultérieure n’étaient pas identiques à ceux de la demande de priorité antérieure.

Les questions

La première question demandait si l’OEB avait compétence pour prendre des décisions sur la question de savoir si une partie est en droit de revendiquer la priorité d’une demande de priorité.

La deuxième question demandait si une partie B pouvait valablement s’appuyer sur le droit de priorité revendiqué dans une demande PCT si la demande PCT désignait la partie A uniquement pour les États-Unis et la partie B pour l’OEB, et si la demande PCT revendiquait la priorité d’une demande où seule la partie A était inscrite comme demandeur.

Les réponses

Concernant la première question, la GCR a décidé que l’OEB a bien compétence pour prendre des décisions sur la question de savoir si une partie est en droit de revendiquer la priorité. Si l’OEB ne pouvait pas déterminer si une revendication de priorité était valide, il ne pourrait pas évaluer l’état de la technique entre la date de priorité et la demande ultérieure et ne pourrait pas déterminer la brevetabilité d’une demande. De plus, le droit de priorité est régi par la CBE et doit donc être évalué par l’OEB indépendamment des lois nationales.

Concernant la deuxième question, la GCR a conclu que, lorsqu’une partie revendique une priorité, l’OEB présumera que cette partie a le droit de le faire, sauf s’il existe des preuves solides du contraire. La GCR qualifie cette conclusion de « présomption réfutable » de la validité de la revendication de priorité d’une partie. La présomption est basée sur un « accord implicite » entre les parties car, pour qu’une partie puisse revendiquer une priorité, cette partie doit collaborer avec les demandeurs de la priorité afin d’obtenir des copies certifiées de la demande de priorité qui sont nécessaires pour poursuivre la demande ultérieure. Par conséquent, il y aura une présomption que la partie B peut valablement revendiquer la priorité d’une demande de priorité au nom de la partie A, même s’il n’y a aucun membre en commun entre les parties A et B. La GCR envisage qu’il puisse y avoir des cas où le demandeur de la priorité a des raisons valables de ne pas laisser l’autre partie revendiquer la priorité, par exemple, si le demandeur ultérieur a agi de mauvaise foi. Pour cette raison, elle a inclus le mot « réfutable » dans sa décision, laissant ouverte la possibilité de contester la validité de la revendication de priorité s’il existait des preuves claires qu’il n’y avait en fait aucun « accord implicite » entre les parties.

La GCR a également confirmé qu’il n’y a pas d’exigences formelles pour transférer les droits de priorité d’une partie à une autre. On suppose que lorsque le titre d’un brevet est cédé d’une partie à une autre, le transfert de priorité est cédé avec lui.

Commentaire

Attaquer la revendication de priorité d’un brevet est une approche courante des opposants pour contester la brevetabilité d’une demande. Par exemple, une revendication de priorité invalide peut permettre aux opposants de s’appuyer sur des divulgations intermédiaires comme état de la technique (souvent de la part des inventeurs). De plus, dans certains cas, la perte de priorité peut signifier que des demandes de brevet antérieures qui ne seraient autrement citables que pour la nouveauté en vertu de l’article 54(3) CBE peuvent devenir pertinentes à la fois pour la nouveauté et l’activité inventive.

Face à une contestation de la priorité, certaines décisions antérieures de l’OEB exigeaient que le titulaire du brevet démontre qu’un transfert valide des droits avait été effectué du demandeur de la demande de priorité au demandeur du dépôt ultérieur. Cependant, la charge de la preuve a maintenant été inversée et « la partie qui conteste le droit du demandeur ultérieur à la priorité doit prouver que ce droit fait défaut ». En pratique, cela peut être difficile à prouver car de tels documents de transfert de titre ne sont généralement pas accessibles au public et sont uniquement entre les mains du demandeur de la priorité et du cessionnaire. Par conséquent, les résultats de cette décision seront une bonne nouvelle pour les titulaires de brevets, bien qu’elle affectera également les titulaires de brevets qui tentent d’écarter de l’examen des documents de priorité relevant uniquement de la nouveauté sur la base de considérations similaires en matière de priorité