Oui, étant donné que la JUB représente un changement fondamental dans le contentieux des brevets européens, une période transitoire d’au moins 7 ans (potentiellement extensible à 14 ans) a été mise en place. Pendant la période transitoire, il sera possible de demander le désengagement de tous les brevets européens, demandes de brevet publiées et certificats complémentaires de protection (CCP) de la compétence de la JUB.

S’il est important pour votre entreprise que la JUB n’ait jamais compétence sur vos brevets européens, il sera possible de désengager vos brevets européens.

Le désengagement sera disponible pour les BE dans les EM-P pendant la phase transitoire de la JUB, qui durera les 7 premières années (extensible à 14 ans), à condition qu’aucun contentieux n’ait été engagé devant la JUB. Le désengagement durera toute la vie du brevet.

La demande de désengagement doit être faite pour tous les États pour lesquels le brevet européen a été délivré ou qui ont été désignés dans la demande.

Pour les CCP, tous les CCP nationaux délivrés et chacun des brevets européens sous-jacents sur lesquels ils sont basés doivent être désengagés. Cela peut nécessiter de désengager des brevets européens expirés, ce qui est expressément autorisé sous les dispositions transitoires.

Le Comité préparatoire de la JUB a décidé qu’il n’y aura pas de taxe officielle pour déposer une demande de désengagement. Nous anticipons cependant qu’il y aura des coûts associés pour s’assurer que les désengagements sont effectués de manière valide.

Qui peut exercer le désengagement ?

La ou les personnes qui ont le droit d’être propriétaire du brevet européen ou demandeur d’une demande de brevet européen peuvent exercer le désengagement. La question de savoir qui a le droit d’être propriétaire ou demandeur est un test juridique de fond.

S’il y a plus d’un propriétaire (par exemple, le brevet est copropriété ou le faisceau de brevets BE ont été cédés à différentes entreprises), tous les propriétaires doivent demander le désengagement ensemble. Si des CCP ont été délivrés, tous les propriétaires du brevet et tous les titulaires de CCP doivent déposer le désengagement. Les licenciés (exclusifs ou autres) ne peuvent pas déposer le désengagement – cela doit être discuté avec le propriétaire du brevet ; dans de nombreux cas, les intérêts du licencié et du propriétaire du brevet seront alignés.

Identifier le propriétaire ou le demandeur peut ne pas être simple, particulièrement si les brevets ou demandes de brevet sont détenus conjointement, ou lorsque des arrangements intra-groupe complexes existent, par exemple, lorsque différentes entités locales ont des droits de propriété dans différents pays.

Le désengagement n’est effectif qu’à partir de la date d’inscription au Registre. Le Greffe de la JUB doit vérifier que les exigences pour un désengagement ont été respectées et devrait questionner les demandes de désengagement lorsque la propriété n’est pas claire. Lorsque la demande est acceptée, le désengagement sera inscrit au Registre. Le Registre sera consultable et maintenu par le Greffe. L’OEB affichera également les données pour les brevets européens qui ont été désengagés et où ce désengagement a été retiré.

Si le désengagement n’est pas effectué de manière valide ou n’inclut pas toutes les personnes ayant le droit d’être propriétaire(s), alors il peut être contesté devant la JUB.

Qui est le propriétaire d’un brevet européen ?

La personne ayant le droit d’être enregistrée comme propriétaire selon la loi de chaque État membre contractant dans lequel ce brevet européen a été validé sera traitée comme le propriétaire, indépendamment du fait que cette personne soit effectivement enregistrée dans le registre national des brevets pertinent.

Il existe une présomption réfutable que la ou les personnes figurant dans chaque registre national des brevets est/sont le ou les propriétaire(s). Il est possible, cependant, qu’un transfert de brevet n’ait pas été enregistré, et l’entité listée comme propriétaire à l’office national des brevets peut ne pas avoir le droit d’exercer le désengagement.

Pour s’assurer que le désengagement est valide, il doit être convenu et autorisé par tous les propriétaires du brevet européen. Lorsque le brevet est détenu conjointement ou en copropriété (c’est-à-dire que différents BE nationaux sont détenus par différents propriétaires), alors, en l’absence d’un accord qui régit la décision de se désengager (ou non), tous les propriétaires actuels doivent être d’accord.

S’il n’y a pas d’accord, alors une demande de désengagement ne peut pas être déposée.

Qui est le demandeur d’une demande de brevet européen ?

La personne ayant le droit d’être enregistrée comme demandeur sera traitée comme demandeur, qu’une telle personne soit ou non effectivement enregistrée dans le Registre des brevets européens. Il existe une présomption réfutable que la personne figurant dans le registre des brevets européens est le demandeur.

Pour s’assurer que le désengagement est valide, il doit être convenu et autorisé par tous les demandeurs de la demande de brevet européen. S’il n’y a pas d’accord, alors une demande de désengagement ne peut pas être déposée.

D’un point de vue pratique, il sera probablement plus facile d’identifier le ou les demandeurs corrects pendant la phase européenne de poursuite. Si un désengagement pour une demande de brevet européen a été inscrit au Registre de désengagement, le désengagement continue de s’appliquer au faisceau pertinent de brevets européens nationaux, une fois délivrés. Si vous décidez de demander la délivrance du brevet unitaire, cela retirera automatiquement le désengagement.

Comment me désengager

La demande de désengagement doit être faite par le système de dépôt en ligne du tribunal et sera gérée par le Greffe de la JUB. Les Représentants JUB d’HGF peuvent déposer le désengagement en votre nom si vous nous chargez de le faire.

Lorsque la personne déposant la demande de désengagement n’est pas enregistrée comme propriétaire ou demandeur dans les registres nationaux des brevets ou le registre des brevets européens respectivement, alors elle doit déposer une Déclaration de propriété. La Déclaration de propriété doit confirmer que la personne déposant la demande de désengagement est le propriétaire/demandeur et a le droit de déposer la demande de désengagement.

Le Greffe inscrira la demande de désengagement au Registre de désengagement dès que possible après réception.

Si le Greffe détermine qu’il y a des erreurs ou des informations manquantes, il peut demander que celles-ci soient corrigées. Si une correction est déposée, le désengagement est effectif à partir de la date où la correction est notée dans le Registre de désengagement. Si le désengagement est contesté (c’est-à-dire par une action en révocation devant la JUB) et jugé invalide, vous ne pourrez pas corriger cela car le contentieux devant la JUB prendra la précédence.

Les demandes de désengagement faites pendant la Phase transitoire ne seront acceptées que si aucun contentieux n’a été commencé contre le brevet devant la JUB.

Quelles informations dois-je considérer pour désengager mon brevet européen ?

Le désengagement doit être fait en faisceau et doit inclure tous les propriétaires ou demandeurs qui ont le droit d’être enregistrés comme propriétaire selon la loi nationale. À présent, il y a 18 États membres de l’UE participant à la JUB (attendu d’augmenter à 24 EM UE au fil du temps) et la position concernant la propriété devra être vérifiée dans chaque pays.

• D’abord, vous devrez identifier quels brevets européens ou demandes de brevet vous voulez laisser dans le système JUB et lesquels désengager (Voir Facteurs à considérer).
• Pour chaque brevet européen délivré, vous devrez vérifier l’identité et fournir les détails (nom et adresse postale) pour le ou les propriétaires de chaque BE national qui a été validé et est en vigueur.
• Pour chaque demande de brevet européen, vous devrez vérifier l’identité et fournir les détails (nom et adresse postale) pour tous les demandeurs.
• Lorsqu’il y a des CCP délivrés, les titulaires de tous les CCP devront également être vérifiés et les détails (nom et adresse postale) fournis.
• Si le brevet européen ou la demande de brevet est détenu en propriété exclusive, les vérifications requises seront probablement plus simples.
• Si le brevet européen ou les demandes de brevet sont détenus conjointement, ou lorsque des arrangements intra-groupe complexes existent, par exemple, lorsque différentes entités locales ont des droits de propriété dans différents pays, identifier le propriétaire peut ne pas être simple. Il pourrait être nécessaire de vérifier les accords existants (par exemple, accords de collaboration, accords de coentreprise) pour déterminer si un propriétaire a le contrôle du processus de prise de décision pour le désengagement (ou le retirer à une date ultérieure).
• Bien que le point de départ pour vérifier l’identité du ou des propriétaires soit probablement le Registre des brevets de l’OEB et/ou les registres nationaux des brevets, il faut garder à l’esprit que ceux-ci ne sont pas toujours mis à jour régulièrement ou du tout. Nous conseillerions de recouper avec vos propres dossiers, particulièrement pour les transferts antérieurs.
• Lorsqu’il y a plusieurs propriétaires ou demandeurs, il sera nécessaire que tous acceptent de déposer le désengagement.
• Comme la JUB a compétence sur les brevets européens dans les EM-P, cela a le potentiel d’affecter les droits de brevet qui ont été licenciés. Les licenciés, même les licenciés exclusifs, n’ont pas de droit automatique d’être impliqués dans la décision de savoir si les droits de brevet doivent être désengagés. En l’absence de tout accord contraire, les propriétaires de brevets pourraient prendre leur propre décision sur le désengagement ou non.
• Dans de nombreux cas, les intérêts du licencié et du propriétaire du brevet seront alignés. De nombreux propriétaires de brevets, particulièrement ceux avec des licenciés exclusifs, chercheront les avis de leurs licenciés. Les licenciés devraient réviser les termes de la licence, et lorsqu’ils ont une stratégie de désengagement préférée, communiquer cela au propriétaire du brevet le plus tôt possible. Si un accord peut être atteint, cela devrait être enregistré et possiblement formellement convenu comme une lettre annexe ou un amendement.
• Les brevetés devraient également être conscients que d’autres types d’accords pourraient créer des intérêts de propriété ou des licences. Cela inclut les accords de transfert de matériel, les accords de recherche et de services contractuels, les accords de fabrication ou les accords de développement et de commercialisation. Lorsque de tels accords existent, la stratégie JUB des brevetés devrait inclure une révision pour déterminer si une action doit être prise.

Comment les désengagements peuvent-ils être contestés devant la JUB ?

Une des raisons principales pour exercer un désengagement pour un brevet européen est d’éviter une action pour une révocation centrale devant la JUB. Si un tiers considère qu’il est probable qu’un désengagement n’a pas été exercé de manière valide, alors il peut initier des procédures de révocation centrale devant la Division centrale de la JUB.

Les brevetés ont un temps très court (moins de trois mois) pour présenter leur défense à une action en révocation. Ils ont également un mois pour déposer une objection préliminaire contre une action en révocation déposée. Une des raisons pour soulever une objection préliminaire est qu’un désengagement a été validement effectué par toutes les personnes ayant le droit d’être propriétaire. Les procédures d’objection préliminaire devraient être soutenues par des soumissions détaillées et des preuves démontrant que la ou les personnes ayant le droit d’être propriétaire(s) ont demandé le désengagement. Si la documentation de soutien et l’analyse de la chaîne de titre n’ont pas été faites pendant le processus de décision de désengager le BE, il y aura une pression significative de temps et de coûts sur l’équipe commerciale et/ou juridique pour faire cet exercice rapidement mais minutieusement.

Si la Division centrale de la JUB juge que le désengagement n’a pas été validement exécuté et que des procédures sont en cours devant la JUB, il n’est pas possible de rectifier les erreurs pour effectuer un nouveau désengagement. Les procédures de révocation devant la JUB continueront jusqu’à résolution pour les brevets européens valides et en vigueur dans les États membres de l’UE participants.

Puis-je retirer mon désengagement à une date ultérieure ?

Oui, le désengagement peut être retiré par le ou les propriétaires ou demandeurs selon le cas. Il n’y a pas de taxes officielles pour retirer le désengagement.

Toute demande de retrait du désengagement sera inefficace si une action a été commencée contre le brevet européen devant le tribunal national des brevets d’un État membre de l’UE participant avant que la demande de retrait soit inscrite au Registre.

Ceci est appelé un « verrouillage » national et a cet effet, indépendamment du fait que l’action du tribunal national soit en attente ou ait été conclue.

Lorsqu’une demande de brevet européen a été désengagée, ce désengagement sera réputé retiré automatiquement si le breveté décide de valider un BP.