Tour d’horizon de la jurisprudence

L’année 2024 a été chargée pour les marques, avec un certain nombre de décisions importantes rendues par les tribunaux britanniques, notamment Tesco c. Lidl, Thatchers c. Aldi et la très attendue décision de la Cour suprême dans l’affaire Skykick UK Ltd c. Sky Ltd.

Certaines des affaires mentionnées ci-dessus ont leur propre article, mais nous avons également rassemblé ci-dessous quelques affaires liées au commerce de détail du monde entier.

Katy Perry (marque et chanteuse) c. Katie Perry Marque (détenue par Katie Taylor, née Katie Perry)

La chanteuse américaine Katy Perry (« US Singer Katy ») a obtenu gain de cause dans son appel contre la créatrice de mode australienne Katie Taylor, dont le nom de naissance était Katie Perry. Mme Taylor, la créatrice de mode australienne, avait enregistré « Katie Perry » comme marque pour sa ligne de mode bien après que la chanteuse américaine Katy Perry soit devenue célèbre. Suite à une lettre de cessation et d’abstention de la chanteuse américaine Perry concernant le nom en 2009, Taylor a intenté une action en contrefaçon contre la chanteuse américaine pour avoir vendu en Australie des produits portant son nom, Katy Perry. Taylor a affirmé avoir enregistré sa marque Katie Perry en 2008 et l’utiliser dans le cadre de son activité depuis 2007.

Bien que Taylor ait eu gain de cause en première instance, la décision a été annulée en appel. Taylor était au courant de la réputation internationale de US Singer Perry avant d’enregistrer sa propre marque « Katie Perry », et US Singer Perry utilisait son nom comme marque depuis cinq ans avant que Taylor ne démarre sa propre entreprise.

Principaux points à retenir : une réputation internationale antérieure peut l’emporter sur un enregistrement de marque déposé ultérieurement. Il n’existe pas non plus de droit inhérent d’utiliser ou d’enregistrer son nom précédent, et surtout lorsque les motifs d’utilisation et d’enregistrement semblent découler de l’avantage indu que l’on obtiendrait en le faisant.

Douwe Egberts c. Cantarella Bros

Douwe Egberts a affirmé que Canterella portait atteinte à ses droits sur sa marque déposée pour la forme d’un pot de café. Le pot de café de Douwe Egberts était utilisé pour vendre sa marque de café Moccona. Cantarella utilisait un pot en verre avec un couvercle à bouchon en verre pour son café Vittoria. Canterella a déposé une demande reconventionnelle en annulation de l’enregistrement de la marque 3D de Douwe.

La demande reconventionnelle a été rejetée, car Douwe Egberts avait prouvé que la forme de son pot avait acquis un caractère distinctif et pouvait être enregistrée. Toutefois, les demandes de contrefaçon ont également été rejetées. Le juge a estimé que Canterella n’avait pas utilisé la forme de son pot comme marque et qu’elle était « relativement simple ». De plus, étant donné que Vittoria est une marque de café bien connue en Australie et que le pot n’a jamais été utilisé sans étiquettes, il est peu probable que les consommateurs soient amenés à penser que le café Vittoria provient de Douwe Egberts ou de la société à l’origine de la marque Moccona.

Décision complète ici.

Principaux points à retenir : une grande partie de l’évaluation dans cette affaire reposait sur les preuves de publicités fournies par les deux parties, ainsi que sur l’importance de l’emballage et l’attention portée à cet emballage. Les publicités de Douwe Egberts se concentraient parfois sur l’emballage et sur la façon dont il pouvait être réutilisé. Ce n’était pas le cas pour Canterella, et le simple fait de présenter un produit dans un emballage ne constitue pas nécessairement une utilisation de cet emballage comme marque pour identifier et distinguer l’origine commerciale du produit de celle de tout autre produit.

Volvo – forme des phares

En juin 2024, le Tribunal de l’UE a annulé une décision de la chambre de recours de l’EUIPO. La chambre de recours de l’EUIPO avait refusé d’accepter la demande de Volvo concernant la forme d’un phare comme marque 3D. Les phares sont utilisés sur le modèle Volvo EX90 et sont connus sous le nom de « Thor Hammer Headlight » (phare marteau de Thor).

Le Tribunal a déclaré que la marque 3D atteignait le seuil de caractère distinctif minimal et serait perçue comme une indication d’origine. Il a également convenu avec les experts que la conception des phares est un facteur important lié à l’identification et à la distinction de l’origine commerciale des véhicules. Le Tribunal a également accepté que la conception des phares diffère considérablement des autres phares sur le marché.

Volvo a également déposé d’autres marques figuratives qui font l’objet d’un recours (deux dernières colonnes du tableau). Il sera intéressant de voir l’impact de cette décision sur ces recours.

Demande de MUE n° 18560591	MUE n° 16791956	Demande de MUE n° 18701931	Demande de MUE n° 18697721
Recours autorisé	enregistré	recours en instance	recours en instance

Principaux points à retenir : s’il peut être prouvé qu’un élément est distinctif, il peut être intéressant de poursuivre une affaire, même par le biais de multiples recours, en particulier s’il existe suffisamment de preuves d’utilisation et de preuves d’experts concernant le marché et l’industrie. La décision peut faciliter l’acceptation d’autres dépôts de marques 3D.

Décision du Tribunal ici.

L’outil de similarité doit être suivi

L’outil de similarité de l’EUIPO est une base de données utile comparant les produits et les services. Une décision d’octobre 2024 de la division d’annulation a statué que, plutôt que de simplement fournir des orientations, l’outil doit être suivi par les examinateurs.

L’affaire portait sur la similarité des produits à base de vin et de gin. Au moment du dépôt de la demande en nullité, le demandeur a fait valoir que l’outil de similarité montrait que le vin et le gin étaient similaires. Toutefois, un certain nombre de jugements dans d’autres affaires entre le dépôt et la décision ont conclu que le vin et le gin sont différents, et la division d’annulation est tenue de suivre les conclusions les plus récentes de l’outil de similarité.

Principaux points à retenir : l’outil de similarité fournit des orientations utiles, mais comme il est mis à jour continuellement sur la base des décisions de l’EUIPO, toute dépendance à l’égard de l’outil doit également être maintenue sous surveillance tout au long de la procédure, en particulier compte tenu de l’augmentation apparente de la dépendance à l’égard de l’outil par les examinateurs. Il reste à voir comment les tribunaux de l’UE considéreront l’outil et comment l’outil de similarité tiendra compte des décisions des tribunaux de l’UE.

Décision intégrale ici.

Jaune Kärcher

Kärcher produit une gamme de produits de nettoyage à pression, dont la couleur prédominante est le jaune. Elle possède également un enregistrement allemand pour la couleur en soi, illustrée ici :

Kärcher a intenté une action en contrefaçon contre une société italienne et sa filiale allemande qui produisaient une gamme de produits identiques sous la marque « LAVOR », en utilisant une combinaison de couleurs jaune et noir.

La décision a conclu que le jaune était un indicateur de source et que les consommateurs associeraient la couleur à Kärcher. La combinaison de couleurs des produits « LAVOR » était très similaire, voire identique. En tant que tels, les consommateurs, avec un souvenir imparfait, supposeraient que les produits sont Kärcher.

Principaux points à retenir : une décision bienvenue selon laquelle les marques de couleur peuvent être appliquées, et que les couleurs uniques, lorsqu’elles sont utilisées en combinaison avec une autre couleur, sont toujours valides. Décision ici.

Cet article a été préparé par la directrice des marques Claire Jones