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Stratégies de PI axées sur la santé
janvier 2022
Stratégies pour naviguer dans les portefeuilles de brevets européens dans le domaine de la santé.
L’obtention d’une protection par brevet est d’une importance cruciale pour les entreprises innovantes opérant dans le secteur de la santé. Les dépôts de brevets européens dans le domaine de la santé, et particulièrement ceux dans le domaine des technologies médicales (MedTech), représentent le secteur d’application le plus important avec un total de 14 295 demandes de brevets européens déposées en 2020
Croissance de la PI MedTech
Alors que les dépôts de brevets MedTech augmentent, le nombre de droits obtenus par les demandeurs opérant sur le marché de la santé augmente également. En plus de restreindre les actions des nouveaux entrants sur le marché, les portefeuilles de brevets peuvent être monétisés pour fournir des revenus de licence et des retours sur investissement en R&D. Le graphique ci-dessous (basé sur les statistiques de l’Office européen des brevets) montre que le nombre de brevets MedTech accordés en Europe a considérablement augmenté au cours des dix dernières années, reflétant l’expansion des activités de R&D dans cette industrie.
Le volume de brevets MedTech accordés présente une barrière pour ceux qui cherchent à entrer sur le marché et fait également obstacle aux entreprises MedTech existantes qui cherchent à élargir le champ de leurs opérations. Il n’est pas inhabituel que certains demandeurs obtiennent des « fourrés de brevets » qui fournissent un ensemble de droits de brevets qui se chevauchent avec l’intention de monopoliser un domaine technique particulier. À moins que les brevets problématiques ne puissent être annulés, des options de « contournement de conception » nécessitant beaucoup de main-d’œuvre peuvent être nécessaires pour contourner chaque brevet. Si les revendications des brevets pertinents sont très larges, il peut ne pas être possible ou commercialement faisable de développer une conception alternative. Dans de tels cas, les seules options restantes pourraient être de négocier un accord de licence avec le(s) propriétaire(s) du brevet ou d’abandonner entièrement la commercialisation. Il est donc important non seulement pour les entreprises innovantes de santé d’obtenir une protection par brevet pour protéger leur propre R&D, mais la PI pertinente détenue par les concurrents doit être soigneusement surveillée et maintenue sous contrôle.
Surveillance des brevets
Une stratégie efficace d’atténuation des risques nécessite de surveiller l’évolution du paysage des brevets et le développement de la PI des concurrents dans et autour de l’espace technologique pertinent. Des services de surveillance des brevets peuvent être employés pour suivre les nouveaux dépôts et identifier les brevets accordés qui pourraient poser un risque commercial. Si les revendications du brevet accordé sont considérées comme une menace, des mesures peuvent être prises pour contester la validité du brevet dans un ou plusieurs territoires où le brevet est en vigueur.
Oppositions aux brevets en Europe
Le moyen le plus efficace d’annuler un brevet en Europe est de s’opposer au brevet à l’OEB. Le résultat de l’opposition est effectif dans tous les États contractants dans lesquels le brevet est en vigueur et ne peut pas faire l’objet d’un appel national.
Les statistiques récentes publiées par l’OEB[2] montrent que les brevets accordés relatifs à la santé ont une probabilité plus élevée de faire l’objet d’une opposition. Les statistiques de 2020 indiquaient un taux d’opposition de 5,5 % et 5,9 % pour les domaines de la biotechnologie et pharmaceutique respectivement, la moyenne dans tous les domaines étant de 2,4 %. Les brevets dans le domaine MedTech étaient juste au-dessus de la moyenne à 2,5 %.
Une opposition peut être déposée par tout tiers dans les 9 mois suivant la date d’octroi d’un brevet. De plus, le tiers peut être un « homme de paille » de sorte que l’identité du véritable opposant reste inconnue. Cela peut servir de tactique de camouflage utile pour éviter d’alerter le propriétaire du brevet de la pertinence spécifique de sa PI.
Suite à une opposition, le brevet peut être maintenu tel qu’accordé, maintenu sous forme modifiée, ou révoqué. Les statistiques de l’OEB montrent qu’environ deux tiers des cas résultent en une révocation du brevet opposé ou un maintien sous forme modifiée. Lorsque le brevet est modifié, la portée de protection couverte par le brevet est réduite ou focalisée dans une direction particulière. Cela peut ouvrir de nouvelles possibilités de contournement de conception ou diminuer la pertinence du brevet par rapport au produit commercial existant ou envisagé. Une partie opposante peut donc obtenir un résultat favorable via la procédure d’opposition européenne même si le brevet ne peut pas être révoqué dans son intégralité.
Comment fonctionne la procédure d’opposition aux brevets européens
Délais
Après le dépôt d’une opposition, une partie peut s’attendre à recevoir une décision sur le résultat de l’opposition dans les 18 mois[3] basé sur le taux actuel de traitement par l’OEB.
Les décisions émises par la Division d’opposition peuvent faire l’objet d’un appel et il est relativement courant que les parties fassent appel de la décision émise. À l’heure actuelle, la rapidité de traitement par la Division d’opposition n’est pas encore égalée par les Chambres de recours, les parties attendant souvent 3 ans ou plus avant qu’une décision finale ne soit émise suite à l’appel. Des changements récents ont cependant été apportés au Règlement de procédure des Chambres de recours qui visent à accélérer la procédure d’appel.
Format
La procédure d’opposition est principalement menée par écrit et culminera en une audience orale lorsqu’elle est demandée par une ou plusieurs des parties. Lors de l’audience, chaque partie présente son cas à l’OEB avec une décision finale annoncée à la fin de la procédure orale. Ordinairement, la procédure orale sera complétée en moins d’une journée mais peut durer plus longtemps dans les cas complexes. Afin de minimiser les perturbations pendant la pandémie de COVID-19 qui empêchait les déplacements pour les audiences en personne, l’OEB a lancé un projet pilote rendant obligatoire la vidéoconférence (VICO) par défaut pour les procédures orales en opposition. Pour assurer le traitement continu des cas d’opposition, l’OEB a prolongé le projet pilote pour la conduite des audiences d’opposition par VICO jusqu’au 31 mai 2022[4]. Certaines parties supplémentaires peuvent assister à une audience d’opposition en tant que membre du public. Cela peut être un outil utile de collecte d’informations pour les parties qui ne sont pas des participants actifs à l’audience mais ont des intérêts commerciaux dans le résultat.
Coûts
La taxe pour déposer une opposition à l’OEB est relativement modeste à 815 euros. La taxe d’appel pour les grandes entités est de 2 705 euros et est réduite à 1 955 euros pour les entités plus petites telles que les PME et les universités. Bien que les taxes officielles pour l’opposition et l’appel soient assez faibles, la majorité des coûts supportés par une partie proviennent des honoraires professionnels ou autres associés à la préparation des soumissions et à la participation aux procédures orales. Cependant, les oppositions à l’OEB restent considérablement moins chères que les procédures d’invalidité de brevets dans d’autres juridictions telles que les États-Unis. La disponibilité récente de VICO pour les oppositions européennes a également permis des économies supplémentaires grâce à la réduction des coûts de voyage. En effet, deux tiers des utilisateurs interrogés par l’OEB ont évalué positivement VICO pour les procédures orales en opposition, l’une des raisons principales étant la réduction des coûts de voyage[5].
Résumé
L’expansion continue des droits de brevets dans le domaine MedTech en Europe souligne l’importance de capitaliser sur l’investissement en R&D grâce au développement d’une stratégie de brevets efficace. Bien que les entreprises innovantes investissent généralement des ressources considérables dans l’établissement de leurs propres portefeuilles de brevets, il est également important de restreindre ou d’atténuer l’impact commercial des droits de brevets accordés détenus par les concurrents. La procédure d’opposition européenne est un instrument utile disponible aux tiers qui peut être employé comme un mécanisme accessible et rentable pour affaiblir la position stratégique d’un détenteur de brevet dominant, obtenir la liberté d’exploitation et éviter les litiges, dont de nombreux tiers sont montrés comme tirant parti.
Cet article a été préparé par le Directeur des brevets d’HGF Dr Adam Hines.
[1] E. Pullicino (juin 2021), La technologie médicale est la matière la plus brevetée à l’OEB en 2020, HGF healthcare scanner
[2] Statistiques OEB 2020, Président de l’Office européen des brevets
[3] Rapport qualité OEB, section 6.3.2.3 (https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/66A405546212DDF4C12586FC00330A90/$FILE/quality_report_2020_en.pdf)
