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Contrefaçon de marque dans le métavers – une bataille entre Hermès et Mason Rothschild
mars 2023
L’affaire MetaBirkins a attiré l’attention des propriétaires de marques, des artistes et des conseils en propriété industrielle du monde entier, car c’est la première à éclairer la protection des marques dans le domaine du Métavers. Le verdict est enfin tombé et Hermès a remporté la bataille contre Mason Rothschild concernant l’utilisation de MetaBirkins pour les jetons non fongibles (« NFT »).
Résumé
En résumé, le jury fédéral de Manhattan a statué que Rothschild est responsable des infractions suivantes :
- contrefaçon de marque ;
- dilution de marque ; et
- cybersquattage.
Le jury a également déterminé que Rothschild devrait verser à Hermès 133 000 $ de dommages et intérêts pour ces infractions.1
Contexte
Les lecteurs peuvent se rappeler :
Hermès est une maison de luxe connue pour son emblématique sac Birkin. Malgré l’exclusivité et la difficulté à s’en procurer un, depuis 1986, Hermès a vendu pour plus d’un milliard de dollars de sacs Birkin aux États-Unis uniquement, dont 100 millions de dollars au cours des dix dernières années.
Rothschild, un artiste numérique également connu sous le nom de Sonny Estival, crée des NFT – des jetons numériques qui ne peuvent être ni copiés, ni substitués, ni subdivisés, et qui agissent comme des certificats d’authenticité et de propriété et peuvent apparaître sous différentes formes, y compris des œuvres d’art numériques.
En 2021, Rothschild a lancé deux projets NFT inspirés du Birkin. Le premier concernait une image numérique connue sous le nom de « Baby Birkin », représentant un fœtus de 40 semaines en gestation dans un sac Birkin transparent. Le NFT lié au « Baby Birkin » s’est vendu 23 500 $ et a été revendu plus tard 47 000 $.
Le second projet était une collection de cent images numériques appelées « MetaBirkins » qui est finalement devenue l’objet de ce litige. Chaque image représentait un sac Birkin recouvert de fausse fourrure qui, jusqu’en juin 2022, s’est vendu pour plus de 1,1 million de dollars.
Le droit
Hermès a poursuivi Rothschild en justice, alléguant que l’utilisation de la marque MetaBirkins en relation avec des NFT pour des représentations numériques de sacs Birkin recouverts de fausse fourrure portait atteinte à ses droits de marque et diluait le caractère distinctif et la notoriété qui y sont associés. Elle a également affirmé que l’utilisation du nom de domaine https://metabirkins.com était similaire au point de prêter à confusion avec la marque Birkin, et constituait donc un cas de cybersquattage.
Le fondement de la contrefaçon de marque repose généralement sur la similarité des marques et des produits/services, et sur la question de savoir si cela entraînera une confusion chez les consommateurs. Les droits de marque sur lesquels Hermès s’est appuyé couvraient, entre autres, les produits de la classe 18, y compris les sacs à main, mais pas les sacs à main virtuels. La question clé était donc de savoir si les biens virtuels liés aux NFT sont considérés comme similaires à leurs équivalents réels.
Rothschild s’est défendu en affirmant que son utilisation de MetaBirkins était une expression artistique de l’initiative sans fourrure de la mode, qui devrait être protégée par le Premier Amendement de la Constitution des États-Unis.
À cet égard, le jury a appliqué le « Test Rogers » à l’affaire, qui établit que les artistes peuvent utiliser des marques dans les titres d’œuvres d’art, à condition que cela soit artistiquement pertinent pour l’œuvre sous-jacente, ou que le titre n’induise pas explicitement le public en erreur quant à l’origine de la source de l’œuvre sous-jacente. La question a donc évolué pour examiner comment les consommateurs percevraient l’œuvre et si celle-ci était une expression artistique ou une tentative pécuniaire de profiter du nom de marque d’Hermès.
Hermès a réussi à convaincre le jury que l’utilisation de Rothschild ne méritait pas de protection artistique, en présentant des preuves d’enquête montrant une confusion réelle des consommateurs sur le marché, des extraits des communications de Rothschild avec des investisseurs sur la façon dont il était en position d’intimider une société d’un million de dollars et de gagner de l’argent grâce aux projets, tout en identifiant les intentions d’Hermès d’entrer sur le marché des NFT à un stade ultérieur. À l’appui de cela, en août 2022, Hermès a déposé une demande de marque pour Birkin en classe 9 pour les biens virtuels.
Le jury a conclu que les consommateurs, lors de l’achat des NFT MetaBirkins, comprenaient qu’ils les achetaient pour posséder exclusivement l’image numérique aux côtés des NFT. Il a également été établi que l’image numérique d’un sac à main serait considérée comme suffisamment proche des sacs à main pour constituer une contrefaçon.
Rothschild a indiqué qu’il envisageait de faire appel de cette décision de première instance. À la date de cet article, il semble que le site web et les pages de médias sociaux MetaBirkins de Rothschild soient toujours actifs.
Qu’est-ce que cela signifie pour les propriétaires de marques ?
C’est un résultat positif pour les propriétaires de marques car il élargit la portée de la protection accordée par les marques qui ne couvrent pas nécessairement la protection des biens virtuels. Ici, le test était équilibré entre les produits physiques et les œuvres artistiques dans le métavers. En considérant les préoccupations du Premier Amendement, la Cour a noté que selon les circonstances, une analyse traditionnelle pourrait s’appliquer. Ici, les produits de Rothschild étant vendus davantage comme des « biens portables », ils pourraient être considérés comme des marchandises plutôt que des œuvres artistiques.
Bien que la décision soit en faveur d’Hermès, qui jouit d’une grande réputation, il pourrait être plus difficile pour les petits propriétaires de marques de constituer leur dossier/preuves à cet égard. Ainsi, pour tout propriétaire de marque souhaitant commercer dans le métavers, ou être conscient des concurrents tiers y opérant, une approche tactique pourrait être de déposer une marque en classe 9 pour les biens virtuels, avec l’intention d’utiliser la marque dans les 5 ans suivant l’enregistrement au Royaume-Uni. C’est d’autant plus important si l’on considère les preuves déposées dans cette affaire, qui suggèrent que la prochaine cible de Rothschild était la marque de montres de luxe Patek Philippe, avec « MetaPateks ».
Dans l’ensemble, cette affaire souligne l’importance de la façon dont la marque conflictuelle est utilisée, et si l’utilisation indique que les biens/services offerts sont commercialement associés au titulaire des droits.
Cet article a été préparé par Cherry Shin, Conseil en Marques chez HGF.