Nouveau brevet unitaire et juridiction unifiée en matière de brevets : êtes-vous prêt pour la JUB ? Un guide pour les licenciés

La juridiction unifiée en matière de brevets (JUB) et un nouveau « brevet unitaire » ou « brevet européen à effet unitaire » (BU) devraient devenir une réalité d’ici la fin du deuxième trimestre 2023 et représenteront un changement important dans notre paysage européen en matière de brevets.

Si vous ou votre entreprise concédez des licences de brevets européens (BE), le nouveau système pourrait bien avoir des implications pour vous. Toutefois, les choix à faire peuvent (dans une large mesure) échapper à votre contrôle total. Il est donc important que vous examiniez attentivement vos contrats et, si nécessaire, que vous preniez contact avec votre concédant de licence.

Sur le plan contractuel, les trois thèmes clés à surveiller sont les suivants : comment les retraits peuvent être effectués et qui doit être impliqué ; l’incidence du nouveau système sur les litiges et vos droits d’implication ; et comment un brevet à effet unitaire peut être demandé.

Il devient important d’examiner ce que disent vos contrats, non seulement pour les contrats existants, mais aussi lors de la rédaction des dispositions des contrats à venir.

Commençons par le retrait.

Comment se retirer ?

Si vous prévoyez ou souhaitez que vos BE sous licence soient retirés de la JUB, vous devez connaître certaines formalités et certains délais afin de vous assurer que tout retrait sera valide et effectué en temps opportun.

La période de transition et la phase transitoire

Comme le montre le calendrier de la JUB, nous sommes maintenant dans la phase provisoire et nous nous dirigeons vers la date d’entrée en vigueur de la JUB. Toutefois, cette date d’entrée en vigueur est actuellement variable et sera dictée par la date à laquelle l’Allemagne ratifiera l’accord sur le BU. Une fois que l’Allemagne aura ratifié l’accord, une « période de transition » de trois mois commencera avant l’entrée en vigueur de la JUB.

L’objectif de cette période de transition est de donner aux propriétaires de brevets une longueur d’avance pour déposer des retraits avant l’entrée en vigueur de la JUB, date à laquelle une action pourrait être intentée contre un brevet, ce qui l’enfermerait dans le nouveau système de la JUB.

Les retraits peuvent être déposés à partir du début d’une « période de transition » jusqu’à la fin de la période transitoire (actuellement de sept ans, mais possiblement plus).

Qui peut déposer un retrait ?

Outre le calendrier, il est important de réfléchir à qui peut réellement déposer le retrait. La situation est la suivante :

• Seul le propriétaire du brevet peut déposer une demande de retrait – il s’agit probablement de votre concédant de licence ou, pour les BE sous-licenciés, du concédant de licence principal
• le propriétaire est défini comme « la personne ayant le droit d’être inscrite comme propriétaire, que cette personne soit ou non effectivement inscrite au registre des brevets tenu dans cet État membre contractant »
• cela signifie que vous ne pouvez pas simplement vous fier au « propriétaire inscrit au registre pertinent », par exemple, cela ne permettra pas de déterminer si une cession n’a pas été déposée auprès de l’office national et si, en fait, le propriétaire ayant droit est différent – votre concédant de licence peut devoir effectuer certains contrôles pour s’assurer qu’il est bien le propriétaire ayant droit, ce qui pourrait prendre du temps
• S’il y a plus d’un propriétaire (par exemple, le brevet est copropriété ou les brevets nationaux ont été cédés à différentes sociétés), tous les propriétaires doivent demander le retrait ensemble – là encore une fois, votre concédant de licence peut avoir besoin de temps pour s’assurer que tous les propriétaires ont été contactés et sont impliqués
• si des CCP ont été accordés, en plus de tous les propriétaires du brevet, tous les détenteurs de CCP doivent également déposer le retrait

Vous pouvez probablement déjà voir où des problèmes potentiels peuvent survenir.

Que pouvons-nous faire en tant que licencié ?

En bref, en tant que licencié, vous ne pourrez pas retirer unilatéralement vos BE sous licence. Si vous souhaitez que vos BE sous licence soient retirés du nouveau système, vous devrez vérifier vos droits contractuels et prendre contact avec votre concédant de licence pour discuter de ses projets. N’oubliez pas qu’un concédant de licence peut ne pas avoir envisagé ou même entendu parler du nouveau système et de ses implications et qu’il pourrait donc se réjouir de votre diligence !

Il est fort possible que tout contrat de licence contienne des dispositions obligeant les concédants de licence à impliquer leurs licenciés dans les décisions clés en matière de brevets, mais même si ce n’est pas le cas, il serait tout à fait raisonnable pour un licencié de demander une discussion. Les dispositions relatives à la propriété intellectuelle et/ou à la poursuite/au maintien des brevets dans votre contrat de licence seraient le premier endroit où chercher une couverture, bien que la planification de la JUB puisse également être ajoutée à tout comité de pilotage ou à l’ordre du jour d’une autre réunion de gouvernance, le cas échéant.

Sur le plan contractuel, il est beaucoup moins probable qu’un licencié ait le dernier mot ou soit en mesure d’obliger son concédant de licence à prendre toutes les mesures nécessaires (y compris la diligence raisonnable) pour assurer un retrait valide et effectué en temps opportun, bien qu’il vaille toujours la peine d’examiner le contrat pour voir si le concédant de licence a offert des assurances ou des obligations similaires. En supposant que le contrat de licence soit incomplet ou qu’il manque ce détail, la meilleure option pour tout licencié serait de soulever la question comme une préoccupation importante et urgente et de convenir des mesures requises avec le concédant de licence, en documentant les mesures/délais convenus comme une modification de la licence existante (si possible).

Quelles sont les implications de la JUB en matière de litiges pour un licencié ?

Eh bien, la réponse est différente selon que vous êtes un licencié exclusif ou non exclusif. En l’absence d’un accord explicite contraire, un licencié exclusif d’un BE a le même droit que le propriétaire d’intenter une action en justice pour toute contrefaçon du brevet commise après la date de la licence. Les licenciés non exclusifs n’ont toutefois pas le pouvoir de prendre des décisions concernant la JUB, sauf convention contraire expresse. Cela peut avoir un certain nombre d’implications pour tout licencié, non seulement sur la façon dont toute stratégie de la JUB est appliquée, mais aussi sur la façon dont les coûts associés sont partagés ou couverts.

Les concédants de licence ayant des licenciés exclusifs peuvent souhaiter examiner s’ils sont à l’aise avec l’étendue des droits de leurs licenciés exclusifs, en particulier à la lumière du risque que l’introduction d’un litige devant la JUB puisse entraîner une injonction/révocation à l’échelle de l’UE. Si vous êtes un licencié exclusif, vérifiez si l’étendue de vos droits a été contractuellement atténuée de quelque manière que ce soit. Si ce n’est pas le cas, il n’est pas surprenant que votre concédant de licence demande une modification des conditions. De même, si vous êtes un licencié non exclusif, vous pouvez souhaiter négocier des droits d’implication supplémentaires au moyen d’une lettre d’accompagnement ou autre.

Brevets unitaires : les licenciés peuvent-ils décider si leurs brevets sous licence doivent être demandés pour avoir un effet unitaire ?

Encore une fois, la réponse courte est probablement non et il est peu probable que les conditions de licence existantes prévoient cela. Si, en tant que licencié, vous souhaitez avoir un certain niveau de contrôle sur ces décisions et l’assurance que votre concédant de licence entreprendra les processus requis, il sera conseillé de discuter et de convenir de conditions supplémentaires au moyen d’une lettre d’accompagnement ou autre.

Résumé

Actuellement, très peu d’accords de licence existants auront été rédigés pour anticiper l’incidence de la JUB ou les décisions et les mesures requises pour déposer une demande de retrait ou pour retirer ultérieurement ce retrait. Bien que des conditions supplémentaires spécifiques à la JUB/au BU puissent être négociées et convenues par le biais de lettres d’accompagnement ou de modifications de licence, l’incidence de la JUB devrait être abordée dans tous les contrats de licence et incluse

À titre d’exemple, les licenciés peuvent souhaiter introduire des dispositions pour s’assurer qu’ils ont une influence sur :

• • si l’un ou l’ensemble des brevets qu’il concède sous licence a un effet unitaire ;
  • si les brevets doivent être retirés ;
  • qui doit déposer, soumettre et payer tout retrait ;
  • quel demandeur doit être nommé en premier (car cela peut influencer le droit applicable) ;
  • les litiges visant le brevet unitaire ; et
  • la mise en œuvre globale de la stratégie de la JUB.

S’il existe une complexité ou des problèmes concernant la propriété et/ou la prise de décision concernant le retrait et la JUB, c’est le moment où HGF peut aider les clients licenciés à examiner ces questions afin de donner le temps d’examiner tous les accords nécessaires, d’impliquer les parties concernées et de rédiger tout nouvel accord requis.