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Réussir votre premier dépôt
janvier 2022
L’une des questions les plus fréquemment posées aux conseils en brevets est « quand devons-nous déposer ? »
Le moment et le contenu d’un premier dépôt doivent constituer des décisions stratégiques importantes. Cela est particulièrement vrai dans le domaine de la santé où une large portée de revendication est souhaitée, couplée à une utilisation maximale de la durée de brevet disponible de 21 ans à compter du premier dépôt (20 ans à compter de la date de dépôt de toute demande de brevet ultérieure, par exemple une demande internationale sous le Traité de coopération en matière de brevets revendiquant la priorité). Les circonstances peuvent néanmoins nécessiter qu’un premier dépôt doive être envisagé dans une situation sous pression. Même dans ce cas, la stratégie dès le départ doit faire l’objet d’un examen attentif, tant du point de vue commercial que de la brevetabilité, pour éviter des problèmes ultérieurs. La saga des brevets CRISPR illustre bien comment les problèmes de premier dépôt peuvent être une source de problèmes coûteux et indésirables qui sont évitables.
La technologie d’édition génique communément appelée simplement CRISPR (acronyme de clustered regularly interspaced short palindromic repeats, les séquences génomiques de bactéries et d’archées qui ont fourni sa base) a reçu de nombreuses distinctions dans le monde scientifique, mais les problèmes en cours concernant la couverture par brevet en Europe et aux États-Unis, en particulier en relation avec l’utilisation dans les cellules eucaryotes, fournissent de nombreuses leçons sur l’importance d’anticiper dès le départ concernant la stratégie de brevetage pour éviter les problèmes découlant de questions formelles ou de contenu. De tels problèmes, s’ils sont reconnus au départ, peuvent être empêchés d’affaiblir une situation de brevetage par ailleurs bonne, alors poursuivez votre lecture.
La règle d’or
La règle d’or demeure qu’un premier dépôt de priorité doit avoir lieu avant toute divulgation non confidentielle de travaux ou de réflexions pertinents. Une période de grâce pour l’inventeur existe encore aux États-Unis et dans quelques autres juridictions mais pas en Europe. De plus, la meilleure situation de dépôt est celle dans laquelle la divulgation proposée ne dicte pas la date de dépôt. Il y a plutôt trois questions qu’il est recommandé de se poser :
- Croyez-vous décrire un concept nouveau ?
- Est-ce commercialement intéressant ?
- Un problème a-t-il été résolu ou simplement posé ?
Néanmoins, un problème courant rencontré est l’incertitude concernant un aspect d’une invention, par exemple si un élément est essentiel ou peut être modifié, mais un premier dépôt doit avoir lieu. Dans une telle situation, il vaut la peine de se rappeler qu’il n’est pas interdit par la loi de déposer deux demandes le même jour avec un contenu d’information différent (parfois appelé « l’option de double garantie ») et de choisir à la fin de l’année de priorité de laquelle revendiquer la priorité.
Les données sont-elles essentielles ?
La réponse stricte n’est pas simple – peut-être, ou peut-être pas, mais déposer sans données dans les domaines thérapeutiques ou diagnostiques présente un risque élevé. En réfléchissant à cette question, la question 3 ci-dessus est souvent reformulée comme suit : L’obstacle de plausibilité a-t-il été franchi ? La plausibilité n’est pas un terme de la Convention européenne sur les brevets mais ces dernières années est souvent apparue dans les décisions et rapports d’examen de l’Office européen des brevets (OEB). L’approche problème-solution de l’activité inventive à l’OEB signifie que la portée de la protection doit s’aligner sur la contribution technique. Dans le cas d’une revendication définissant une thérapie, l’obtention de l’effet thérapeutique revendiqué est une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication. Comme indiqué dans la Décision de la Chambre de recours de l’OEB T2015/20, « les brevets dans le domaine de la médecine ne doivent pas être accordés sur la base de pure spéculation ». De plus, des preuves supplémentaires post-publiées ne peuvent pas servir de base unique pour établir que la demande résout le problème qu’elle prétend résoudre.
Peut-on néanmoins soutenir que l’art antérieur fournit une base suffisante pour la plausibilité ? Les récentes Décisions de la Chambre de recours, y compris T2015/20, montrent que cela peut être faisable dans certains cas mais beaucoup dépend du tableau complet de l’art antérieur. Il n’y a pas nécessairement de contradiction entre un effet technique étant plausible à partir de l’art antérieur, mais non évident par rapport à l’art antérieur ; les normes pour considérer chacune de ces questions sont différentes. Cependant, un dilemme évidence contre plausibilité peut être facile à soulever avant ou après l’octroi.
Une clarification supplémentaire d’un renvoi à la Grande Chambre de recours (GCR) sur l’utilisation de données post-dépôt pour soutenir l’effet technique sur toute la largeur de revendication pour l’activité inventive face à seulement un petit nombre d’exemples est à prévoir bientôt à la lumière du renvoi anticipé de l’appel d’opposition OEB T0116/18. Les revendications en question concernent des combinaisons d’insecticides avec un effet synergique allégué au cœur de l’argument sur l’activité inventive, mais les questions renvoyées à la GCR traiteront plus généralement du concept de plausibilité et de l’utilisation de données post-publiées.
En attendant, le message à retenir doit être qu’un dépôt rapide sans données est mieux évité.
L’option des dépôts de priorité supplémentaires
Il sera évident de ce qui précède que la recommandation doit être de considérer l’étape du premier dépôt comme une étape pour un effort maximal concernant la divulgation habilitante et le soutien de données pour tout effet technique clé. Il peut sembler attrayant de penser en termes de dépôt rapide et bon marché, par exemple un dépôt équivalant à peu plus que le dépôt d’un projet d’article de journal. Cependant, la position de Toolgen dans les batailles de PI CRISPR illustre bien la désirabilité d’une extrapolation crédible et explicite à l’étape du premier dépôt. Toolgen a fait le premier dépôt de priorité (un dépôt provisoire américain) montrant l’utilisation d’un système CRISPR-Cas dans les cellules eucaryotes mais fait face à de sérieux problèmes aux États-Unis et en Europe pour sécuriser les revendications souhaitées tandis qu’une grande partie de l’attention se concentre sur la PI liée à CRISPR d’autres bien connus.
On peut ajouter à un premier dépôt par un ou plusieurs dépôts de priorité supplémentaires avec revendication éventuelle de dates de priorité multiples. Cependant, tout nouveau contenu dans un dépôt supplémentaire ne peut prendre que la date de ce dépôt. Par conséquent, il peut être souhaitable de s’abstenir de premier dépôt puis de divulguer immédiatement de manière non confidentielle. Cependant, la désirabilité de ceci et la facilité de réalisation ne se rencontrent souvent pas, en particulier dans le monde académique. Néanmoins, maximiser l’effort à l’étape du premier dépôt mais ensuite ne pas déposer et oublier pendant 12 mois peut porter ses fruits.
Les considérations juridiques formelles
Sous cette rubrique, deux questions se posent :
- Qui doit déposer ?
- Où déposer ? Une partie de l’invention a-t-elle été réalisée à l’étranger ?
Les collaborations s’étendant sur plus d’une juridiction sont maintenant courantes. Cela peut apporter des problèmes concernant la qualité d’inventeur et la propriété, mais aussi des problèmes concernant où déposer en raison de certaines lois nationales prévoyant une restriction de dépôt à l’étranger allant au-delà des considérations de sécurité nationale. Il est communément reconnu que lorsqu’une invention est faite aux États-Unis, on doit déposer à l’USPTO ou obtenir une licence de dépôt à l’étranger, mais il est moins bien reconnu que de telles restrictions s’appliquent aussi, par exemple, en Chine et dans certains pays européens, l’Espagne par exemple. Une option pour traiter cela en Europe est de déposer une Demande européenne en anglais au bureau national des brevets pertinent. Cela peut être fait sans paiement de taxes de dépôt si l’intention est simplement d’obtenir une date de dépôt à des fins de priorité. La recherche d’une demande équivalente peut encore être demandée ultérieurement à l’UKIPO à un coût relativement faible.
Où que le dépôt ait lieu et au nom de qui, la réalisation d’un dépôt de priorité donne naissance à un droit de priorité qu’il est souvent impératif de conserver. Sous l’Article 87 CBE, le ou les demandeurs pour revendiquer la priorité à la fin de l’année de priorité doivent être les mêmes, à moins qu’un demandeur original A ne soit ajouté par un demandeur B ou qu’un demandeur original ne soit substitué par un ayant droit. Le droit à la priorité doit être correct à la date de dépôt, mais le droit à un brevet peut être réglé plus tard. C’est la leçon à tirer du problème de priorité Marrafini qui a conduit au maintien de la révocation du EP2771468 lié à CRISPR de Broad en appel d’opposition (Appel OEB T0884/18).
Indépendamment de la nature de toute collaboration susceptible de donner naissance à de la PI, un accord de collaboration dès le départ traitant du contrôle de la PI peut éviter beaucoup de problèmes et de dépenses.
Cet article a été préparé par l’Associée et Conseil en brevets d’HGF Dr Claire Irvine.
