Le vent d’est a-t-il enfin apporté de la certitude ? La question de la fabrication d’équipement d’origine (« OEM ») en Chine est d’une importance cruciale pour les détaillants. Bien que de nombreux détaillants ne commercent pas activement sur le marché chinois, ils s’approvisionnent sans aucun doute en de nombreux produits auprès de l’« usine du monde » et beaucoup de ces produits sourcés porteront leurs marques.
Étant donné l’importance primordiale des « détourneurs de marques » et de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, la question de savoir si la fabrication de produits de marque en Chine uniquement pour l’exportation (utilisation de marque OEM) constitue une utilisation aux fins de contrefaçon de marque est un sujet important.
La Cour suprême du peuple (« CSP ») dans la décision historique Pretul (novembre 2015) a statué que l’utilisation OEM ne constituait pas une utilisation en Chine et ne constituait donc pas une contrefaçon de marque, ce qui signifie essentiellement que le propriétaire d’un enregistrement de marque chinoise ne pouvait pas empêcher l’exportation de produits OEM de marque de Chine vers un pays tiers. Il y a eu une certaine incertitude sur cette question, étant donné l’incohérence des décisions des tribunaux chinois. Cela semble maintenant être terminé, avec la CSP, la plus haute cour de Chine, rendant une deuxième décision dans l’affaire Dongfeng.
La certitude arrive avec Dongfeng
La situation factuelle autour de l’affaire Dongfeng n’est pas sans rappeler celle de Pretul. Le titulaire de la marque, Shanghai Diesel Engine Co. (« SDEC »), était propriétaire d’enregistrements de marques chinoises pour un logo incorporant le mot DONGFENG, qui signifie « vent d’est » en anglais, pour les moteurs diesel depuis le début des années quatre-vingt. Le défendeur PT Adi, une société indonésienne, était propriétaire d’un enregistrement de marque indonésienne pour la marque identique depuis 1987 pour des produits identiques. SDEC avait échoué dans son opposition à l’enregistrement de ladite marque indonésienne.
En 2013, PT Adi a passé des commandes auprès du fabricant OEM chinois Changjia pour fabriquer et livrer des moteurs diesel portant la marque DONGFENG en Indonésie. Lorsque ces marchandises étaient prêtes à être exportées, les douanes chinoises ont saisi les produits de marque, bien qu’en fin de compte ces marchandises aient été libérées et envoyées à l’exportation, car les douanes n’étaient pas sûres que le produit soit authentique ou non. Cependant, l’histoire ne s’est pas arrêtée là car en janvier 2014, SDEC a engagé une procédure pour contrefaçon de marque contre PT Adi pour la violation de ses enregistrements de marques chinoises.
En première instance, le tribunal populaire de Changzhou a statué en faveur de PT Adi, estimant qu’il n’y avait pas de contrefaçon de marque car l’utilisation OEM n’avait pas signifié que les produits de marque avaient été mis sur le marché en Chine, et donc l’utilisation de DONGFENG par PT Adi et en effet Changjia ne fonctionnait pas comme un badge d’origine commerciale sur le marché intérieur chinois. SDEC a fait appel de cette décision.
La Haute Cour populaire du Jiangsu a ensuite statué en faveur de SDEC, soulignant l’incohérence dans les décisions des tribunaux chinois. La Haute Cour populaire du Jiangsu a tenté de distinguer cette affaire de Pretul sur la base que Changjia savait que la marque DONGFENG était bien connue en Chine et associée à SDEC et qu’elle avait manqué à son devoir de vérifier la validité des droits de marque de PT Adi et a estimé que PT Adi avait faussement enregistré la marque DONGFENG en Indonésie. PT Adi a sans surprise fait appel de cette décision, notamment compte tenu de la question de juridiction.
La CSP a statué en faveur de PT Adi dans l’appel. La CSP a de nouveau suivi la décision Pretul selon laquelle l’utilisation de marque OEM n’est pas une utilisation de marque sur le marché chinois et ne constitue donc pas une utilisation qui porterait atteinte à un enregistrement de marque chinoise et ne peut pas causer de confusion sur le marché chinois. Elle a également estimé que Changjia avait rempli son devoir de diligence car elle savait que PT Adi était propriétaire d’un enregistrement de marque indonésienne pour la marque concernée pour le produit couvert et que c’était la destination finale du produit exporté.
Cette décision est logique et devrait être accueillie favorablement par tous les détaillants ayant d’importantes chaînes d’approvisionnement en Chine. Elle semble enfin apporter une certaine certitude à la question de l’utilisation de marque OEM.