La décision SkyKick : l’importance de la fonction d’origine

SkyKick UK Ltd et autre (Appelants) c. Sky Ltd et autres (Intimés) [2024] UKSC 36 devant Lord Kitchin, Lord Reed, Lord Lloyd-Jones, Lord Hamblen et Lord Burrows. Jugement rendu le 13 novembre 2024.

Affaires SkyKick : conclusions principales

1. Dans l’évaluation de la mauvaise foi, il est essentiel de considérer si la demande de marque a été faite dans l’intention d’obtenir des droits exclusifs à des fins autres que les fonctions légitimes d’une marque – la fonction la plus importante étant la fonction d’origine de la marque.
2. Si certaines parties de la spécification sont jugées comme ayant été déposées de mauvaise foi, cela n’invalide pas l’ensemble de la demande de marque, mais uniquement les parties déposées de mauvaise foi.
3. Une détermination de mauvaise foi sera basée sur l’examen de toutes les circonstances de l’affaire.
4. La Cour suprême a noté que les circonstances soutenant une conclusion de mauvaise foi dans une demande d’enregistrement d’un signe comme marque incluent typiquement les cas où la demande a été faite :

a) non pas dans l’intention de participer loyalement à la concurrence mais dans l’intention de porter atteinte, d’une manière incompatible avec les pratiques honnêtes, aux intérêts de tiers (c’est-à-dire, cibler déloyalement un tiers) (« Catégorie 1 ») ; ou

b) avec l’intention d’obtenir, sans même cibler un tiers spécifique, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’indication d’origine – et ainsi permettre au consommateur de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux ayant une origine différente (c’est-à-dire, enregistrer à des fins autres que l’utilisation de la marque comme badge d’origine, comme l’utilisation de la marque comme arme juridique) (« Catégorie 2 »).

5. Conformément à une demande de Catégorie 2, Sky avait déposé des spécifications qui incluaient des produits et services pour lesquels Sky n’avait jamais eu l’intention d’utiliser les marques, et concernant des catégories de produits et services si larges que Sky ne pouvait pas avoir eu l’intention d’utiliser les marques dans toute leur étendue.
6. De plus, le contexte du comportement de Sky a fourni un soutien puissant à l’affirmation que Sky était prête à déployer tout l’arsenal de ses marques dans des procédures d’infraction et d’opposition, nonobstant le fait que (du moins en ce qui concerne certaines spécifications) elle n’avait pas l’intention d’utiliser ces produits/services.

Comment les propriétaires de marques doivent-ils aborder le dépôt d’une marque ?

1. Au moment du dépôt, les propriétaires de marques doivent garder à l’esprit les principes fondamentaux du droit des marques. À savoir qu’une marque doit fonctionner comme un badge d’origine. L’objectif d’une marque est d’attirer et de fidéliser les clients par la qualité de ses produits ou services, et les consommateurs doivent pouvoir, sans possibilité de confusion, distinguer ces produits ou services de ceux qui ont une origine différente.

2. L’utilisation d’une terminologie générale (ou des intitulés de classes par exemple) dans la spécification, plutôt que des catégories spécifiques de produits/services, pourrait avoir l’effet involontaire de réduire la couverture de la spécification, car la Cour n’est pas disposée à étendre la signification du terme au-delà de son « sens fondamental ». Dans SkyKick, la « Migration Cloud » n’était pas couverte par les « services de courrier électronique » par exemple.

3. Les déposants de marques doivent soigneusement considérer la justification commerciale sous-tendant les produits/services pour lesquels ils font une demande sous un enregistrement particulier. Notez qu’il n’est pas requis que le déposant sache qu’il utilisera tous les produits/services spécifiés au moment du dépôt. S’il existe une réelle perspective commerciale que certains produits/services seront utilisés (et que cela peut être correctement prouvé), cela invaliderait toute allégation de mauvaise foi.

4. La majorité des propriétaires de marques ne déposent pas de spécifications excessivement larges. Cependant, pour les propriétaires de marques ayant des spécifications larges couvrant une gamme de produits/services qui n’ont jamais été destinés à être utilisés, il n’y a pas de raison de paniquer. La Cour est prête à modifier les spécifications qui sont trop larges dans leur portée pour restreindre la spécification aux produits/services destinés à être utilisés, et une demande de mauvaise foi ne rendra pas, en règle générale, une marque totalement invalide.

5. Cependant, ces décisions SkyKick peuvent entraîner que la mauvaise foi soit plus régulièrement invoquée comme motif d’invalidité, car il y a une plus grande clarté sur ce domaine du droit. Dans la mesure où des parties de la spécification d’une marque sont jugées comme ayant été déposées de mauvaise foi, ces produits/services ne seront pas opposables dans les procédures d’infraction/opposition.

Cet article a été préparé par Christie Batty, Avocate senior en propriété intellectuelle