Inquiet des brevets des concurrents ? Que faire (et que ne pas faire) !

Ces dernières années, des progrès significatifs ont été réalisés dans la compréhension de l’importance de la propriété intellectuelle (PI) pour la valeur des entreprises. Cela s’est traduit par une sensibilisation accrue aux risques potentiels associés à la contrefaçon involontaire de brevets de tiers.

Souvent, cependant, les entreprises manquent d’une stratégie solide pour traiter de tels risques. Cela tend à entraîner la mise en œuvre d’approches instinctives, qui sont inefficaces, perturbatrices et risquent d’occasionner des dommages en elles-mêmes. Avec une meilleure compréhension et un soutien approprié, une atténuation des risques efficace et efficiente est possible.

Cette préoccupation est compréhensible et justifiée. Les recours potentiellement disponibles pour un demandeur qui obtient gain de cause dans un litige de contrefaçon de brevet incluent une injonction, une ordonnance de remise ou de destruction d’articles contrefaisants et des dommages-intérêts, ou un compte de profits. Il y a également le coût de monter une défense, qui dans certains cas peut être le fardeau le plus lourd de tous.

Les gestionnaires stratégiques diligents chercheront donc souvent à réduire ou éliminer le risque de contrefaire des brevets de tiers. C’est généralement le point de départ d’une activité de « liberté d’exploitation ». Il s’agit d’un exercice potentiellement inestimable s’il est effectué correctement, mais s’il est mal exécuté, il peut conduire à la distraction, à la frustration, à des résultats inexacts et même à une augmentation du risque.

Voici mes conseils pour la liberté d’exploitation :

Conseil numéro un : objectifs réalistes

Le système de brevets est tel qu’un degré d’incertitude et de risque est pratiquement inévitable.

• Les demandes de brevet ne sont pas publiées avant environ 18 mois après leur dépôt. Par conséquent, il y a toujours 18 mois de nouvelles demandes de brevet dont on ne sait rien.
• Les demandes de brevet peuvent être recentrées, généralement de manières multiples (et potentiellement imprévisibles) avant qu’elles ne soient accordées, rendant leur portée de protection incertaine jusqu’à leur octroi.
• L’interprétation de ce qu’un brevet protège est, dans une mesure limitée, sujette aux caprices de l’opinion.
• Aucune recherche de demandes/brevets potentiellement pertinents n’est susceptible d’être parfaite.

Sans cette compréhension, la direction stratégique, les investisseurs et/ou les partenaires peuvent explicitement ou implicitement rechercher la certitude que ce qui est conçu ne devrait manifestement pas contrefaire des brevets de tiers. Cependant, comprendre qu’il existe un degré d’incertitude inhérente redéfinit nécessairement la nature de l’analyse de liberté d’exploitation et les attentes qui l’entourent. Aucune demande de certitude, générée en interne ou en externe, n’est réaliste. Néanmoins et de manière critique, le risque peut généralement être significativement géré et/ou atténué, et travailler pour y parvenir est souvent la meilleure approche.

Conseil numéro deux : engagement d’un conseil en brevets

Si une tentative est faite d’assigner une tâche de liberté d’exploitation à des ingénieurs de conception internes sans prévoir le soutien d’un conseil en brevets, il est probable que :

• La tâche apparaîtra intimidante et/ou même insurmontable, conduisant généralement à la frustration et/ou à procéder dans une direction inefficace et inutile.
• Des conclusions incorrectes et dommageables sont atteintes concernant le risque de contrefaçon et/ou les atténuations possibles. Les causes communes incluent l’omission de tenir compte de la durée de vie du brevet, l’omission de tenir compte des considérations juridictionnelles, l’omission d’apprécier les distinctions matérielles entre les demandes de brevet et les brevets, le manque de compréhension de la façon dont un brevet définit ce qui est réellement protégé, et le manque d’expérience dans la façon dont les brevets sont interprétés par les tribunaux.
• Il y aura une tentation de rechercher des approches « remède miracle », qui en réalité apportent peu. Mention spéciale ici aux rapports de cartographie de brevets. Ceux-ci ont leur place pour offrir une intelligence générale sur les concurrents, mais ne conviennent pas pour comprendre et atténuer des risques spécifiques.
• Il y aura une distraction significative de l’activité principale de conception.
• Il y aura des déclarations potentiellement dommageables (exactes ou non) enregistrées dans des dossiers physiques et/ou électroniques, qui peuvent plus tard faire l’objet d’une découverte (présentation forcée à la partie adverse) pendant un litige. Cela peut être dommageable pour un dossier de défense.

Un conseil en brevets expérimenté sera en mesure d’auditer une entreprise d’un point de vue PI et de travailler avec cette entreprise pour développer une stratégie d’analyse de liberté d’exploitation qui correspond au budget, à la tolérance au risque et aux circonstances commerciales. De manière critique, le conseil en brevets effectuera la substance de tout travail d’analyse détaillée, avec le soutien de l’entreprise, et proposera toutes atténuations conseillées. L’engagement au niveau de la direction stratégique est recommandé afin que les attentes soient raisonnablement encadrées et que la confiance soit conférée.

Conseil numéro trois : il n’y a pas de raccourcis, mais il y a la priorisation

Une analyse fiable et révélatrice de brevets de tiers est, en tout volume significatif, relativement coûteuse. C’est parce qu’il faut du temps, une expertise significative et de l’expérience pour analyser de manière fiable le risque de contrefaçon et la validité des brevets, ainsi que pour proposer des atténuations appropriées. Par conséquent, il est généralement important de prioriser, en comprenant où se trouvent les plus grands risques pour votre entreprise. Particulièrement dans le cas de produits/processus complexes, un objectif de « comprendre notre position sur tout » est rarement pratique ou proportionné.

Conseil numéro quatre : bien choisir le moment

Il n’y a pas de solution unique, mais un point optimal commun pour commencer sérieusement est lorsqu’une conception initiale est en cours de finalisation. Bien qu’un exercice de cadrage large plus précoce puisse être utile, je recommande d’éviter de tenter de concevoir par examen de brevets (« concevoir dans les lacunes »). Adopter cette approche tend à étouffer l’innovation, donne des solutions sous-optimales et/ou conduit au découragement. De même, enquêter pour la première fois seulement au moment où un engagement significatif a été pris envers une conception spécifique est indésirable, car cela peut augmenter le coût associé à l’atténuation de tout risque découvert.

Une révision périodique est également généralement conseillée. La question de la liberté d’exploitation implique de nombreuses parties dynamiques : le processus d’examen et d’amendement pour les demandes de brevet, le corpus de brevets en vigueur à un moment donné, et souvent le processus de conception de l’entreprise concernée. Par conséquent, toute analyse de liberté d’exploitation effectuée représente un « instantané » au moment pertinent, qui peut devenir obsolète.

Conseil numéro cinq : défense active

Il est souvent sous-estimé que la taille et la qualité du propre portefeuille de brevets d’une entreprise peuvent être critiques pour éviter un litige défensif. Construire la force de votre propre portefeuille à un niveau qui est au moins proportionnel à vos niveaux d’innovation et à votre taille peut aider à servir de police d’assurance. Spécifiquement, cela peut augmenter la probabilité d’un règlement négocié favorable, d’un partenariat, d’une fusion ou d’une acquisition.

En conclusion, les activités de liberté d’exploitation peuvent être relativement complexes et dynamiques, mais avec un cadrage réaliste et un soutien professionnel, elles n’ont pas besoin d’être destructrices et stressantes. De plus, elles peuvent significativement réduire le risque pour votre entreprise et même être satisfaisantes et agréables (c’est une réaction étonnamment commune !)

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’analyse et l’atténuation des risques liés à la PI pour votre entreprise, contactez marketing@hgf.com.

Cet article a été rédigé par le Directeur des Brevets John Hawtree.