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Faire le ménage dans les registres – SkyKick pourrait ouvrir la voie dans les registres des marques à travers l’Europe
octobre 2019
L’AG Tanchev a rendu son avis (longtemps attendu) dans l’affaire « Sky contre SkyKick », proposant que la CJUE statue que le manque de clarté et de précision sont des questions qui doivent être examinées par les offices des marques compétents lors du traitement d’une demande d’enregistrement d’une marque.
Les marques enregistrées qui ne répondaient pas à l’exigence de clarté et de précision ne devraient pas être déclarées invalides sur cette base. Cependant, dans la mesure où un enregistrement cherche à protéger des termes trop généraux (logiciels informatiques, services financiers et services de télécommunication donnés comme exemples) et couvre des biens et services trop larges ou variables pour être compatibles avec la fonction d’indication d’origine de la marque, l’exigence de clarté et de précision des spécifications d’une marque est engagée par les articles prévoyant l’invalidité des marques contraires à l’ordre public.
Dans son avis, l’enregistrement d’une marque pour « logiciel informatique » était injustifié et contraire à l’intérêt public car il conférait au propriétaire un monopole d’une immense portée qui ne pouvait être justifié par aucun intérêt commercial légitime du propriétaire. Dans de telles circonstances, un terme ne serait pas suffisamment clair et précis pour permettre aux tiers de déterminer l’étendue de la protection. En outre, déposer une demande d’enregistrement d’une marque sans intention de l’utiliser en relation avec les biens et services spécifiés peut constituer un élément de mauvaise foi, particulièrement s’il est prouvé que l’unique objectif du demandeur était d’empêcher les tiers d’entrer sur le marché et notamment lorsqu’il existait des preuves d’une stratégie de dépôt abusive. Lorsqu’une juridiction nationale a déterminé que de tels motifs existent, cela donnerait lieu à une invalidité partielle plutôt qu’à l’invalidation totale de la marque pour cause de mauvaise foi.
L’affaire a été renvoyée par la Haute Cour du Royaume-Uni dans une action où Sky plc (le diffuseur de télévision par satellite et numérique) avait affirmé que SkyKick (une entreprise start-up qui fournit des services informatiques de migration vers le cloud) avait violé quatre marques de l’UE et une marque britannique constituées du mot SKY par l’utilisation du signe ‘SkyKick’ et ses variantes. SkyKick a nié la contrefaçon et a demandé reconventionnellement une déclaration d’invalidité des marques, en tout ou en partie, au motif que : (i) les spécifications des biens et services manquaient de clarté et de précision et (ii) les demandes avaient été faites de mauvaise foi. L’allégation de mauvaise foi était fondée sur le fait que Sky plc n’avait pas l’intention d’utiliser les marques pour tous les biens et services spécifiés dans les spécifications respectives. SkyKick a accepté que Sky plc avait l’intention d’utiliser les marques pour certains des biens et services spécifiés. Néanmoins, l’argument principal de SkyKick était que les marques étaient invalides dans leur intégralité (l’argument du « puits empoisonné »). Alternativement, que les marques étaient invalides dans la mesure où les spécifications couvraient des biens et services pour lesquels Sky plc n’avait pas l’intention d’utiliser les marques.
La juridiction de renvoi a noté que SkyKick ne semblait pas avoir de défense contre les revendications de contrefaçon de marque de Sky plc en vertu de la législation applicable sur les marques de l’UE et nationale, malgré le fait que les marques n’avaient pas été utilisées, et n’étaient pas susceptibles d’être utilisées, pour de nombreux biens et services pour lesquels elles étaient enregistrées.
Si l’avis de l’AG Tanchev est suivi par la CJUE, il s’agit d’une affaire extrêmement importante pour les propriétaires de marques dans toute l’UE et pourrait potentiellement avoir un impact sur les portefeuilles de marques de nombreuses grandes marques, qui ont eu les ressources pour enregistrer et maintenir une large protection de leurs marques. Cela nécessitera une évaluation pour déterminer si les marques enregistrées pour des biens et services en dehors des activités commerciales du propriétaire donnent lieu à une allégation de mauvaise foi. Cela donnerait également aux tiers un outil précieux pour éliminer l’encombrement et les dépôts « bloquants » du Registre s’il apparaît que les pratiques de dépôt du propriétaire de la marque ont pu être abusives.
Cette mise à jour a été préparée par l’associée HGF Rachel Fetches. Si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires sur ce sujet ou tout autre sujet, veuillez contacter Rachel. Vous pouvez également contacter votre représentant HGF habituel ou consulter notre page Contact pour joindre le bureau HGF le plus proche.