Ingrédients de PI, partie 15 : comment et quand utiliser les secrets commerciaux pour protéger vos innovations alimentaires ou de boissons

Certains des produits les plus réussis de l’industrie alimentaire et des boissons sont protégés en tant que secrets commerciaux : les recettes de Coca Cola, du ketchup Heinz et des beignets Krispy Kreme, pour n’en citer que quelques-uns.

Les fabricants de ces produits ont tiré d’énormes avantages en conservant leurs actifs propriétaires comme secrets commerciaux plutôt que de les protéger par des brevets. Les secrets commerciaux peuvent donc être un outil puissant dans votre arsenal de PI et ne doivent pas être sous-estimés en tant que partie intégrante d’une stratégie de PI réussie

Il existe plusieurs avantages à protéger un nouveau produit alimentaire ou une boisson en tant que secret commercial plutôt que de déposer une demande de brevet. Premièrement, la protection du secret commercial peut durer indéfiniment, contrairement aux brevets qui expirent 20 ans après la date de dépôt. Deuxièmement, il n’y a pas d’exigences légales spécifiques pour qu’une information soit qualifiée de secret commercial ; contrairement aux brevets, il n’y a pas de critère de nouveauté ou d’activité inventive à surmonter. En revanche, prouver une violation d’un secret commercial et évaluer les pertes peut être plus difficile que de prouver une contrefaçon de brevet. De plus, si la protection du secret commercial est violée, une protection par brevet ultérieure ne peut pas être obtenue car l’information propriétaire aura été divulguée. Pour ces raisons, les brevets sont normalement la première considération pour les technologies alimentaires et de boissons nouvelles et inventives.

Lorsqu’il s’agit de décider de protéger vos innovations par un brevet ou un secret commercial, une première considération est le type d’information que vous souhaitez protéger. Certains types d’innovations, comme les bases de données, ne se prêtent pas à la protection par brevet et sont mieux protégés par des secrets commerciaux. Les nouveaux produits alimentaires ou boissons peuvent être adaptés à la protection par brevet, mais si la composition du produit ne peut pas être rétro-ingéniérée, un plus grand avantage peut être obtenu en conservant l’information comme secret commercial, comme la recette du Coca Cola. Les procédés de fabrication qui sont réalisés à huis clos pourraient être protégés par un brevet et/ou un secret commercial. Dans de tels cas, la forme de protection choisie peut dépendre de facteurs commerciaux, par exemple si un plus grand avantage sur les concurrents pourrait être obtenu en gardant le procédé secret, ou alternativement si un brevet serait utile pour obtenir des financements ou des revenus de licence.

Dans certains cas, une combinaison de brevets et de secrets commerciaux est la meilleure solution. Par exemple, un brevet peut être utilisé pour protéger une partie essentielle du produit ou une étape de fabrication, tout en gardant les aspects plus détaillés de la technologie (par exemple, les recettes spécifiques ou les étapes détaillées de fabrication) comme secrets commerciaux. Cela empêche les concurrents d’utiliser la partie essentielle de la technologie mais les empêche également d’avoir une compréhension complète du produit ou du processus.

Bien qu’il n’y ait pas de processus formel pour enregistrer les secrets commerciaux comme il en existe pour les brevets et les marques déposées, il ne suffit pas simplement de décider que quelque chose est un secret commercial. Pour bénéficier d’une protection, un secret commercial doit être une information qui :

· Est secrète et non généralement connue ;

· A une valeur commerciale parce qu’elle est secrète ; et

· A fait l’objet de mesures raisonnables dans les circonstances, par la personne qui en a légalement le contrôle, pour la maintenir secrète.

Ces dernières années, l’importance de procédures adéquates pour la gestion des secrets commerciaux a été mise en évidence par deux procès très médiatisés aux États-Unis. Dans le premier, un employé de Coca Cola a été reconnu coupable de vol de secrets commerciaux. Le procès s’est concentré non seulement sur les actions de l’ancienne employée, mais aussi sur les mesures de sécurité mises en place par ses employeurs pour protéger leurs informations propriétaires. Dans le second cas, cette fois dans le domaine des protéines alternatives, Meati Foods a allégué qu’un brevet accordé à Better Meat Co. (brevet américain n° 11,058,137) décrit les secrets commerciaux et les informations confidentielles de Meati. Meati a engagé huit poursuites contre Better Meat Co., notamment pour appropriation illicite de secrets commerciaux et rupture de contrat. Cette affaire est en cours.

Des mesures raisonnables doivent donc être prises pour prouver que votre innovation a été conservée comme un secret commercial afin que, en cas de fuite, vous puissiez faire valoir vos droits devant les tribunaux. Ces mesures raisonnables sont également importantes pour prévenir les fuites en premier lieu, réduisant ainsi le besoin d’application. Ces mesures peuvent inclure tout ou partie des éléments suivants :

· Mettre en œuvre une politique de gestion des secrets commerciaux

· Maintenir un registre de vos secrets commerciaux

· Restreindre l’accès aux documents confidentiels

· Former vos employés à identifier et protéger les secrets commerciaux

· Mettre en place un plan en cas de divulgation non autorisée de secrets commerciaux

· Examiner vos contrats de travail et s’assurer que les personnes qui rejoignent ou quittent l’entreprise sont conscientes de leurs obligations concernant les secrets commerciaux.

En résumé, les secrets commerciaux peuvent être un élément clé d’une stratégie de PI réussie pour protéger les actifs propriétaires dans le secteur alimentaire et des boissons. Pour toute nouvelle invention, nous recommandons de peser soigneusement les risques et les avantages de s’appuyer sur les secrets commerciaux par rapport à la demande d’un brevet. La mise en place de procédures appropriées, le contrôle de l’accès aux documents clés et la formation de votre personnel vous donneront, ainsi qu’à vos investisseurs, l’assurance que vos secrets resteront bien des secrets.

Pour toute question relative à ce qui précède, veuillez contacter l’auteur, Jennifer Bailey jbailey@hgf.com. Avec des remerciements particuliers à Lauris Kemp pour sa contribution éditoriale et à Sheena Wang pour une mise à jour sur la procédure Meati v Better Meat Co.