Renvoi à la Grande Chambre de recours de l’OEB concernant le « droit à la priorité »

Un renvoi a été fait à la Grande Chambre de recours (GCR) de l’OEB concernant le droit à la priorité. T 2719/19 a été consolidé avec T 1513/17 et les questions suivantes ont été soumises à la GCR :

I. La CBE confère-t-elle à l’OEB la compétence pour déterminer si une partie revendique valablement être un ayant cause comme mentionné à l’article 87(1)(b) CBE ?

II. Si la réponse à la question I est affirmative :

Une partie B peut-elle valablement se prévaloir du droit de priorité revendiqué dans une demande PCT aux fins de revendiquer des droits de priorité en vertu de l’article 87(1) CBE dans le cas où

1. une demande PCT désigne la partie A comme demandeur pour les États-Unis uniquement et la partie B comme demandeur pour d’autres États désignés, y compris la protection par brevet européen régional et

2. la demande PCT revendique la priorité d’une demande de brevet antérieure qui désigne la partie A comme demandeur et

3. la priorité revendiquée dans la demande PCT est conforme à l’article 4 de la Convention de Paris ?

Contexte du renvoi

La demande de priorité américaine US 60/571444 (P1) a été déposée par 3 inventeurs demandeurs : R.P. Rother, H. Wang et Z. Zhong. Par la suite, une demande PCT a été déposée qui nommait R.P. Rother, H. Wang et Z. Zhong comme demandeurs pour les États-Unis, tandis qu’elle nommait Alexion Pharmaceuticals et l’Université de Western Ontario comme demandeurs pour un brevet européen.

Une cession des droits de priorité des inventeurs Wang et Zhong à Alexion Pharmaceuticals ou à l’Université de Western Ontario n’avait pas eu lieu avant le dépôt de la demande PCT ; seul le droit de priorité de l’inventeur Rother avait été cédé à Alexion Pharmaceuticals.

La validité de la revendication de priorité a ensuite été contestée car Alexion Pharmaceuticals et l’Université de Western Ontario n’étaient pas demandeurs ou ayants cause de la demande de priorité puisque Wang et Zhong n’avaient pas transféré leur droit de priorité au moment du dépôt.

Cependant, Alexion a fait appel, arguant que lorsque les demandeurs d’une demande PCT n’étaient pas les mêmes pour tous les États désignés, ils devraient néanmoins être considérés comme des « codemandeurs ».

L' »approche des codemandeurs » est celle où la partie A est demandeur pour la demande de priorité et les parties A et B sont demandeurs pour la demande ultérieure dans laquelle le droit de priorité a été invoqué. La partie B peut bénéficier du droit de priorité auquel leur codemandeur, la partie A, avait droit. Un transfert séparé du droit de priorité à la partie B n’était pas nécessaire. L’approche des codemandeurs a été développée dans la jurisprudence de l’OEB et est décrite dans l’article 118 :

« Lorsque les demandeurs ou les titulaires d’un brevet européen ne sont pas les mêmes pour différents États contractants désignés, ils sont considérés comme codemandeurs ou copropriétaires aux fins de la procédure devant l’Office européen des brevets. L’unicité de la demande ou du brevet au cours de cette procédure n’en est pas affectée ; en particulier, le texte de la demande ou du brevet doit être uniforme pour tous les États contractants désignés, à moins que la présente convention n’en dispose autrement. »

L’argument d’Alexion était que l’approche des codemandeurs devrait également s’appliquer aux demandes PCT. C’est-à-dire qu’Alexion estimait qu’eux-mêmes, l’Université de Western Ontario, Rother, Wang et Zhong étaient tous codemandeurs de la demande PCT.

La Chambre de recours a particulièrement noté une pratique divergente concernant l’approche des codemandeurs PCT et un certain nombre de cas dans lesquels la validité de l’approche des codemandeurs PCT était ou avait été contestée (T 2749/18, T 2842/18, T 1837/19 et T 845/19). La Chambre de recours a conclu que la question était un point de droit d’importance fondamentale et méritait donc un renvoi à la Grande Chambre de recours pour obtenir des orientations sur la question de la priorité. Il est intéressant de noter que les questions renvoyées comprenaient une question sur la compétence même de l’OEB pour déterminer les questions de cession du droit de priorité, car la Chambre de recours estimait également qu’il était nécessaire de clarifier cette question.

Cette mise à jour a été préparée par le responsable des normes professionnelles de HGF, Dr Edward Pullicino.