La CJUE clarifie le test pour une nouvelle forme de mauvaise foi. Les propriétaires de marques (et leurs équipes de marques) ont poussé un petit soupir de soulagement lorsque l’arrêt tant attendu de la CJUE dans l’affaire Skykick a été rendu à la fin janvier 2020 (consultez-le ici).
Avec l’arrêt de la CJUE, nous avons constaté que le manque de clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits et services d’une marque (par exemple, « logiciel informatique ») ne constituait pas un motif de nullité comme étant contraire à l’ordre public.
Cependant, les implications de la conclusion de la CJUE selon laquelle une demande de marque déposée sans aucune intention d’utiliser la marque en relation avec les produits et services couverts par l’enregistrement constitue une mauvaise foi doivent être soigneusement considérées par ceux qui possèdent des portefeuilles de marques contenant des termes larges et/ou des spécifications étendues.
Le test établi par la CJUE pour ce type de mauvaise foi s’appliquait lorsqu’il était clair que le demandeur avait déposé la demande non pas dans le but de s’engager dans une concurrence loyale mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière incompatible avec les pratiques honnêtes, aux intérêts de tiers, ou même sans viser un tiers spécifique, avec l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. Lorsqu’une telle mauvaise foi pouvait être démontrée, cela n’invaliderait pas l’ensemble de la marque mais seulement les produits et services dont il était démontré qu’ils avaient été demandés de mauvaise foi.
Contexte
L’affaire a été renvoyée par la High Court du Royaume-Uni dans une action où Sky Plc (le diffuseur par satellite) prétendait que SkyKick (à l’époque, une start-up qui fournissait des services de technologie de l’information de migration cloud) avait contrefait cinq enregistrements antérieurs de l’UE et du Royaume-Uni pour « SKY » par l’utilisation du signe « SkyKick » :
SkyKick a formé une demande reconventionnelle selon laquelle les enregistrements de Sky devaient être invalides, en tout ou en partie, au motif que (i) les spécifications manquaient de la clarté et de la précision requises et (ii) les demandes avaient été faites de mauvaise foi. Les marques Sky Plc en question avaient des spécifications très larges couvrant des milliers de produits et services dans plusieurs classes et, en tant que telles, Sky ne pouvait pas avoir eu l’intention d’utiliser. Arnold J (comme il était alors) a renvoyé un certain nombre de questions à la CJUE concernant le rôle et la fonction des spécifications de marques et les dépôts de mauvaise foi.
Que signifie cela pour les propriétaires de marques ?
Cette affaire souligne qu’il est important de trouver le bon équilibre lors de l’examen des produits et services pour lesquels demander de nouveaux enregistrements. Lors de la demande d’une marque, les entreprises veulent s’assurer qu’il y a un élément de « protection future » en termes de produits et services pour lesquels elles font la demande. Un plan d’affaires pourrait être structuré pour se concentrer sur un domaine et s’étendre à d’autres domaines au fil du temps. Les entreprises établies peuvent envisager une expansion dans de nouveaux domaines d’activité et vouloir obtenir de nouveaux dépôts si les recherches de liberté d’exploitation sont positives. Dans l’environnement de la vente au détail, certains grossistes et marques de supermarchés peuvent avoir une justification commerciale pour des dépôts extrêmement larges. Les détaillants doivent également tenir compte de la façon dont la convergence et les nouvelles technologies pourraient avoir un impact sur leurs modèles d’affaires et leurs offres clients. Dans de tels scénarios, une spécification de marque rédigée pour englober de telles considérations devrait encore répondre aux exigences d’indiquer la qualité ou l’origine des produits et services en question au public. Lors de l’octroi, il y a une période de cinq ans pour « utiliser » la marque avant qu’elle ne soit vulnérable à la révocation pour non-usage.
Qu’est-ce qui pourrait constituer une mauvaise foi suite à cet arrêt ? Il est important de garder à l’esprit que l’arrêt de la CJUE vise les demandeurs dont les pratiques de dépôt visent à exclure injustement des tiers. C’est-à-dire soit en ciblant un concurrent potentiel connu, soit lorsque l’effet des actions du demandeur est d’exclure toute concurrence dans un domaine qui n’est pas justifiable basé sur la fonction d’une marque. Dans son arrêt, la CJUE a fait référence à la fonction d’indication d’origine, mais il est concevable que d’autres types de fonctions puissent être considérés.
En réalité, le budget disponible pour le dépôt et le maintien des marques enregistrées dans tous les territoires concentrera la majorité des entreprises sur la demande de ce qui est vraiment requis pour protéger une marque. De plus, il est de plus en plus difficile d’éviter les conflits avec d’autres propriétaires de marques ayant une protection enregistrée si les dépôts sont trop étendus. Cependant, dans un environnement hautement concurrentiel, les marques établies pourraient aller trop loin en cherchant à exclure tout tiers d’utiliser des marques identiques ou similaires au-delà des domaines principaux de l’entreprise, par des dépôts étendus couplés à des stratégies de litige et d’opposition agressives. Il faut faire attention lors de l’élaboration de telles stratégies et il est important de maintenir une vision objective quant à l’étendue de la protection qui est justifiée basée sur les activités commerciales réelles ou proposées.
Le renouvellement perpétuel des dépôts de marques avec des termes larges et/ou une spécification large après cinq ans pour éviter d’avoir à fournir une preuve d’usage dans les oppositions ou d’être sujet à des demandes reconventionnelles pour révocation pour non-usage, pourrait être problématique à la lumière de cet arrêt. Le droit des marques fournit déjà une voie pour les marques bien connues et les marques ayant une réputation pour empêcher les tiers de tirer un avantage déloyal ou d’endommager les marques clés, ainsi que de fournir la capacité de s’appuyer sur des droits non enregistrés en concurrence déloyale. Le fait que ces outils soient plus lourds en termes de preuves et par leur nature puissent avoir des résultats moins certains, ne devrait pas être une raison de chercher une protection enregistrée injustifiée.
Dans la mesure où il peut y avoir des marques enregistrées dans les portefeuilles de marques existants qui sont sans doute affectées par cet arrêt, la CJUE a clairement indiqué qu’elles ne sont invalides que dans la mesure où elles s’appliquent aux produits et services demandés de mauvaise foi. Cela signifie que les produits et services principaux, qui sont véritablement importants pour l’entreprise, ne sont pas affectés. Cependant, les propriétaires de marques seraient avisés de considérer l’impact de l’arrêt sur leurs portefeuilles existants, leurs futurs dépôts et leurs activités d’application ainsi qu’une considération du risque de réputation qu’ils aient agi de mauvaise foi.