Ingrédients de la PI : Revue de la jurisprudence estivale 2025

Alors que l’été britannique oscille une fois de plus entre coups de soleil et averses, c’est le moment idéal pour faire le point sur ce que le premier semestre de l’année a apporté en matière de décisions en matière de PI. Dans cette revue, nous explorons quelques-unes des affaires marquantes et examinons les leçons qu’elles offrent aux propriétaires de PI dans l’industrie agroalimentaire.

Marques de commerce

Tetra Laval Holdings & Finance SA c. Lami Packaging (Kunshan) Co, Ltd, EUIPO, R 12/2024/-4
Bien que cette décision ait techniquement été rendue en décembre 2024 (manquant de peu notre revue de la jurisprudence hivernale), elle mérite d’être incluse dans ce résumé car elle aborde un sujet rarement entendu – à savoir, si un enregistrement de forme 3D pouvait être protégé en tant qu’enregistrement de marque de l’UE ou était exclu comme étant fonctionnel.

Tetra Laval est titulaire de l’enregistrement de marque de l’UE n° 001620566 pour la forme 3D de son emballage Tetra Brik® couvrant les « conteneurs d’emballage et matériaux d’emballage en papier ou en papier revêtu de matière plastique » dans la classe 16 (illustré ci-dessous). Lami Packaging a intenté une action en nullité contre cet enregistrement, arguant que la marque consistait exclusivement en une forme nécessaire pour obtenir un résultat technique, ce qui est exclu par l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE, et qu’elle avait été déposée de mauvaise foi.

https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/001620566

Dans la décision initiale, la division d’annulation de l’EUIPO a donné raison à Lami Packaging, estimant que les caractéristiques essentielles de la forme – section transversale octogonale, panneaux d’angle et ailette de scellage – étaient dictées par des considérations techniques telles que l’efficacité et la stabilité des matériaux, et donc exclues de l’enregistrement.

En appel, la chambre de recours a adopté une vision plus nuancée et a infirmé la décision de la division d’annulation, précisant que l’exclusion du « résultat technique » ne s’applique que lorsque les caractéristiques essentielles de la forme remplissent une fonction technique dans l’utilisation du produit, et pas seulement dans sa fabrication. Les principales conclusions comprenaient :

• Les avantages de la forme (par exemple, un meilleur rapport volume/matériau, l’empilabilité et la manipulation) étaient pertinents pour la production et la logistique, mais n’affectaient pas directement l’utilisation de l’emballage par les acheteurs (c’est-à-dire les intermédiaires de produits alimentaires, et non le consommateur final).
• La présence d’autres formes obtenant des résultats similaires ne rendait pas automatiquement la forme contestée fonctionnelle.
• La chambre de recours a rejeté l’argument selon lequel l’impression esthétique générale pouvait l’emporter sur l’analyse de la fonctionnalité, notant que la valeur ornementale n’est pas pertinente si toutes les caractéristiques essentielles sont fonctionnelles.
• La demande de mauvaise foi a été rejetée car elle reposait entièrement sur l’argument de la fonctionnalité, qui avait échoué.

Cette décision souligne le principe selon lequel les exclusions de fonctionnalité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE doivent être évaluées à la lumière de l’utilisation du produit par le public concerné, en l’occurrence les intermédiaires de produits alimentaires, et non son processus de fabrication. Elle souligne également la charge de la preuve qui incombe aux demandeurs en nullité de démontrer qu’une marque de forme confère un monopole sur une solution technique recherchée par les concurrents.

Principaux points à retenir : Les propriétaires de marques dans les secteurs de l’emballage et de l’alimentation et des boissons peuvent se réjouir de l’approche nuancée de la chambre de recours, qui permet la protection des formes distinctives qui offrent des gains d’efficacité de fabrication, à condition que ces gains d’efficacité ne se traduisent pas par des fonctions techniques en cours d’utilisation. Toutefois, il convient de tenir compte de la justification de la conception et de toute divulgation de brevet antérieure. Si votre conception d’emballage offre des avantages techniques, assurez-vous que toute demande de marque se concentre sur le caractère distinctif de la forme plutôt que sur sa fonction. Soyez prêt à démontrer que la forme ne remplit pas une fonction technique en cours d’utilisation – telle que la distribution ou la conservation du produit – mais contribue plutôt à l’identité de la marque.

Babek International Ltd c. Iceland Foods Ltd [2025] EWHC 547 (IPEC)
Dans cette affaire, Babek International a poursuivi Iceland Foods pour contrefaçon de marque, alléguant l’utilisation non autorisée de sa marque figurative enregistrée (illustrée ci-dessous – TM britannique n° UK00907527963), qui comprend la description « Ovale doré avec écriture BABEK en relief. Couleur revendiquée : Or, noir. » (la « marque BABEK »).

Enregistrement de marque britannique n° UK00907527963

Iceland a admis avoir utilisé un signe identique pour des produits identiques, mais a soulevé deux moyens de défense : (1) qu’elle avait une licence d’un tiers, et (2) que la marque BABEK était invalide pour manque de clarté et de précision en vertu des critères de Sieckmann[1] (clair, précis, autonome, facilement accessible, intelligible, durable et objectif). Iceland a fait valoir que la description de la marque BABEK était ambiguë, potentiellement en 3D, dépourvue de références Pantone et imprécise dans sa représentation de la couleur et de la forme.

La Cour a rejeté la demande de jugement sommaire d’Iceland, estimant que la marque BABEK n’était pas invalide. Elle a statué que :

La marque était clairement une marque figurative, et la description n’introduisait pas d’ambiguïté.
L’effet en relief était une caractéristique notable, mais ne rendait pas la marque imprécise.
L’absence de références Pantone ou de détails exhaustifs ne compromettait pas la clarté ou l’objectivité de la marque.

En conclusion, la Cour a estimé que la marque satisfaisait aux critères de Sieckmann et était valablement enregistrée. L’affaire va maintenant se poursuivre, la Cour devant encore examiner le rôle du prétendu concédant de licence.

Principaux points à retenir : La décision renforce le fait que, bien que la clarté et la précision soient essentielles, les tribunaux adopteront une approche pratique des descriptions de marques. Si l’identité de votre marque repose sur des logos stylisés, assurez-vous que vos demandes de marque comprennent des représentations visuelles claires et cohérentes. Lorsqu’une description est nécessaire, évitez toute ambiguïté en précisant les principales caractéristiques de conception, mais ne compliquez pas excessivement avec des détails techniques inutiles.

Nissin Foods Holdings Co., Limited c. MomoIP LLC [2025] EWHC 561 (Ch)
Nissin Foods a cherché à révoquer l’enregistrement de la marque « MOMOFUKU » de MomoIP pour non-usage, arguant qu’elle n’avait pas été réellement utilisée au Royaume-Uni pendant la période pertinente de cinq ans. L’officier d’audience s’était initialement prononcé en faveur de MomoIP, s’appuyant sur des preuves telles que les ventes de livres de cuisine, les restaurants éphémères et une collaboration avec Nike®.

La Haute Cour a infirmé la décision de l’officier d’audience, estimant que les preuves n’établissaient pas un usage réel au Royaume-Uni :

Ventes de livres de cuisine : La Haute Cour a conclu que l’officier d’audience avait mal interprété les commentaires d’Amazon comme des ventes et a constaté qu’il n’y avait aucune preuve de ventes spécifiques au Royaume-Uni.

Restaurants éphémères : Un seul événement s’est produit pendant la période pertinente, et il manquait de marque ou de preuves de ciblage du Royaume-Uni.

Collaboration avec Nike® : Le produit ne portait pas la marque, et la campagne ne faisait pas référence au restaurant ou à la marque.

Trafic du site Web : Le trafic britannique vers le site Web de MomoIP était minime et insuffisant pour démontrer le ciblage des consommateurs britanniques ou l’utilisation.

La Cour a conclu que MomoIP n’avait pas démontré un usage réel et a révoqué l’enregistrement. En conséquence, la demande de MomoIP visant à invalider l’enregistrement de Nissin pour la même marque a été rejetée car elle n’avait plus de base pour intenter l’action. Cela laisse Nissin en tant que propriétaire de l’enregistrement de marque le plus ancien pour MOMOFUKU au Royaume-Uni.

Principaux points à retenir : Si vous vous développez ou maintenez une présence au Royaume-Uni, assurez-vous que vos activités de marketing, de vente et de promotion sont bien documentées et clairement liées à vos marques enregistrées. Conservez des enregistrements des campagnes spécifiques au Royaume-Uni, des données de vente et des supports de marque. Ceci est particulièrement important si votre marque opère à l’échelle mondiale mais a une présence physique limitée au Royaume-Uni.

Brevets

Revue de mi-année des décisions en matière de technologie alimentaire à l’Office européen des brevets

Parmi les décisions publiées jusqu’à présent en 2025 par les chambres de recours de l’OEB, 30 recours en opposition concernaient le domaine de la technologie alimentaire (code CIB A23). Les résultats de ces 30 affaires peuvent être répartis comme suit : Dans 15 affaires, le brevet a été révoqué ; dans 6 affaires, le brevet a été maintenu sous forme modifiée ; dans 7 affaires, le brevet a été maintenu tel qu’il avait été délivré ; et 2 affaires ont été renvoyées à la division d’opposition pour un examen plus approfondi. Cela nous indique que les oppositions à l’OEB restent un moyen extrêmement puissant de contester un brevet dans toute l’Europe.

Les décisions dans lesquelles le brevet a finalement été révoqué ont le plus souvent été prises en raison d’un manque d’activité inventive. Par exemple, dans T 2642/22 (Titulaire du brevet : Groupe Lactalis ; Opposant : Fresenius), T 959/23 (Titulaire du brevet : Perfetti Van Melle ; Opposants : Mondelez & Wrigley) et T 856/23 (Titulaire du brevet : FrieslandCampina ; Opposants : Fresenius & Nestlé), le manque de données démontrant un effet technique de l’invention revendiquée par rapport à l’état de la technique a conduit la chambre de recours à définir le problème à résoudre comme la simple fourniture d’une alternative. La solution fournie par l’invention a ensuite été considérée comme évidente. Bien que les données expérimentales ne soient pas nécessairement requises par la CBE pour la brevetabilité, elles peuvent toujours faire la différence entre un argument d’activité inventive faible et un argument d’activité inventive fort. Pour en savoir plus sur l’importance des données justificatives dans les brevets de technologie alimentaire, consultez notre article précédent ici.

L’une des affaires les plus médiatisées de cette année dans le domaine de la technologie alimentaire est le recours contre la décision de l’OEB de révoquer le brevet d’Impossible Food (EP2943072B1) pour un produit de substitution de la viande, dont nous avons parlé dans notre blog ici. En plus de faire partie de l’un des premiers litiges majeurs dans le domaine des protéines alternatives, l’affaire est intéressante dans la mesure où la décision de révoquer le brevet était fondée sur un manque de suffisance de la divulgation. Impossible Foods a été piégé par les données de son propre brevet, qui montraient que certaines des combinaisons revendiquées de précurseurs de saveur n’entraînaient pas le goût et l’odeur de la viande, l’effet technique allégué de l’invention. Bien que le brevet ait été sauvé en appel, cela s’est fait au détriment de ses revendications de produit qui ont été supprimées, soulignant une fois de plus l’importance des données dans les brevets de technologie alimentaire.

T 2178/22 Plants d’orge mutants

Une autre affaire qui mérite une attention particulière est l’opposition contre EP2373154, détenu conjointement par Carlsberg et Heineken. La revendication 1 du brevet est relative à un procédé de préparation d’une boisson à base d’orge à faible teneur en un ou plusieurs faux goûts. Le procédé utilise une plante d’orge mutante présentant trois mutations qui entraînent une perte des enzymes LOX-1, LOX-2 et MMT. D’autres revendications indépendantes sont relatives à la plante d’orge mutante elle-même (revendication 7), à une composition de malt (revendication 12) et à une boisson à base d’orge (revendication 13).

Contexte

Le brevet a fait l’objet d’une opposition de la part de deux parties, dont l’organisation « No Patents on Seeds ! ». Les opposants ont fait valoir que la plante d’orge mutante revendiquée était exclue de la brevetabilité en vertu de l’art. 53(b) CBE qui exclut le brevetage des procédés essentiellement biologiques (c’est-à-dire le croisement et la sélection naturels) pour la production de plantes ou d’animaux. Une décision antérieure (G2/12, connue sous le nom de « Broccoli/Tomato II ») de la Grande Chambre de recours de l’OEB a précisé que les animaux et les plantes résultant de procédés essentiellement biologiques n’étaient pas exclus de la brevetabilité en vertu de l’art. 53(b). Cette décision a été ultérieurement annulée dans G3/10 (« Pepper ») suite à l’introduction de la nouvelle règle 28(2) CBE qui stipule que les brevets européens ne peuvent être délivrés pour des plantes ou des animaux exclusivement obtenus au moyen d’un procédé essentiellement biologique. Toutefois, G3/19 a estimé que la règle 28(2) ne s’applique pas aux brevets déposés avant le 1er juillet 2017. Étant donné que le brevet Carlsberg/Heineken a été délivré avant cette date, la division d’opposition (DO) a estimé que les plantes revendiquées n’étaient pas exclues de la brevetabilité en vertu de l’art. 53(b) CBE. La DO a également estimé que l’objet revendiqué était nouveau et inventif, et les oppositions ont été rejetées.

EP2373154 n’est pas le premier brevet détenu par Carlsberg et Heineken à être contesté par « No Patents on Seeds ! ». Deux brevets antérieurs (EP2384110 et EP2373154) relatifs à l’orge mutante ont également fait l’objet d’une opposition avec des résultats différents : EP2384110 a été maintenu tel qu’il avait été délivré en appel, tandis que EP2373154 a été révoqué au cours de la procédure d’appel.

Procédure d’appel

Les opposants ont fait appel de la décision de maintenir EP2373154. La procédure d’appel était centrée sur la justification de la DO pour avoir estimé que toutes les revendications étaient inventives. Bien que les deux opposants aient contesté toutes les revendications au motif d’un manque d’activité inventive, la décision de la division d’opposition n’a donné que des raisons explicites quant à la raison pour laquelle l’objet de la revendication 7 était considéré comme inventif. La chambre de recours a estimé que ce raisonnement ne pouvait pas être étendu aux autres revendications indépendantes et a exprimé des doutes quant au fait que la plante d’orge mutante de la revendication 7 entraînerait nécessairement une boisson à base d’orge avec des faux goûts réduits. En tant que tel, la chambre a estimé que la décision de la division d’opposition n’était pas suffisamment motivée en ce qui concerne les revendications 1 à 6 et 12 à 16, ce qui entraînait une violation du droit des opposants d’être entendus. L’affaire a donc été renvoyée à la division d’opposition pour un examen plus approfondi.

Importance

Le sort d’EP2373154 reste à déterminer. Même si l’effet technique prétendument associé à la plante d’orge mutante ne s’étend pas aux revendications de procédé ou de boisson, Carlsberg/Heineken pourrait restreindre le brevet à la revendication de plante, protégeant ainsi toute utilisation de cette plante. Quelles que soient les conclusions du deuxième cycle de procédure devant la division d’opposition, le résultat est à nouveau susceptible d’appel. Le litige devrait donc se poursuivre pendant un certain temps.

L’utilisation de brevets pour protéger les plantes est une question litigieuse en Europe, comme en témoigne le grand nombre d’organisations soutenant « No Patents on Seeds ». Elle a également fait l’objet de nombreuses discussions au cours de l’année dernière, depuis la proposition de la Commission européenne d’interdire les brevets sur toutes les plantes obtenues par les nouvelles techniques génomiques (« plantes NGT »). La pensée initiale de la Commission était qu’une interdiction des brevets aiderait les sélectionneurs et les agriculteurs de l’UE à éviter les incertitudes juridiques, l’augmentation des coûts et la dépendance à l’égard des grandes entreprises d’agrotechnologie pour la fourniture de variétés végétales. L’interdiction proposée était toutefois de grande portée et a donc suscité des inquiétudes quant au fait qu’elle pourrait nécessiter une modification importante de la législation européenne et, en fait, réduire la productivité agricole.

Dans une démarche positive pour les innovateurs, plus tôt cette année, l’interdiction de brevet proposée a été remplacée par un projet de loi qui établit un système volontaire de restriction de l’utilisation du matériel de reproduction des plantes NGT pour la culture de matériel de reproduction, et une exigence d’étiquetage.

Principaux points à retenir : Les brevets restent disponibles pour les plantes génétiquement modifiées, les plantes NGT et les plantes produites par un procédé essentiellement biologique, à condition que la demande ait une date de dépôt antérieure au 1er juillet 2017.

Pour toute question relative à ce qui précède, veuillez contacter les auteurs, Tanya Waller twaller@hgf.com ou Cerys Carter ccarter@hgf.com pour les marques et Jennifer Bailey jbailey@hgf.com ou Punita Shah (pshah@hgf.com) pour les brevets.

[1] Sieckmann c. Deutsches Patent-und Markenamt, affaire C-273/00, [2002]

Cet article a été préparé par Tanya Waller, Jenny Bailey, Cerys Carter et Punita Shah