OEB vs UPC : en quoi les approches de l’OEB et de l’UPC en matière de validité nous donnent matière à réflexion lors de la rédaction et du suivi des demandes de brevet destinées à l’Europe (1re partie)

La Cour unifiée des brevets (UPC) a ouvert ses portes le 1er juin 2023 et a déjà un impact significatif sur la pratique de l’OEB. Moins d’un an après son ouverture, la Cour d’appel de l’UPC (CoA) a rendu sa décision dans l’affaire 10x Genomics c. NanoString (UPC_CoA_335/2023), statuant sur la manière dont les revendications doivent être interprétées au regard de la Convention sur le brevet européen (CBE). La position de la CoA était en contradiction avec l’approche « classique » de l’OEB. Cette divergence a joué un rôle déterminant dans la décision de l’OEB de réexaminer la manière dont les revendications doivent être interprétées. En juin 2025, la Grande Chambre de recours (GCR) de l’OEB (G1/24) a rapproché l’approche de l’OEB en matière d’interprétation des revendications de celle de l’UPC, estimant qu’« il serait tout à fait inacceptable que l’OEB adopte délibérément une pratique contraire à celle des tribunaux chargés de statuer sur les brevets qu’il délivre ».

Dans la décision G1/24, la Chambre de recours élargie a clairement exprimé les intentions d’harmonisation de l’OEB. Cependant, l’harmonisation n’est pas un concept nouveau. Lorsque la décision G5/83 a été rendue il y a environ 46 ans, la Chambre de recours élargie avait estimé qu’il incombait à l’OEB de prendre en considération les décisions des tribunaux et des offices de propriété industrielle des États contractants de la CBE. Mais la décision G5/83 n’a guère contribué à promouvoir l’harmonisation. Depuis la décision G1/24, en revanche, un changement palpable s’est opéré, et nous commençons à voir l’OEB faire des progrès significatifs pour aligner son approche en matière de validité sur celle de la JUB. À l’inverse, bien que la JUB développe sa jurisprudence indépendamment de l’OEB, de nombreux aspects de la jurisprudence de la JUB ont été façonnés par l’approche de l’OEB en matière de validité.

Dans cette série en quatre parties, nous explorons les similitudes et les différences entre les approches de l’OEB et de l’UPC en matière d’interprétation des revendications, d’éléments non revendiqués, de nouveauté, de suffisance et d’activité inventive. Outre leur influence sur les stratégies contentieuses, ces similitudes et différences nous donnent matière à réflexion lors de la rédaction, du traitement et de la gestion de portefeuilles de brevets destinés à l’Europe.

Dans la première partie de cette série, nous examinons en détail l’interprétation des revendications.

Interprétation des revendications

Avant que la Chambre de recours technique (TBA) dans l’affaire T439/22 ne demande à la Grande Chambre de recours des éclaircissements sur l’interprétation des revendications, de nombreux mandataires en brevets européens auraient fait valoir que, si un terme figurant dans une revendication était clair, il n’était pas nécessaire de se référer à la description pour interpréter la revendication, cette dernière n’étant requise que pour lever les ambiguïtés. Bien qu’il existât des décisions antérieures de la TBA exigeant que la description soit consultée en l’absence d’ambiguïtés, ces décisions étaient minoritaires et, dans l’ensemble, confirmaient toujours le principe de la primauté des revendications², limitant ainsi l’influence de la description sur l’étendue des revendications.

Dans l’affaire G1/24, la Chambre élargie a bouleversé cette pratique établie, statuant que :

« Les revendications constituent le point de départ et la base de l’évaluation de la brevetabilité d’une invention… La description et les dessins doivent toujours être consultés pour interpréter les revendications…, et pas seulement si l’homme du métier estime qu’une revendication est peu claire ou ambiguë lorsqu’elle est lue isolément. »

Cela faisait écho à l’approche de la Chambre de recours de l’UPC exposée dans l’affaire 10x Genomics c. NanoString, qui avait statué :

« La revendication de brevet n’est pas seulement le point de départ, mais la base décisive pour déterminer l’étendue de la protection d’un brevet européen… [L]a description et les dessins doivent toujours être utilisés comme aides explicatives pour l’interprétation de la revendication de brevet et non pas uniquement pour résoudre d’éventuelles ambiguïtés dans la revendication de brevet. »

Les règles d’interprétation des revendications à l’OEB et à l’UPC sont désormais simples : les revendications constituent la base et le point de départ de l’interprétation, mais la description et les dessins doivent être consultés lors de cette interprétation.

La simplicité ne conduit toutefois pas nécessairement à la prévisibilité. À la suite de la décision G1/24, de nombreuses décisions des chambres de recours3 ont continué à confirmer le principe selon lequel les revendications avaient la primauté sur la description. Ainsi, bien que les chambres de recours aient, dans ces décisions, « consulté » la description, elles n’ont pas nécessairement considéré que les caractéristiques restrictives de modes de réalisation spécifiques limitaient le libellé des revendications. Ces décisions s’inscrivaient globalement dans la lignée de la décision de l’UPC dans l’affaire Kinexon c. Ballinno (UPC_CFI_230/2024 ), dans laquelle la Division centrale de Paris (CD) avait estimé qu’une revendication ne devait pas être limitée à une interprétation découlant des caractéristiques plus spécifiques ou plus restreintes divulguées dans une revendication dépendante ou dans la description.

Toutefois, dans les affaires T1999/23 et T1561/23, la Chambre de recours technique (TBA) est allée plus loin en estimant que même une définition4 restrictive d’un terme figurant dans la description ne pouvait être utilisée pour limiter l’objet d’une revendication que l’homme du métier interpréterait autrement de manière plus large. Par exemple, dans l’affaire T1999/23, la TBA a appliqué la décision G1/24 mais a estimé qu’une définition incompatible avec le sens technique clair du terme utilisé dans la revendication ne pouvait prévaloir sur ce sens technique clair ; cela serait contraire à la sécurité juridique.

L’approche adoptée par la TBA dans l’affaire T1999/23 contrastait fortement avec celle adoptée par la Chambre dans l’affaire T439/22. Dans cette dernière affaire, la Chambre de recours a interprété la décision G1/24 comme exigeant que l’examen des revendications et la consultation de la description soient considérés comme un processus unitaire. En d’autres termes, plutôt que d’examiner d’abord les revendications puis de réexaminer leur signification à la lumière de la description, la Chambre de recours a estimé que l’approche correcte était une approche holistique, dans laquelle un homme du métier lisant la revendication dans le contexte de la description et des figures s’efforcerait de prendre une définition figurant dans la description à sa lettre. À condition que la définition soit techniquement raisonnable et conforme à l’enseignement global du brevet, un homme du métier intégrerait cette définition dans la revendication, en tenant compte de tout aspect d’élargissement ou de limitation de celle-ci.

L’approche holistique exposée dans la décision T439/22 a désormais été entérinée dans la décision G1/25. Bien que la décision G1/25 porte principalement sur les modifications de la description, elle s’appuie sur les principes d’interprétation des revendications énoncés dans la décision G1/24 pour déterminer les circonstances dans lesquelles la description doit être adaptée aux revendications afin de satisfaire aux exigences de la CBE. En s’appuyant sur la décision G1/24, la décision G1/25 a également entériné l’approche de la décision T439/22 quant à la manière dont la décision G1/24 doit être appliquée. Étant donné que cette entérinement sous-tend le raisonnement de la Chambre de recours dans la décision G1/25, la décision T439/22 pourrait désormais faire autorité pour les futures décisions de l’OEB. Si tel s’avère être le cas, cela aura des implications lors de l’évaluation, par exemple, de la liberté d’exploitation, car il faudra veiller avec davantage de soin à ce qu’un terme apparemment restreint utilisé dans les revendications n’ait pas été défini de manière plus large (ou, pire encore, vague) dans la description. Il pourrait également s’avérer difficile d’évaluer si une définition prise au pied de la lettre est techniquement raisonnable et conforme à l’enseignement global du brevet, comme l’exige la décision T439/22. Cela pourrait compliquer l’évaluation par les parties des risques liés à leur liberté d’exploitation.

Compte tenu de l’approche adoptée dans la décision T439/22, il n’est pas non plus clair si l’OEB considérera que le sens ordinaire d’un terme de revendication ressort directement et sans ambiguïté de la divulgation du brevet lorsque la description définit ce terme d’une manière différente (plus large ou plus restrictive). Bien que les revendications soient considérées comme le point de départ de l’interprétation des revendications, le TBA dans l’affaire T439/225 a interprété le raisonnement de l’EBoA dans l’affaire G1/24 comme excluant la possibilité d’effectuer un quelconque « acte d’interprétation » sans tenir compte de la description en même temps (processus unitaire). En conséquence, si un terme de revendication est défini dans la description d’une manière qui diffère de sa signification par ailleurs claire, il n’est peut-être plus possible de s’appuyer sur la signification claire de ce terme pour restreindre la revendication si la seule base de cette signification claire découle de la revendication prise isolément. À titre d’exemple, considérons un scénario dans lequel la signification convenue du terme « émulsion » est une dispersion de particules liquides en suspension dans un liquide. Si ce terme est défini dans la description de manière large comme une dispersion de particules (c’est-à-dire pas nécessairement des particules liquides) en suspension dans un liquide, alors, conformément à la décision T439/22, cette définition pourrait bien prévaloir sur le sens communément admis du terme « émulsion »⁶, de sorte que des dispersions telles que les colloïdes, qui ne seraient généralement pas considérées comme des émulsions, seraient réputées relever de la définition de la revendication. En l’absence d’une divulgation claire et sans ambiguïté indiquant que les particules dispersées dans l’émulsion sont liquides, il pourrait s’avérer impossible de limiter le terme « émulsion » à son sens ordinaire sans ajouter d’objet à la revendication. En d’autres termes, si la revendication doit être interprétée à la lumière de la description comme un procédé unitaire, on peut se demander si le sens ordinaire du terme serait considéré comme ressortant directement et sans ambiguïté de la seule revendication. En effet, la décision T439/22 semble interpréter la décision G1/24 comme excluant tout « acte d’interprétation » portant uniquement sur les revendications.

Une autre conséquence de l’approche adoptée dans la décision G1/25 pourrait être un risque accru de tomber dans les pièges de l’article 123, paragraphes 2 et 3, lorsque le titulaire du brevet n’est pas en mesure de modifier un brevet après délivrance pour répondre à une objection relative à l’ajout d’éléments sans élargir de manière inadmissible la portée de la revendication. Considérons à nouveau le scénario relatif au terme « émulsion ». Au cours de la procédure d’examen, la définition est supprimée en partant du principe que le terme de la revendication peut alors s’appuyer sur son sens courant plutôt que sur la définition plus large supprimée de la description. Si, toutefois, le sens courant n’est pas considéré comme pouvant être déduit directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée – car l’interprétation des revendications doit être effectuée de manière unitaire à la lumière de la divulgation initiale –, la revendication délivrée peut par la suite faire l’objet d’une objection au titre de l’article 123, paragraphe 2, de la CBE. Parallèlement, le titulaire du brevet peut se trouver dans l’impossibilité de réintroduire la définition supprimée dans la description, car cela risquerait d’élargir le sens du terme « émulsion » et, partant, l’étendue de la protection, ce qui serait contraire à l’article 123, paragraphe 3, de la CBE.

Compte tenu de ce qui précède, il convient d’apporter un soin particulier à l’insertion de définitions lors de la rédaction des demandes de brevet. Cela s’applique aux définitions des termes utilisés dans les revendications, mais peut également concerner les définitions des termes utilisés dans la description, car les termes utilisés dans la description peuvent être intégrés ultérieurement dans les revendications au cours de la procédure d’examen. Comme cela devrait être la norme lors de la rédaction de demandes de brevet destinées à l’Europe, il est conseillé d’inclure des solutions de repli, par exemple sous la forme de définitions plus restreintes ou imbriquées, afin de disposer d’une base permettant de restreindre les définitions des termes si nécessaire. De même, au cours de la procédure d’examen, on ne peut plus partir du principe qu’une revendication sera interprétée, à première vue, selon son sens ordinaire. Par conséquent, bien qu’il ne soit plus obligatoire d’adapter la description aux revendications dans toutes les circonstances depuis la décision G1/25, il peut être judicieux de veiller, au cours de la procédure d’examen, à ce que, si des définitions sont incluses dans la description, celles-ci reflètent la manière dont les termes des revendications sont censés être définis. Même si le sens ordinaire du libellé de la revendication permet d’atteindre cet objectif, des définitions trop larges figurant dans la description peuvent prévaloir sur le sens de la revendication et « englober » l’état de la technique, remettant ainsi en cause la validité de la revendication. À l’inverse, des définitions plus restrictives utilisées dans la description peuvent restreindre le libellé de la revendication, par ailleurs plus large, augmentant ainsi le risque que des tiers échappent à une accusation de contrefaçon.

De nombreux commentateurs ont salué les décisions G1/24 et G1/25, estimant qu’elles alignaient l’approche de l’OEB en matière d’interprétation sur celle de la juridiction unifiée du brevet (JUB). D’un point de vue général, c’est globalement le cas. Cependant, en entérinant l’approche spécifique adoptée par la décision T439/22 concernant l’application des décisions G1/24 et G1/25, ces dernières semblent avoir entériné une approche plus prescriptive que celle exposée par la Chambre de recours de l’UPC dans l’affaire 10x Genomics c. NanoString. Par exemple, l’affaire 10x Genomics c. NanoString ne se prononce pas sur les circonstances dans lesquelles les définitions figurant dans la description doivent être prises au pied de la lettre pour prévaloir sur le sens par ailleurs clair des termes utilisés dans les revendications. Au contraire, l’affaire 10x Genomics c. NanoString met l’accent sur les exigences de l’article 69 de la CBE et de son protocole d’interprétation (« le protocole »), confirmant que la revendication doit être interprétée de manière à offrir une protection adéquate au titulaire du brevet tout en garantissant une sécurité juridique suffisante aux tiers. On ne sait pas encore comment la JUB parviendra à trouver un équilibre entre, d’une part, les définitions qui s’écartent du sens par ailleurs clair des revendications et, d’autre part, la nécessité d’une protection adéquate et d’une sécurité juridique. Plus précisément, dans quelle mesure une définition peut-elle s’écarter du sens par ailleurs clair d’un terme figurant dans une revendication sans compromettre la sécurité juridique des tiers ? La réponse dépendra sans aucun doute des faits. Une chose est sûre : il s’agira d’un problème difficile à démêler dans le cadre de la fourniture de conseils en matière de liberté d’exploitation.

Il reste également à voir comment l’approbation par la décision G1/25 de l’affaire T439/22 s’accorde avec la manière dont l’OEB interprète les revendications au regard de l’ajout de matière. À l’OEB, les revendications font généralement l’objet de l’interprétation la plus large techniquement raisonnable. Dans ce contexte, certaines décisions TBA⁷ ont pris en compte toutes les interprétations techniquement raisonnables d’un élément de revendication lors de l’évaluation de la conformité à l’article 123(2) de la CBE. Ces décisions mettent en garde contre une interprétation des caractéristiques des revendications à la lumière de la description qui limiterait la revendication à une interprétation conforme à l’article 123(2) de la CBE, car cela empêcherait une évaluation objective de l’ajout de matière, compromettant ainsi la sécurité juridique. L’approche adoptée dans ces décisions est désormais remise en cause par l’approbation de la décision T439/22 par la décision G1/25. Si, comme nous pensons que cela sera confirmé dans la décision G1/268, l’approche de la décision T439/22 est jugée applicable à l’élément ajouté, nous pourrions assister à un assouplissement de l’approche de l’OEB en matière d’élément ajouté, car les revendications ne seront pas interprétées comme couvrant un objet qui n’est pas étayé par une interprétation des revendications à la lumière de la description.

Les lecteurs américains seront peut-être également intéressés de savoir que la Chambre d’appel de l’UPC s’est également prononcée sur la manière dont les revendications de type « moyens plus fonction » doivent être interprétées. Dans l’affaire Abbott c. Sibio [UPC_CoA_382/2024], la Chambre d’appel a estimé que, en tant que principe général d’interprétation des revendications, les caractéristiques de type « moyens plus fonction » doivent être comprises comme toute caractéristique apte à remplir la fonction. Cela est conforme à l’approche adoptée par l’OEB.

Enfin, en ce qui concerne le dossier de la demande, plusieurs décisions⁹ de la Chambre de recours (TBA) ont confirmé qu’il n’existe pas de préclusion liée au dossier de la demande en vertu de la CBE. Modifier une revendication en réponse à une objection relative à la nouveauté ou à l’activité inventive ne constitue donc pas une reconnaissance du fait que la revendication était dépourvue de nouveauté ou d’activité inventive avant la modification. Cela ne signifie pas pour autant que les observations formulées lors de procédures antérieures n’ont aucune incidence sur les procédures ultérieures. Dans l’affaire T325/23, la Chambre de recours s’est appuyée sur une interprétation avancée par le titulaire du brevet au cours de l’examen pour confirmer que cette interprétation était « techniquement raisonnable ». Une approche similaire a été adoptée par la Chambre d’appel de l’UPC dans l’affaire Alexion c. Samsung (UPC_CoA_402/2024). Dans cette affaire, la Cour a considéré que les affirmations formulées par le titulaire du brevet au cours de la procédure de délivrance, ainsi que leur validation par la Chambre, reflétaient le point de vue d’un homme du métier à la date de dépôt du brevet. En conséquence, tant devant l’UPC que devant l’OEB, les titulaires de brevet peuvent avoir des difficultés à revenir sur les positions adoptées en matière d’interprétation lors de procédures antérieures. Les titulaires de brevet doivent donc faire preuve de prudence lorsqu’ils formulent des affirmations sur l’interprétation des revendications, car celles-ci peuvent avoir une incidence sur les procédures ultérieures de mise en œuvre ou de validité.

Tableau 1 : Résumé des approches de l’OEB et de l’UPC en matière d’interprétation des revendications

OEB UPC
Base juridique G1/24, et (sans doute) G1/25 dans son approbation de l’affaire T439/22 10x Genomics c. NanoString (UPC_CoA_335/2023)
Demande Art. 52 à 57 CBE En attente d’un renvoi de la Chambre de recours (G1/26) sur la manière dont les revendications doivent être interprétées en cas d’ajout de matière Contrefaçon et validité (y compris l’ajout de matière (article 123(2) CBE) et la suffisance (article 83 CBE))
Rôle des revendications Point de départ et fondement Point de départ et fondement déterminant
Rôle de la description et des dessins Doivent toujours être consultés, et pas seulement si un homme du métier estime qu’une revendication est imprécise ou ambiguë lorsqu’elle est lue isolément. Ils doivent servir d’aides explicatives pour l’interprétation de la revendication de brevet, et pas seulement pour lever d’éventuelles ambiguïtés dans celle-ci. L’étendue de la protection conférée par un brevet européen ne doit pas être comprise comme celle définie par le sens strict et littéral du libellé utilisé dans les revendications, la description et les dessins n’étant utilisés qu’aux fins de lever une ambiguïté constatée dans les revendications. Dans le même temps, cela ne signifie pas que la revendication de brevet serve simplement de ligne directrice, mais que son objet s’étend également à ce qui, après examen de la description et des dessins, apparaît comme l’objet pour lequel le titulaire du brevet sollicite une protection. Au contraire, la position correcte se situe entre ces deux extrêmes : l’objectif est de concilier une protection adéquate pour le titulaire du brevet et une sécurité juridique suffisante pour les tiers
Autres Un homme du métier qui lit la revendication dans le contexte de la description et des dessins s’efforcera de prendre au pied de la lettre une définition figurant dans la description. Si la définition est techniquement raisonnable et conforme à l’enseignement global des revendications, de la description et des dessins, l’homme du métier interprétera les termes des revendications au sens de cette définition, en tenant compte à la fois des aspects élargissants et des aspects limitatifs (G1/25, confirmant T439/22) Aucune décision de la Chambre de recours de l’UPC n’a tranché la question de savoir si les définitions, nécessairement prises au pied de la lettre, prévalent sur une signification par ailleurs claire d’un terme de la revendication.
Caractéristiques « moyen plus fonction » Toute caractéristique apte à remplir la fonction Toute caractéristique apte à remplir la fonction
Estoppel lié au dossier de la demande Non, mais les titulaires de brevet peuvent avoir des difficultés à revenir sur les arguments avancés concernant l’interprétation Non, mais les titulaires de brevet peuvent avoir des difficultés à revenir sur les arguments avancés concernant l’interprétation

Points clés

• Tant à l’OEB qu’à l’UPC, les revendications constituent le point de départ et la base de l’interprétation des revendications, mais la description doit toujours être consultée pour interpréter les revendications.

• À l’OEB du moins, les définitions seront prises « au pied de la lettre » à condition qu’elles soient techniquement raisonnables et conformes à l’enseignement global du brevet.

• Il convient de faire preuve de prudence lors de la rédaction, en particulier si des définitions sont incluses dans le texte. Cela s’applique aux termes qui ne figurent pas dans les revendications, car ceux-ci pourraient y être inclus lors de futures procédures d’examen ou de procédures postérieures à la délivrance. Il convient d’envisager des définitions imbriquées afin de prévoir des solutions de repli permettant de restreindre la définition des termes.

• Il convient de faire preuve de prudence lors de la modification des définitions afin de s’assurer que ces modifications trouvent leur fondement dans le texte original. Selon les circonstances, il n’est pas toujours possible de ramener un terme à son sens ordinaire si celui-ci n’est défini que différemment dans la demande initiale.

• Les caractéristiques de type « moyen plus fonction » sont interprétées de manière large.

• Il n’existe pas de principe d’estoppel lié au dossier de procédure, mais les affirmations formulées quant à la manière dont un homme du métier interpréterait une revendication peuvent influencer l’interprétation des revendications lors de futures procédures devant l’OEB et la JUB.

Deuxième partie à venir.

Cet article a été rédigé par Hsu Min Chung, Thomas Compton et Robert Scanes.