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Long chemin en Chine
juillet 2020
Succès pour New Balance et 1,5 million de dollars. Le logo N est synonyme des chaussures de course New Balance et est pratiquement instantanément reconnu par les consommateurs du monde entier et a un attrait de masse à travers les générations.
New Balance Athletics a demandé l’enregistrement du logo NB aux États-Unis dans les années 1970 et a déposé en Chine en 2003 et a obtenu une protection d’enregistrement chinoise en 2005. Il a cependant fallu 15 ans à New Balance Athletics, Inc pour convaincre la Haute Cour de Pékin que le logo N devrait être classé comme une décoration de produit célèbre en Chine. Comme les lecteurs le savent, ceci n’est pas inhabituel pour la Chine étant donné les diverses séries d’appels et le temps qu’il faut pour que les affaires soient tranchées.
Cette saga de longue durée entre New Balance et New Barlun (China) Co Ltd est en cours depuis 2004, lorsque la demande chinoise originale a été déposée par New Barlun ; ce n’est qu’un des rares combats que New Balance a eus avec les entreprises chinoises de chaussures. Cette affaire a fait l’objet d’une opposition mais a finalement été enregistrée en 2011. New Balance a ensuite déposé une action en invalidation en 2014 pour faire annuler l’enregistrement et ceci a fait l’objet de deux procès avec la Cour de la PI et la Haute Cour de Pékin. Les réclamations émises par New Balance comprenaient l’attaque de l’entreprise chinoise pour être un contrefacteur et détourner le logo N et ainsi s’engager dans une concurrence déloyale qui a substantiellement endommagé la réputation de la marque New Balance et son offre en tant que fournisseur de chaussures de haute qualité.
Le point intéressant de cette affaire n’est pas la chronologie prolongée mais comment New Balance a finalement réussi et pourquoi les détaillants ne doivent pas abandonner en Chine. Le verdict a établi trois conditions qui doivent être remplies lors de la détermination qu’une marque de commerce entre en conflit avec une « décoration de produit » antérieure enregistrée en Chine, celles-ci sont :
- Le produit a obtenu une certaine réputation avant le dépôt de la demande de marque de commerce ultérieure ;
- La décoration du produit est distinctive, pour fonctionner comme un identifiant de source des marchandises ; et
- La décoration du produit est identique ou similaire à la marque de commerce ultérieure.
La cour a statué que le logo N sert effectivement d’identifiant d’origine et ils ont vaincu la défense de New Barlun qui s’appuyait sur le fait d’avoir un enregistrement chinois en place. Il a été statué que le logo « N » de New Barlun contrevient au principe de « bonne foi » et porte atteinte à un enregistrement déjà existant qui cause de la confusion entre les deux marques.
En ce qui concerne l’assertion de concurrence déloyale menée par New Balance, la cour a examiné les preuves d’utilisation faites par New Balance et a trouvé qu’elle avait une pénétration répétée du marché chinois et que le public associerait le N à l’entreprise New Balance. Ceci a mené la cour à la décision que le logo N avait atteint un statut plus élevé comme énoncé ci-dessus et ainsi ils pouvaient tirer avantage de la protection sous la Loi chinoise sur la concurrence déloyale.
Ce jugement montre qu’il vaut la peine d’intenter une action en justice en Chine, surtout si vous pouvez montrer une utilisation persistante en Chine pour votre marque et qu’elle a une reconnaissance auprès du consommateur. L’affaire montre aussi que la cour chinoise a quelques dents (bien que pas encore aiguisées) car ils ont accordé à New Balance 1,5 million de dollars en dommages-intérêts pour couvrir aussi les coûts légaux et la cour a aussi fait que New Barlun émette une clarification publique sur les marques. New Balance cherchait plus de 4 millions de dollars et sans doute l’affaire a coûté plus à mener au fil des années qu’ils n’ont été récompensés mais prendre position est crucial et avoir un historique répétitif d’actions. Ceci laisse se demander que cette bataille longue aurait pu être évitée si l’opposition avait été trouvée correctement en premier lieu cependant et étant donné le nombre de ventes que New Barlun a faites en Chine.
Mais comme toujours, la leçon à retenir pour les détaillants est l’importance d’enregistrer les marques en Chine tôt, y compris le droit d’auteur si approprié, et de garder d’excellents registres de ventes et de données. HGF a récemment eu du succès devant les cours chinoises. Parallèlement à avoir un enregistrement en place, vous devez prouver la reconnaissance de marque et la pénétration du marché chinois. Sans ces deux choses, les actions sont peu susceptibles de réussir, et on doit aussi avoir de la patience et être prêt à mener diverses réclamations en même temps.
