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Attribution d’une licence de marque ?
octobre 2017
Éléments à considérer suite à l’affaire GNIC c. Holland & Barrett. Les litiges concernant les licences de marques arrivent très rarement devant les tribunaux. Cette affaire impliquant Holland & Barrett (H&B) et la société de compléments sportifs GNIC nous fournit donc des rappels / orientations utiles sur des questions importantes concernant les licences de marques.
En particulier, elle souligne que les marques et la relation entre concédant et licencié évoluent dans le temps. Les licences de marques doivent être rendues aussi pérennes que possible dès le départ et doivent être révisées régulièrement, notamment en cas de changement de propriété ou de nature d’usage de la marque.
L’affaire portait sur la question de savoir si une licence accordée à H&B pour utiliser la marque GNC avait été valablement résiliée. La décision fait l’objet d’un appel mais fournit néanmoins des orientations utiles.
Cessions de licences
L’une des questions majeures de l’affaire était de savoir quelle société avait tenté de résilier l’accord de licence. Le propriétaire initial de la marque avait transféré ses droits sur la marque sous licence à une société du groupe. Cependant, aucune notification de la cession n’avait été donnée à H&B et le tribunal a statué que les tentatives des nouveaux propriétaires de donner notification de résiliation de la licence étaient invalides. Le tribunal a jugé que le nouveau propriétaire de la marque ne pouvait exercer aucun droit en vertu de cet accord de licence contre le licencié initial, tant qu’une notification de la cession n’avait pas été donnée au licencié.
Une licence de marque est avant tout un contrat. Il est donc important de s’assurer, si vous ne le faites pas déjà systématiquement, que si vous vous êtes vu céder des marques qui font l’objet d’un accord de licence, vous donnez notification aux licenciés sous cet accord de licence dès que possible si vous souhaitez exercer les droits en vertu de celui-ci. Si vous ne le faites pas, vous risquez de ne pas pouvoir faire valoir les droits contractuels substantiels qui vous ont été transférés, y compris la résiliation de l’accord de licence lui-même.
Dilution de marque
L’une des allégations de GNIC était que H&B avait transformé la marque GNC au Royaume-Uni d’une marque générale de santé et bien-être en une marque de nutrition sportive et était donc en violation de l’accord de licence. Un exemple des preuves avancées par GNIC était l’utilisation de « SPORTS NUTRITION » en conjonction avec la promotion « GNC » dans les magasins H&B.
Le tribunal était convaincu que la nutrition sportive était un élément central de l’activité de GNIC et n’était pas d’accord avec la suggestion de GNIC selon laquelle les clients intéressés par les produits de santé et bien-être seraient dissuadés d’acheter des produits sous l’étiquette GNC parce qu’il y avait des promotions de GNC axées sur la nutrition sportive. Le tribunal était également convaincu que H&B n’avait pas violé l’accord de licence pour dilution de la marque en utilisant les marques uniquement pour des produits de nutrition sportive. H&B agissait en tant que licencié cherchant à exploiter les marques.
Si vous concédez sous licence vos marques à des tiers, vous devez reconnaître que la façon dont vous percevez la marque au moment où la licence est conclue peut changer dans le temps. En fin de compte, en tant que propriétaire de la marque, vous devez conserver le contrôle sur la façon dont elle est utilisée. Il est donc vital de s’assurer que vous incluez des restrictions d’usage spécifiques le cas échéant dans vos accords de licence et d’inclure le non-respect de telles restrictions comme une violation substantielle de l’accord. De plus, envisagez d’exiger le respect d’un document de directives de marque qui peut être mis à jour dans le temps.
L’obligation de bonne foi
La bonne foi peut être implicite dans certains types de contrats « relationnels » où les parties ont une relation continue et doivent coopérer pour faire fonctionner le contrat. H&B a contre-attaqué en soutenant que GNIC avait violé son obligation de bonne foi en ne tentant pas de contrôler la façon dont H&B cherchait à commercialiser ou promouvoir ses produits. Le tribunal a jugé que l’accord de licence n’était pas un contrat relationnel car, bien qu’il s’agisse d’un contrat à long terme, c’était un contrat où il ne devrait y avoir aucun besoin de communication continue requise pour permettre au contrat de fonctionner efficacement.
Le tribunal a également fait remarquer que la clause pertinente dans l’accord de licence prévoyait que H&B « devra respecter toutes les directives raisonnables données par GNIC », et que le mot « raisonnables » niait donc tout besoin d’une obligation supplémentaire de bonne foi. Le problème avec l’analyse du juge est qu’elle a échoué à reconnaître comment les marques sont utilisées et comment leur position sur le marché peut changer dans le temps. La relation entre le propriétaire de la marque et le licencié devrait donc être dynamique ; assurez-vous de refléter cela dans vos accords de licence.
Interprétation
Le juge a également fait référence à une question de construction contractuelle. Dans la clause de résiliation, le juge a examiné si les mots « dans une mesure susceptible de causer une perte substantielle au Concédant » se rapportaient à l’ensemble de la clause :
5.2 Le Concédant peut résilier cet Accord immédiatement par notification écrite si :
a) Le Licencié viole substantiellement cet Accord ou tout autre membre du Groupe H&B commet un acte qui équivaudrait à une violation substantielle de cet Accord ou (sans préjudice des autres droits du Concédant de résilier en vertu de cet Accord) porte autrement atteinte aux droits du Concédant en vertu des Marques dans une mesure susceptible de causer une perte substantielle au Concédant ;
ou seulement aux trois dernières lignes : –
(sans préjudice des autres droits du Concédant de résilier en vertu de cet Accord) porte autrement atteinte aux droits du Concédant en vertu des Marques ;
Le juge a conclu que les mots cités ne qualifiaient que les trois dernières lignes. La raison en était que le rédacteur avait clairement l’intention qu’une violation substantielle de l’accord de licence devrait donner lieu à un droit de résiliation, mais aussi que le Concédant pourrait subir une perte substantielle par une atteinte à ses droits en vertu de la marque, non en vertu de l’accord de licence et a donc prévu la résiliation de l’accord de licence dans de telles circonstances. Si les mots cités étaient destinés à qualifier l’ensemble de la clause 5.2(a), une violation de la licence devrait être à la fois « substantielle » et susceptible de causer une « perte substantielle », alors que toute atteinte aux droits du Concédant en vertu de la marque (non l’accord de licence) n’aurait pas besoin d’être substantielle mais devrait seulement causer une perte substantielle. Lors de la rédaction d’une clause de résiliation dans un accord de licence, assurez-vous de clarifier les raisons de résiliation immédiate pour éviter toute ambiguïté sur la violation. Souvent, cela peut être facilité en décomposant les clauses avec l’utilisation de sous-clauses.
General Nutrition Investment Company c. (1) Holland and Barrett International Limited [2017] EWHC 746 (Ch).
