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La cour d’appel de la JUB renvoie la demande de Meril de suspendre la procédure de contrefaçon en attendant l’issue de l’opposition devant l’OEB
décembre 2024
Meril Life Sciences PVT Limited & ors c. Edwards Lifesciences Corporation [UPC-CoA-551/2024] – Cour d’appel de la JUB (Grabinski, Blok, Gougé) – 21 novembre 2024
Le Premier Panel de la Cour d’appel de la JUB, siégeant avec seulement 3 juges juridiquement qualifiés, a renvoyé la demande de Meril à la Division régionale nordique-baltique pour suspendre la procédure de contrefaçon intentée par Edwards en attendant l’issue de l’opposition de Meril devant l’OEB contre le brevet EP n° 3 769 722. Ceci était fondé sur le fait que la DR nordique-baltique avait commis une erreur en refusant la demande uniquement sur la base qu’une décision finale rapide ne pouvait pas être attendue de l’OEB. La CdA a également confirmé que le Règlement de procédure de la JUB permettait seulement au Tribunal d’écarter les demandes, faits et preuves qui n’avaient pas été soumis en première instance. Cependant, de nouveaux arguments pouvaient être soumis en appel s’ils étaient fondés sur des faits et preuves existants.
Contexte
Edwards a poursuivi Meril pour contrefaçon de son brevet unitaire (EP 3 769 722) devant la DR nordique-baltique fin octobre 2023. Le brevet avait été accordé en juin 2023 et a fait l’objet d’une opposition de Meril en mars 2024, peu avant que Meril ne dépose également sa demande reconventionnelle en révocation dans l’action JUB. Avec les demandes reconventionnelles en révocation, Meril a également déposé une demande dans la procédure de contrefaçon demandant au Tribunal de suspendre la procédure de contrefaçon en attendant une décision de la Division d’opposition de l’OEB sur la validité du brevet OEB. Aucune des parties n’a demandé l’accélération de la procédure OEB. Cependant, parce que l’OEB a été notifié de la procédure de contrefaçon correspondante par la JUB le 20 mars 2024, l’OEB a accéléré la procédure, programmant une date pour l’audience OEB le 17 janvier 2025 et raccourcissant le délai pour les soumissions écrites finales des deux mois habituels à un mois. Dans leur opinion préliminaire non contraignante datée du 18 juillet 2024, l’OEB a trouvé que la revendication 1 du brevet était nouvelle, inventive et suffisante, mais a soulevé une objection de matière ajoutée basée sur l’une des caractéristiques de la revendication 1.
Edwards a déposé une demande de modification du brevet, et a allégué que leur première Requête auxiliaire répondait aux questions soulevées dans l’opinion préliminaire non contraignante de l’OEB. L’audience orale de la JUB dans la contrefaçon et la demande reconventionnelle en révocation était programmée pour le 16 janvier 2025.
Ainsi, au moment de l’audience orale en appel, il était clair qu’une décision de la Division d’opposition serait disponible à la fin de l’audience orale du 17 janvier 2025.
Jugement de la division régionale nordique-baltique
Sous le RdP 295(a) de la JUB, la JUB a le pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures relatives à un brevet qui fait également l’objet de procédures d’opposition devant l’OEB, lorsqu’une décision rapide peut être attendue de l’OEB. Ces dispositions n’exigent pas une décision finale de l’OEB. Plutôt, la JUB peut suspendre les procédures lorsqu’il peut être attendu que la Division d’opposition rende sa décision rapidement, même s’il est probable que la décision sera portée en appel. Cela dit, le fait que la décision de première instance de l’OEB soit susceptible d’être portée en appel peut néanmoins être un facteur qui influence l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’accorder une suspension[1].
Bien que certaines[2] ordonnances de la JUB aient exprimé le désir de réduire le risque de décisions contradictoires par l’OEB et la JUB, le principe d’éviter les décisions inconciliables n’exige pas toujours que la JUB suspende les procédures. Par exemple, dans Carrier c. Bitzer [UPC_CoA_22/2024], la Cour d’appel a jugé que, lorsque des procédures de révocation étaient initiées à la JUB pendant que des oppositions OEB étaient en cours, des décisions différentes par la JUB et l’OEB n’étaient pas nécessairement inconciliables. Le Tribunal a jugé que les décisions sur la validité pouvaient être harmonisées en s’assurant que la première décision soit considérée par le dernier organe. En conséquence, la Cour d’appel dans Carrier c. Bitzer a jugé que les intérêts d’harmonisation n’exigeaient généralement pas une suspension par la JUB.
En première instance, la demande de suspension de Meril a été rejetée. Parmi les raisons fournies par la DR nordique-baltique figurait le fait qu’une future décision de la Division d’opposition ferait l’objet d’un appel, ce qui pourrait prendre un temps considérable à être entendu. La DR nordique-baltique a également noté que Meril avait formé une demande reconventionnelle en révocation. Par conséquent, la DR nordique-baltique a jugé que la JUB pouvait être attendue à décider sur la validité avant que les procédures d’opposition ne soient finalisées.
Jugement de la cour d’appel
La CdA a trouvé que la DR nordique-baltique avait commis une erreur en refusant d’accorder la demande de suspension des procédures uniquement sur la base de la possibilité d’un appel de la décision de la Division d’opposition. Au lieu de cela, la CdA a jugé que l’Accord JUB et le RdP n’exigeaient pas qu’une décision
La CdA a distingué entre les procédures parallèles de révocation et d’opposition, et les procédures parallèles de contrefaçon et d’opposition, qui faisaient l’objet de cette affaire. Reconnaissant Carrier c. Bitzer, la CdA a noté qu’avec des procédures parallèles de révocation et d’opposition, la décision ultérieure pouvait avoir lieu avec le bénéfice de la décision antérieure, réduisant le risque de conflit. En revanche, ceci n’était pas possible avec des procédures parallèles de contrefaçon et d’opposition, où le brevet qui formait la base d’une action de contrefaçon réussie pouvait être ultérieurement révoqué par l’OEB. Même si la décision de l’OEB pouvait être portée en appel pour fournir un effet suspensif, la CdA a considéré qu’une suspension fournissait un moyen utile de réduire les risques de conflit.
De plus, dans l’affaire en question, l’audience d’opposition OEB était considérée comme « rapide » car elle avait été accélérée pour avoir lieu le 17 janvier 2025, seulement un jour après la date prévue pour l’audience orale de contrefaçon. Ceci a convaincu la Cour d’appel que la décision de la division d’opposition était suffisamment « rapide » pour satisfaire l’exigence de « rapidité » du RdP de la JUB.
La rapidité seule, cependant, n’était pas suffisante pour que le pouvoir discrétionnaire soit accordé. La question de savoir si une suspension était justifiée dépendait également des intérêts des parties et des circonstances pertinentes de l’affaire. Dans ce contexte, la CdA a noté qu’il y avait des moyens de prévenir les décisions contradictoires sans suspension. Par exemple, le Tribunal pouvait procéder avec les procédures de contrefaçon, y compris la préparation de l’audience orale, et reprogrammer l’audience orale pour avoir lieu après la décision de l’OEB. Alternativement, le Tribunal pouvait tenir l’audience orale comme prévu, demander aux parties d’informer le Tribunal de l’issue des procédures d’opposition, et ensuite décider sur la base de cette issue si d’autres étapes procédurales étaient requises. Une autre option était pour le Tribunal de procéder avec les procédures de contrefaçon et d’exercer son pouvoir discrétionnaire de suspendre les procédures de contrefaçon une fois que l’affaire était prête pour une décision par l’OEB.
Ayant suggéré des alternatives, la CdA a noté que la DR nordique-baltique était mieux informée que la CdA concernant les aspects pertinents de la contrefaçon et de la demande reconventionnelle en révocation. Par conséquent, la CdA a renvoyé la demande à la DR nordique-baltique pour décider si une suspension devait être accordée ou non.
Conclusions
Le jugement est intéressant car il suggère que les considérations quant à l’octroi d’une suspension peuvent différer pour les affaires avec des procédures parallèles de révocation et d’opposition, et les affaires avec des procédures parallèles de contrefaçon et d’opposition. Ceci permettrait à un défendeur dans des procédures de contrefaçon JUB de retarder ces procédures sur la base de procédures d’opposition. Cela dit, avec la charge de travail actuelle de l’OEB, il est difficile d’envisager que l’OEB soit routinièrement capable d’émettre des décisions aussi « rapides » que nous avons vues dans cette instance. Bien que les procédures OEB puissent être accélérées, il peut ne pas être facile pour l’OEB d’égaler routinièrement la vitesse des procédures JUB à cause des charges de travail actuelles. Typiquement, il faut 14 à 19 mois pour qu’une opposition OEB soit entendue après la fin de la période d’opposition de 9 mois. Dans cette instance particulière, l’OEB a raccourci cette période à environ 10 mois. Cependant, l’OEB ne fixe aucun critère de référence contre lequel « l’accélération » est mesurée ; ainsi, il ne peut pas être dit avec certitude que 10 mois marquent un seuil pour une procédure accélérée. En effet, dans Carrier c. Bitzer, l’opposition OEB correspondante était accélérée mais l’audience a eu lieu le 24 octobre 2024, quelque 14 mois après la période d’opposition de 9 mois et presque 4 mois après que les procédures de révocation JUB aient été entendues le 21 juin 2024. Il reste donc à voir combien de décisions OEB accélérées seront suffisamment rapides pour justifier la considération d’une suspension.
De plus, contrairement aux Chambres de recours de l’OEB, où l’admissibilité de nouveaux arguments en appel est souvent controversée[3], la CdA dans cette affaire a confirmé que, bien que de nouvelles demandes, faits et preuves ne puissent pas être autorisés à être déposés pour la première fois en appel, les règles n’empêchaient pas une partie de s’appuyer sur de nouveaux arguments, pourvu que ceux-ci soient basés sur des faits et preuves existants.
[1] Astellas c. Healios K.K. [UPC_CFI_80/2023]
[2] Toyota c. Neo Wireless [UPC_CFI-361/2023] ; Astellas c. Healios K.K. [UPC_CFI_80/2023] et Carrier c. Bitzer [UPC_CoA_22/2024]
[3] https://www.epo.org/en/legal/case-law/2022/clr_v_a_5_10_1.html
Cet article a été préparé par l’Associé et Conseil en brevets Hsu Min Chung et l’Associée et Responsable juridique Rachel Fetches.
