La JUB pourrait avoir un impact significatif sur les accords relatifs aux brevets dans les États membres participants. Les entreprises devraient inclure un examen des accords relatifs aux brevets qui pourraient relever de la compétence de la JUB avant le lancement de la JUB. Cela vous permettra de prendre des mesures précoces si nécessaire.

Cela inclurait les accords de collaboration, les accords de copropriété et les licences de brevets, mais aussi les accords de transfert de matériel, les accords de recherche et de services contractuels, les accords de fabrication ou les accords de développement et de commercialisation.

L’opt-out

Actuellement, très peu d’accords traitant des brevets européens font directement référence à la décision de déposer une demande d’opt-out ou de retirer cet opt-out. L’impact de la JUB devrait être abordé dans tous les accords relatifs aux brevets et inclus dans toute évaluation de diligence raisonnable des actifs de PI qui sont évalués pour l’octroi de licences ou l’acquisition.

Copropriété / propriété conjointe

Les brevets sous propriété conjointe ou copropriété (c’est-à-dire lorsque différentes validations sont détenues par différents propriétaires) créent leurs propres problèmes en relation avec la JUB. La préoccupation immédiate est l’exercice de l’opt-out.

s’il existe un accord, un examen détaillé de celui-ci devrait être effectué pour voir s’il y a des clauses qui peuvent aider à clarifier les responsabilités. En l’absence de termes utiles, il vaudrait la peine d’envisager d’ouvrir un dialogue dès que possible avec la partie avec laquelle vous avez des BE en propriété conjointe ou en copropriété.

En l’absence de tout accord contraire, si un BE est sous propriété conjointe ou copropriété, il ne peut être exclu de la compétence de la JUB que si tous les propriétaires du BE acceptent l’opt-out. S’il n’y a pas d’accord, alors l’opt-out ne peut pas être exercé valablement.

Licenciés

Les licenciés, même les licenciés exclusifs, n’ont aucun droit automatique d’être impliqués dans la décision de savoir si les droits de brevet devraient faire l’objet d’un opt-out. En l’absence de tout accord contraire, les propriétaires de brevets pourraient prendre leur propre décision sur l’opt-out ou non.

Dans de nombreux cas, les intérêts du licencié et du propriétaire du brevet seront alignés. Il peut cependant y avoir une différence d’opinion entre le breveté et le licencié, ou même entre différents licenciés. Ouvrir des discussions sur l’opt-out pourrait être utilisé comme une opportunité de renégocier d’autres termes d’une licence.

De nombreux propriétaires de brevets, particulièrement ceux avec des licencié(s) exclusif(s), chercheront les avis de leurs licenciés. Les licenciés devraient examiner les termes de la licence, et lorsqu’ils ont une stratégie d’opt-out préférée, communiquer cela au propriétaire du brevet le plus tôt possible. Si un accord peut être atteint, cela devrait être enregistré et possiblement formellement convenu comme une lettre d’accompagnement ou un amendement.

Consultez notre guide des licenciés JUB

Aborder la JUB dans les accords de PI

Tout nouvel accord contenant des clauses qui régulent la propriété et l’utilisation des brevets dans les États membres participants doit prendre en compte l’impact de la JUB. En particulier, les questions suivantes devraient être abordées :

• Si plusieurs parties sont impliquées, quel processus sera utilisé pour convenir de l’opt-out ou non des brevet(s) BE de la compétence de la JUB de manière opportune ? Cela pourrait inclure de convenir quelle partie sera considérée comme le « représentant commun » pour effectuer la demande d’opt-out.
• S’il y a des demandes BE couvertes par l’accord, celles-ci devraient-elles faire l’objet d’un opt-out maintenant ou à l’octroi ou devraient-elles rester soumises à la compétence de la JUB ?
• Une protection unitaire sera-t-elle obtenue pour tout futur brevet accordé ou la voie BE traditionnelle devrait-elle être suivie ?
• Pour les futures demandes BE, une considération devrait être donnée à la façon dont la loi applicable s’appliquerait, si le BE était validé comme un BU. S’il y a plus d’un propriétaire, l’ordre des copropriétaires et l’impact sur la loi applicable devraient être considérés.
• Une fois la période transitoire (au moins 7 ans) terminée, il n’y aura aucune possibilité de retirer un opt-out. Qui décidera si l’opt-out devrait être retiré avant la fin de la période transitoire ?
• Qui prendra la décision de plaider devant les tribunaux nationaux ou devant la JUB et qui sera responsable de diriger et financer un tel litige ? Les droits des licenciés exclusifs d’engager des procédures devant la JUB devraient-ils être limités ou gérés (par exemple, coûts, indemnités) ?
• S’il y a une contrefaçon réelle ou menacée du brevet, qui prendra la décision de retirer (ou non) tout opt-out afin de faire respecter centralement le brevet devant la JUB ?

Il est également important de considérer les questions ci-dessus lors de toute évaluation de diligence raisonnable des actifs de PI qui sont évalués pour l’octroi de licences ou l’acquisition. Le processus de diligence raisonnable et la négociation contractuelle subséquente présentent souvent une bonne opportunité de s’assurer que toutes les questions d’opt-out sont résolues et que les difficultés futures sont évitées.

En termes de protection future de votre portefeuille, pour toute demande BE en cours au nom conjoint, une considération devrait être donnée à l’ordre dans lequel les demandeurs conjoints sont listés. Sous le Règlement BU, l’ordre et la « nationalité » de ces demandeurs fixeront la loi pertinente qui gouverne le traitement d’un brevet unitaire comme objet de propriété. Si le BE est validé comme un BU et fait l’objet d’un litige, alors cette loi nationale sera appliquée par la JUB en relation avec certaines questions. La loi applicable pour un BU pourrait donc être significative tant dans les transactions que dans les litiges.

Loi applicable et brevets unitaires

La loi applicable est fixée à partir de la date de demande et la loi gouvernante du BU n’est pas affectée par les transferts de propriété subséquents.

Sous le Règlement BU, lorsqu’il y a un demandeur unique, la loi applicable sera la loi de l’État membre participant de l’UE dans lequel le demandeur a soit sa résidence soit son principal lieu d’affaires à la date où la demande a été déposée.

Si le demandeur n’a ni résidence ni principal lieu d’affaires dans un État membre participant, la loi applicable sera la loi de l’État membre participant dans lequel le demandeur a un lieu d’affaires à la date où la demande a été déposée.

S’il y a plus d’un demandeur, les mêmes critères que ci-dessus sont appliqués, dans l’ordre d’entrée des noms des demandeurs.

Lorsqu’aucun demandeur n’a une résidence, un principal lieu d’affaires ou un lieu d’affaires dans un État membre participant dans lequel le brevet a un effet unitaire, la loi applicable pour le BU comme objet de propriété sera celle de l’État où l’OEB a son siège, c’est-à-dire que la loi allemande s’appliquera.

Jusqu’au point où le BU est accordé, la loi pertinente telle qu’appliquée à la demande de brevet européen reste pour chaque état désigné, la loi de l’état contractant désigné qui s’applique aux demandes de brevet national.

Lorsqu’un BU a été désigné, il est traité comme un droit unitaire, non divisible. Cela signifie que les transferts, limitations, renouvellements ou abandon prennent effet à travers tous les États membres participants que le BU couvre.

La loi applicable pourrait avoir un impact significatif sur les droits BU, car il y a des variations dans les lois à travers les États membres participants. Particulièrement lorsque le BU est en copropriété, des vérifications devraient être effectuées pour déterminer la loi nationale pertinente et son impact sur par exemple les transferts de propriété, la prise de sûretés ou les licences.