Le Far West ? Protéger les marques en Chine

Made in China 2025

Bien que la Chine devienne un marché de consommation de plus en plus important, elle conserve la réputation d’être un pays de production bon marché (de contrefaçons), les fabricants d’équipement d’origine (OEM) étant le moteur de l’économie chinoise.

Avec sa campagne gouvernementale Made in China 2025, la Chine tente désormais de perdre son image d’usine du monde (de contrefaçons) et vise à mettre ses propres marques sous les projecteurs.

Production de contrefaçons par les OEM

OEM signifie simplement qu’un fabricant est mandaté pour fabriquer des produits et y apposer la marque du donneur d’ordre. Souvent, ces produits n’entrent pas sur le marché chinois et sont exportés à l’étranger.

Évidemment, les OEM chinois ont été et sont utilisés par des propriétaires de marques honnêtes du monde entier. Ils jouent cependant également un rôle important dans la production de produits contrefaits.

Arrêter la production de contrefaçons est une tâche difficile. Bien qu’une marque (étrangère) enregistrée soit requise pour pouvoir mandater un OEM, il n’incombe pas à l’OEM d’évaluer si cette marque est obtenue de bonne foi. Ainsi, les enregistrements de mauvaise foi (chinois ou étrangers) constituent une base pour justifier la production de contrefaçons. De plus, la Cour suprême a statué que l’OEM ne devrait pas être considéré comme portant atteinte aux droits légitimes du propriétaire de la marque chinoise, lorsque ces produits ne sont pas mis à disposition sur le marché chinois, mais exportés vers d’autres pays. En d’autres termes : l’utilisation par un OEM n’était pas considérée comme portant atteinte aux marques chinoises.

Il semble cependant que les choses vont changer à cause de la campagne Made in China 2025 – la Chine est enfin prête à lutter contre la mauvaise foi et les contrefaçons.

Lois sur les marques modifiées

Depuis le 1er novembre 2019, la Loi sur les marques a été modifiée.

Les modifications importantes incluent :
• Les dépôts de mauvaise foi sans intention réelle d’utilisation seront rejetés
• La mauvaise foi peut servir de base à l’opposition/révocation
• Il est illégal pour les agences de marques de représenter les déposants de mauvaise foi
• Il y a des frais de dépôt et des pénalités/compensations augmentés pour dissuader les déposants de mauvaise foi
• Il y a des pénalités pour les revendications de contrefaçon de marque de mauvaise foi

Bloquer les déposants de mauvaise foi sera d’une aide énorme dans la lutte contre la production de contrefaçons.

Affaire Honda

Dans l’importante affaire HONDA de septembre 2019, la Cour suprême a décidé que les OEM ne devraient plus être considérés comme une exception à la contrefaçon de marque.

Contexte

Honda possède une marque chinoise HONDA pour les véhicules en classe 12. Un OEM chinois a fabriqué des pièces de véhicules commandées par une société qui possédait une marque birmane HONDAkit. Sur les pièces de véhicules, le mot HONDA était affiché de manière proéminente. Tous les produits ont été exportés hors de Chine. Honda a intenté une action en contrefaçon de marque contre l’OEM chinois, qui a justifié la production sur la base de la marque birmane et du fait que l’utilisation OEM ne constitue pas une utilisation de marque.

Décision

La Cour suprême a décidé que – contrairement aux décisions précédentes – l’OEM comme défense n’était pas suffisant : une marque étrangère ne devrait pas pouvoir servir de défense contre une revendication de contrefaçon de marque basée sur une marque chinoise valide.

Elle a conclu qu’il n’est pas nécessaire de mettre les produits à disposition des consommateurs chinois (utilisateurs finaux) pour constater l’utilisation de la marque, car le public pertinent peut également consister en des tiers qui étiquettent, transportent et distribuent les produits marqués. De plus, elle a mentionné que les consommateurs chinois pourraient également rencontrer ces produits lors de voyages à l’étranger.

Bonnes nouvelles

La décision étend le concept de public pertinent et d’utilisation de marque. Ceci est cependant en faveur des propriétaires légitimes de marques qui peuvent désormais s’attaquer à la production de contrefaçons sur la base de leurs marques chinoises.

Il y a également un autre avantage de l’utilisation OEM. L’utilisation OEM sera probablement désormais plus que suffisante pour répondre aux exigences d’utilisation chinoises (à condition que des preuves suffisantes soient rassemblées). Cela signifie que même si vous ne vendez pas vos produits en Chine, votre marque chinoise ne deviendra pas vulnérable aux actions de non-utilisation, et pourrait même aider à s’attaquer à la production de contrefaçons comme mentionné ci-dessus.

Risques

Cependant, il y a aussi des risques impliqués. Si vous produisez actuellement en Chine sans avoir une marque chinoise enregistrée en place, un OEM pourrait potentiellement vous demander d’obtenir un tel enregistrement, ce qui pourrait être difficile. Ne pas avoir une marque chinoise en place inclut le risque qu’un propriétaire d’une marque chinoise identique/similaire puisse prétendre que votre utilisation OEM porte atteinte à sa marque.

Ce qu’il faut retenir

• Prenez des mesures actives pour combattre les marques de mauvaise foi
• Rassemblez des preuves suffisantes de votre propre utilisation OEM pour pouvoir prouver l’utilisation réelle de votre marque en Chine (sous forme d’accords de licence, bons de commande, bons de livraison, déclarations douanières et photos de produits datées).
• Agissez en premier et n’attendez pas pour enregistrer votre marque si vous avez l’intention d’utiliser ou de produire en Chine.

Cet article a été préparé par le Partenaire HGF Lee Curtis et l’Avocat Senior en Marques Susanne Bilderbeek. Si vous souhaitez des conseils supplémentaires sur ce sujet ou tout autre sujet, veuillez contacter Lee ou Susanne. Alternativement, vous pouvez contacter votre représentant HGF habituel ou visiter notre page Contact pour entrer en contact avec votre bureau HGF le plus proche.