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Éviter les pièges juridiques : l’erreur coûteuse de la société Notting Hill Bag
septembre 2025
Résumé
Le juge a estimé que la marque (indiquée ci-dessous) avait été renouvelée de manière invalide car elle avait expiré avant son renouvellement, et donc la société Notting Hill Bag (NHBCL) n’avait pas qualité pour intenter les actions en contrefaçon de marque. L’issue des actions en contrefaçon de marque dépendait du fait que la marque avait été renouvelée de manière invalide alors qu’elle était bona vacantia (ce qui signifie un bien sans propriétaire qui, de par la loi, est transféré au service juridique du gouvernement, appelé « la Couronne »).
La NHBCL n’a pas réussi à établir qu’elle était propriétaire d’un quelconque goodwill associé au nom de marque « THE NOTTING HILL SHOPPING BAG » et/ou au logo, et l’action en passing off a donc également échoué. En outre, l’IPEC a estimé que le logo bénéficiait d’une protection limitée du droit d’auteur en tant qu’œuvre artistique, mais les sacs des défendeurs ne violaient pas le droit d’auteur de la première demanderesse, Natasha Courtenay-Smith (NCS).
Contexte
NCS a créé le logo (indiqué ci-dessous) vers 2008/2009 et a vendu des sacs fourre-tout portant le logo en gros à des commerçants de Portobello Road à Notting Hill, Londres.
(la marque, le logo)
NCS a constitué The Notting Hill Shopping Bag Company Limited le 6 avril 2010 (la « Société ») en tant qu’entité commerciale pour son activité de vente de sacs fourre-tout portant le logo. La Société a déposé la marque le 2 mai 2013, et la marque a été enregistrée le 11 octobre 2013. La Société a été volontairement radiée et dissoute par NCS le 10 avril 2018. Les droits de propriété intellectuelle, y compris la marque, ont été transférés bona vacantia à la Couronne.
En janvier 2023, NCS a demandé la restauration de la Société, prétendument pour s’attribuer la marque. Bien que la marque appartienne à la Couronne, le 22 mars 2023, le propriétaire de l’un des grossistes de sacs, M. Canbolat An (appelé « CA » dans le jugement), a demandé le renouvellement de la marque (sans le consentement de la Couronne). La Société a été rétablie au registre le 12 octobre 2023, mais à ce moment-là, la marque avait expiré.
The Notting Hill Shopping Bag Company Limited, le premier défendeur, (NHSBCL) a été constituée par le deuxième défendeur, M. Nangialai Takanai (appelé « NT » dans le jugement), le 9 janvier 2023. NHSBCL a un nom presque identique à celui de la Société. The Notting Hill Shopper Bag. Ltd, le troisième défendeur, (« NHSBL ») a été constituée par le quatrième défendeur, M. Ehsanullah Takanai (appelé « ET » dans le jugement), le 30 novembre 2022.
NHSBCL et NHSBL (et NT et ET personnellement avant leur constitution) ont vendu des produits, y compris des sacs, à Notting Hill, pour lesquels ils ont cherché à enregistrer des marques en janvier 2023. NT et ET ont fait valoir qu’ils avaient eu leurs idées pour les conceptions des sacs des défendeurs vers 2016/2017 et qu’ils vendaient leurs sacs sur Portobello Road depuis environ 2017 (avant d’avoir jamais vu les sacs des demandeurs). Les preuves des défendeurs étaient incohérentes et la Cour a conclu que les défendeurs ont commencé à vendre leurs sacs vers novembre 2022 après avoir vu les sacs des demandeurs.
NHSBCL a déposé une demande de marque britannique le 11 janvier 2023 pour enregistrer une marque pour le signe suivant pour les produits des classes 16 et 18, qui comprenaient des sacs de courses réutilisables :
En outre, NHSBL a déposé une demande de marque britannique pour le signe ci-dessous pour les produits des classes 16 et 18, qui comprenaient des sacs de courses réutilisables, le 17 janvier 2023. Les deux demandes de marque ont été contestées par NCS.
NCS a déposé une demande de marque le 11 janvier 2023 pour la marque THE NOTTING HILL SHOPPING BAG, à laquelle NHSBL s’est opposée. Les trois demandes de marque ont été suspendues en attendant le jugement dans cette affaire.
Actions en contrefaçon de marque
L’IPEC a constaté que toutes les actions en contrefaçon de marque avaient échoué car la marque avait été transférée bona vacantia à la Couronne lors de la dissolution volontaire de la société restaurée le 10 avril 2018. En général, la Couronne renonce aux marques au moment du renouvellement plutôt que d’engager les coûts de renouvellement des actifs (comme c’est le cas ici). En raison de l’expiration de la marque, lorsque la Société a été restaurée, la marque avait expiré. Par conséquent, les demandeurs n’avaient pas qualité pour intenter des actions en contrefaçon de marque.
La Cour n’a pas examiné si les demandeurs auraient eu gain de cause dans une action en contrefaçon en vertu de l’article 10(2) de la loi de 1994 sur les marques.
Action en passing off
La demanderesse a également cherché à établir une action en passing off. La Cour a reconnu que le seuil pour établir le goodwill dans une action en passing off n’est pas élevé, mais elle n’a néanmoins pas été en mesure de constater que la NHBCL avait établi un goodwill et une réputation dans le logo. La demanderesse n’a pas pu démontrer que ses factures étaient liées à des ventes de sacs portant le logo, y compris par l’intermédiaire de ses grossistes. La NHBCL n’a pas réussi à étayer les allégations faites dans les preuves concernant son chiffre d’affaires et ses dépenses de marketing avec des informations comptables ou financières. En outre, les preuves numériques et sur les médias sociaux de la NHBCL étaient faibles. Par conséquent, l’action en passing off a également échoué.
Action en violation du droit d’auteur
La Cour a estimé que le logo était admissible au droit d’auteur artistique conformément au test Infopaq pour la subsistance du droit d’auteur, en tant qu’œuvre originale de la propre création intellectuelle de l’auteur. Toutefois, le degré de créativité était faible. Par conséquent, le logo n’avait droit qu’à une protection limitée, de sorte que seule une copie conforme du logo constituerait une violation.
La Cour a constaté que les différences visuelles entre le logo des demandeurs et les signes des défendeurs étaient « frappantes », notant que trois des quatre éléments invoqués par NCS (le t minuscule, le point et la police) n’étaient pas copiés dans le signe de mot Notting Hill qui utilisait également « Shopper » au lieu de « shopping ». Sur cette base, la Cour a estimé que les défendeurs n’avaient pas pris une partie substantielle du logo et qu’il n’y avait pas de violation du droit d’auteur.
Conclusion
Dans cette affaire, les défendeurs, commerçant sur Portobello Road à quelques centaines de mètres de l’endroit où les sacs des demandeurs étaient vendus, ont enregistré une marque similaire au logo des demandeurs et ont créé des sociétés à responsabilité limitée avec des noms similaires à ceux de la deuxième demanderesse. Sur les faits, et compte tenu des similitudes des signes en question, l’issue de cette affaire pour la demanderesse semble sévère.
Ce jugement sert d’avertissement sévère aux propriétaires de marques pour qu’ils prennent des conseils juridiques afin de s’assurer que le titre de propriété effective et juridique de leur propriété intellectuelle est détenu correctement.
Cet article a été préparé par l’avocate principale en propriété intellectuelle Christie Batty et l’avocate en propriété intellectuelle Josephine Carver.