Chaîne de propriété – l’importance de bien faire les choses

S’assurer qu’il n’y a aucun problème de propriété de la PI est d’une importance cruciale pour toute entreprise. Les perspectives économiques actuelles sont susceptibles d’entraîner des événements qui nécessitent une gestion attentive de la PI.

Les situations d’insolvabilité où la PI est transférée en tant qu’actif de valeur, les litiges, où les entreprises tentent de protéger leurs produits et leurs droits de PI, et les ventes de PI pour lever des fonds sont susceptibles d’être de plus en plus courantes.

D’après notre expérience, de nombreuses entreprises souffrent de ruptures dans la chaîne de propriété de leur PI. À moins que la propriété de la PI n’ait été soigneusement gérée, les problèmes auxquels font face les entreprises dans de telles situations pourraient être coûteux, et au pire, fatals pour une entreprise.

De plus, des erreurs se produisent souvent lorsque les droits de PI sont transférés dans le cadre d’une situation de faillite ou de restructuration, soit parce que a) une enquête appropriée sur l’existence et la propriété des droits n’a pas eu lieu avant le transfert, soit b) les droits ne sont pas transférés correctement au nouveau propriétaire

Que peut-il mal se passer ?

Entre autres choses, les problèmes suivants peuvent survenir :

• Si un accord de vente d’entreprise ne contient pas de formulation adéquate pour transférer la PI ou s’il n’y a pas de cession de suivi, une entreprise qui achète cet actif peut se retrouver à avoir payé pour un droit de PI qu’elle ne possède pas réellement. Si le propriétaire précédent n’existe plus, cela peut être une situation difficile à remédier.
• Une entreprise qui ne possède pas un droit de PI ne pourra pas concéder sous licence, transférer ou faire valoir le droit contre des tiers. La PI peut être une partie importante des actifs d’une entreprise mais peut en fait ne pas être correctement détenue par l’entreprise.
• Lorsque la chaîne de propriété d’un brevet ou d’un autre droit de PI n’est pas correcte, une entreprise peut perdre le droit de déposer des demandes ultérieures pour la même invention, marque de commerce ou dessin enregistré dans une autre juridiction.
• Une mauvaise gestion des dossiers / transferts précédents peut causer des problèmes majeurs lors de la recherche de transfert ou de licence de PI dans un délai court.

Comment une entreprise peut-elle résoudre cela ?

• S’assurer que lors de toute diligence raisonnable, un examen attentif de tous les droits de PI détenus par une entreprise soit effectué et que la chaîne de propriété de ces droits soit correcte. Par exemple – s’assurer que tous les consultants qui ont effectué des travaux ont transféré ces droits à une entreprise, ou que les inventeurs ont transféré leurs droits dans toute invention ou que les transferts précédents sont valides
• S’assurer que lorsque des déficiences se produisent, que des cessions ou d’autres remèdes pour corriger le titre de ces droits soient effectués
• Rédaction / gestion soigneuse des documents – s’assurer que toutes les cessions de droits de PI sont dans la forme correcte, signées correctement, enregistrées au bureau de PI pertinent et que les documents sont stockés dans des endroits facilement accessibles. Avoir des documents en format papier pendant la pandémie de Covid-19 pourrait les rendre difficiles d’accès, donc s’assurer que lorsque des cessions ont été exécutées, des copies électroniques soient disponibles est une bonne idée.
• S’assurer que tous les documents de transfert sont examinés correctement pour s’assurer qu’ils sont efficaces pour transférer les droits qui sont prévus.

Cette mise à jour a été préparée par Chris Robinson, avocat senior en PI chez HGF. Si vous souhaitez des conseils supplémentaires sur ce sujet ou toute autre question, veuillez contacter Chris. Alternativement, vous pouvez contacter votre représentant HGF habituel ou visiter notre page Contact pour entrer en contact avec votre bureau HGF le plus proche.