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Trump International perd son recours en matière de marque devant la Haute Cour
avril 2019
Trump International Limited c. DTTM Operations LLC c. Contrôleur général des brevets, dessins et modèles et marques [2019] EWHC 769 (Ch). La Haute Cour de Justice a confirmé une décision de l’Office de la propriété intellectuelle du Royaume-Uni (UKIPO) concernant une marque pour « TRUMP TV » déposée de mauvaise foi.
Mauvaise foi
Comme indiqué à l’article 3(6) de la loi de 1994 sur les marques – « Une marque ne doit pas être enregistrée si, ou dans la mesure où, la demande est faite de mauvaise foi ».
Une demande de marque peut être considérée comme ayant été déposée de « mauvaise foi » si le demandeur n’avait pas l’intention d’utiliser la marque pour distinguer ses produits de ceux d’autres commerçants. Les marques déposées à titre de stratégies de blocage ou pour exiger de l’argent des propriétaires légitimes de la propriété intellectuelle peuvent être considérées comme des demandes de « mauvaise foi ».
Décision de l’OPI
En octobre 2016, une demande de marque « TRUMP TV » dans les classes 38 (entre autres pour les services de télécommunications) et 41 (pour la production d’émissions de radio et de télévision et plus) a été déposée par l’homme d’affaires Michael Gleissner, au nom de « Trump International Limited ». La marque a été contestée par DTTM Operations LLC, qui gère les droits de propriété intellectuelle de Donald Trump.
DTTM Operations LLC a obtenu gain de cause pour cause de mauvaise foi, Trump International ayant été condamnée à payer des frais de 15 100 £. Selon les termes de l’agent d’audience de l’UKIPO, la conduite de Michael Gleissner / Trump International dans des affaires précédentes illustrait :
« un degré flagrant de cynisme de la part du demandeur, où d’autres sociétés apparentées ont démontré un schéma de comportement similaire… En considérant si des coûts hors échelle sont justifiés ici, je garde particulièrement à l’esprit le schéma bien documenté de comportement abusif de la part de M. Gleissner et de ses sociétés apparentées, comme le montrent, par exemple, les affaires Apple mentionnées ci-dessus – dont les décisions ont été publiées bien avant la présente opposition. »
Recours devant la Haute Cour
La décision a fait l’objet d’un recours de la part de Trump International, qui a fait valoir que l’agent d’audience « avait commis une erreur de droit ou de principe en ne tirant aucune conclusion concernant les autres motifs d’opposition » (qu’il avait acheté les noms de domaine « trump.org » et « trump.tv » en 2017, affirmant qu’ils devaient être utilisés pour un site web satirique), et que des preuves de tiers (telles que des articles de la « World Trade mark Review », selon les termes de l’UKIPO – « une publication commerciale importante pour la profession d’avocat spécialisé en marques ») avaient été invoquées qui avaient porté atteinte à la réputation personnelle de l’appelant – en particulier que des articles avaient été produits impliquant un schéma de dépôt de mauvaise foi de la part de Trump International.
Le recours a été rejeté, l’honorable juge Henry Carr ayant abordé la nature de mauvaise foi de la demande :
« L’affirmation de M. Gleissner selon laquelle il avait l’intention d’utiliser la marque n’est, à mon avis, pas crédible… les preuves ne donnent aucun détail sur la façon dont l’entreprise fonctionnerait, comment les revenus seraient générés, quels marchés et quelle démographie seraient visés, ni dans quelles régions géographiques ou sur quelles plateformes le service fonctionnerait. Rien n’est dit sur la date à laquelle l’entreprise prévue a été ou serait lancée. »
Commentaire
Un fait intéressant de cette affaire est que la preuve démontrant un schéma de mauvaise foi a été autorisée par l’UKIPO pour démontrer que le dépôt actuel du demandeur avait été demandé de mauvaise foi.
Les clients doivent donc être conscients de la possibilité que de multiples demandes rejetées pour cause de mauvaise foi puissent commencer à jouer contre eux lors du dépôt de demandes futures, bien que bien sûr l’ampleur des activités du demandeur dans l’affaire actuelle ait été extrême.
Les avocats spécialisés en marques de HGF travaillent dur pour s’assurer que tous les clients reçoivent des conseils détaillés afin de s’assurer qu’ils sont pleinement conscients des résultats potentiels et des ramifications de toute demande de marque.
Lien vers la décision de l’OPI de 2016 – https://www.ipo.gov.uk/t-challenge-decision-results/o40918.pdf.
Cette mise à jour a été préparée par Chris Robsinon, avocat spécialisé en propriété intellectuelle chez HGF. Si vous souhaitez obtenir d’autres conseils à ce sujet ou sur toute autre question, veuillez contacter Chris. Vous pouvez également contacter votre représentant HGF habituel ou visiter notre page Contact pour entrer en contact avec le bureau HGF le plus proche.