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Similarité conceptuelle – la clé de la probabilité de confusion ?
août 2021
BareMinerals contre BareFace Minerals – affaire O/060/21 (janvier 2021)
En mars 2020, Shiseido Americas Corporation (« SAC ») a déposé une demande d’invalidation de l’enregistrement britannique n° 3114196 « BareFace Minerals » au nom de Bareface Cosmetics Limited (« BCL »). La marque a été enregistrée en 2015 et couvre les cosmétiques en classe 3.
SAC a fondé l’invalidité sur ses enregistrements antérieurs britanniques et européens pour la marque BAREMINERALS en classe 3, couvrant largement les cosmétiques mais aussi la parfumerie et les lotions. SAC a cherché à s’appuyer sur les dispositions 5(2)(b) – probabilité de confusion et 5(3) – réputation et association ultérieure. SAC a également revendiqué un caractère distinctif accru de ses marques par l’usage.
Comparaison
SAC s’est appuyé sur trois enregistrements antérieurs pour BAREMINERALS / bareMinerals couvrant les ‘poudres cosmétiques pour la peau et les yeux‘ et, plus largement, les ‘cosmétiques‘ en classe 3. L’enregistrement de BCL couvre les ‘cosmétiques à usage personnel ; maquillage pour le visage’. Les produits ont été jugés identiques, les cosmétiques de SAC incorporant entièrement les produits de BCL et étant très similaires en termes de produits de maquillage plus spécifiques de SAC.
Concernant la comparaison des marques, l’Agent d’Audience (« AA ») a estimé que la/les marque(s) de SAC étaient intrinsèquement distinctives à un faible degré. Il a été considéré que, compte tenu notamment de la publicité faite autour de la marque et de sa notoriété pour l’utilisation de minéraux, le sens de ‘bare’ impliquerait ‘pur’ ou ‘basique’ minéraux. La publicité mentionnée par l’Agent d’Audience a été soumise par SAC eux-mêmes à l’appui de leur cause, cependant, elle semble n’avoir fait que confirmer le raisonnement déterminé par l’AA concernant la signification conceptuelle de leur marque.
On pourrait soutenir que le terme « bareminerals », lorsqu’il est évalué par rapport aux produits, pourrait être considéré comme intrinsèquement distinctif à un faible degré. Il n’est pas largement connu que les cosmétiques sont faits de minéraux et ce n’est pas publicisé de cette façon, à l’exception de SAC et BCL. La commercialisation des produits de BCL ne semble pas avoir été prise en compte, certainement pas dans la même mesure que SAC, probablement en raison du fait qu’aucune preuve n’a été soumise par eux. Il est également discutable que ‘BARE’ puisse signifier ‘pur’ ou ‘basique’ et il semble que la signification ait été déterminée via une évaluation à la fois du second élément de la marque et de la façon dont elle est publicisée, plutôt que par des définitions de dictionnaire, une pratique à laquelle nous sommes tous habitués lorsque nous traitons du caractère distinctif et descriptif des marques.
SAC a revendiqué un caractère distinctif accru par l’usage de la marque et a soumis des preuves à l’appui, notamment des chiffres de ventes, des chiffres et exemples publicitaires, des communiqués de presse et des détails sur les récompenses. L’Agent d’Audience a rejeté la demande au motif que les preuves, en particulier les chiffres de ventes, ne démontraient pas de manière concluante l’utilisation spécifiquement au Royaume-Uni et qu’aucune part de marché n’était indiquée.
Les deux marques contiennent les éléments verbaux ‘BARE’ et ‘MINERALS’. Les marques sont considérées comme visuellement et phonétiquement similaires. Cependant, l’ajout de ‘FACE’ dans la marque de BCL modifie la signification conceptuelle à un tel degré que l’Agent d’Audience a déterminé qu’il ne pouvait y avoir de risque de confusion, ni directe ni indirecte. L’Agent d’Audience explique que ce raisonnement est dû au fait que l’ajout du mot ‘FACE’ crée une signification complètement différente et impliquera que le maquillage utilisé donnera à l’utilisateur un visage découvert ou non dissimulé, c’est-à-dire une apparence naturelle. En comparaison, l’AA a déterminé que la signification de la marque de SAC concerne le produit lui-même, plutôt que l’effet qu’il a sur l’utilisateur final, ce qui était étayé par la nature de sa publicité dans les preuves soumises.
Il est intéressant de noter que la demande d’invalidation a été déposée cinq ans après que BCL ait obtenu son enregistrement, un point qu’ils ont soulevé dans leur contre-déclaration. Peut-être que cela, associé au fait qu’aucun cas de confusion réelle n’a été soumis dans les preuves de SAC, a soutenu la décision.
L’Agent d’Audience a rejeté la revendication de réputation.
Points clés/commentaires
Les preuves soumises par SAC étaient prima facie concluantes. Les commentaires de l’Agent d’Audience soulignent cependant la nécessité d’être méthodique dans la soumission des preuves, particulièrement en termes de chiffres de ventes et de démonstration de la création ou du maintien d’une part de marché.
On peut débattre si l’ajout de ‘FACE’ crée une telle différence qu’il n’y aurait pas de risque de confusion, mais on ne peut pas contester le raisonnement logique de l’Agent d’Audience pour arriver à cette conclusion. Cela change-t-il la donne lors de l’examen de ce qui semble être une similarité directe des marques ? Oui, ce qui en soi apporte des avantages et des inconvénients en égale mesure, selon le côté où l’on se trouve. Certainement, l’importance de la signification conceptuelle à l’avenir et le poids qui lui est accordé par l’UKIPO jouera, si ce n’est pas déjà le cas, un rôle plus important dans la comparaison des marques lors du conseil aux clients.
Alors… Seriez-vous confus ?
contre 
Cet article a été préparé par Lauren Richardson, Avocate stagiaire en marques chez HGF.