Recherche de l’élément distinctif

Comment rationaliser le processus de sélection des marques en effectuant des « recherches préliminaires » internes efficaces.

Sélectionner la bonne marque pour votre nouveau produit de santé est une tâche d’une importance capitale. Les consommateurs identifieront votre produit par la marque, de sorte que la fiabilité et la réputation de votre produit seront toujours liées à la marque. Pour cette raison, la marque représente l’investissement qui a été fait pour commercialiser le produit et, avec d’autres droits de propriété intellectuelle, la marque joue un rôle crucial dans la protection de cet investissement. Avec autant d’enjeux, il n’est pas surprenant que la sélection d’une marque puisse être un projet difficile et chronophage ; mais il existe des moyens de la rationaliser.

Commencez par une longue liste

Un certain nombre d’exigences doivent être conciliées au cours du processus de sélection. Par exemple, il peut y avoir une pression pour sélectionner ou concevoir une marque qui fasse au moins allusion à la nature du produit, mais il y aura une pression égale pour s’assurer que la marque est suffisamment distinctive pour être protégeable. Ces forces concurrentes se traduiront presque toujours par une longue liste de marques potentielles. Il est courant que l’opinion des membres de votre équipe soit partagée quant à la ou aux marques qu’ils préfèrent, ce qui conduit inévitablement à un manque de concentration.

Recherches d’autorisation

Idéalement, le nombre de recherches d’autorisation complètes devrait être réduit au minimum afin de limiter les coûts. Les recherches d’autorisation ne doivent être effectuées que pour les marques qui ont déjà fait l’objet d’un « criblage » interne aussi poussé que possible. Ce type de criblage est souvent appelé « recherche préliminaire » et a pour but d’éliminer autant de marques potentielles que possible. Il peut sembler paradoxal de prendre des mesures pour écarter des marques potentielles, mais réduire la liste de cette manière vous permettra de ne pas perdre de temps à investir dans des marques que vous ne pouvez pas utiliser.

Recherches préliminaires

Ce qui suit présente des suggestions pour les types de recherches internes (« préliminaires ») qui peuvent être entreprises afin d’éliminer une marque. Toutefois, il peut y avoir des recherches supplémentaires ou alternatives qui sont pertinentes pour votre secteur commercial spécifique, ou même pour un projet spécifique.

• Effectuez des recherches générales sur Internet (Google/Safari, etc.). Recherchez le mot proposé plus un terme descriptif clé pour identifier l’industrie et le domaine d’utilisation. N’oubliez pas de rechercher les équivalents phonétiques et les fautes d’orthographe courantes du mot proposé. Il est important de vérifier plusieurs pages de résultats, plutôt que seulement les deux premières pages.

Une fois que vous avez les résultats, posez-vous les questions suivantes :

• • La marque potentielle (ou un équivalent phonétique) est-elle déjà utilisée par un tiers ?
  • Ce tiers opère-t-il dans votre secteur commercial ?
  • Où le tiers utilise-t-il la marque ? Est-ce dans un pays qui vous intéresse ?
  • Le mot est-il utilisé comme marque ?
  • Le mot est-il utilisé pour décrire le produit ?
  • La marque potentielle est-elle utilisée comme terme générique pour désigner le produit ou le type de produit que vous proposez ?

Si la réponse à l’une de ces questions est « oui », il est plus que probable que la marque potentielle puisse être écartée. Si vous n’êtes pas sûr des résultats, veuillez contacter votre avocat et lui demander conseil.

• Effectuez des recherches dans les registres nationaux des marques pertinents. Certains offices nationaux de propriété intellectuelle (mais pas tous) donnent accès au public à leur registre des marques. Veuillez noter que les moteurs de recherche fournis par les offices nationaux sont très basiques et il est peu probable que votre recherche identifie automatiquement les équivalents phonétiques ou les fautes d’orthographe, etc.

Vous devrez savoir dans quelle « classe » vos produits ou services se trouvent afin d’effectuer ces recherches. Si vous devez identifier les classes pertinentes, vous pouvez consulter le Guide de la classification de Nice, auquel vous pouvez accéder à l’adresse www.wipo.int/classifications/nice/en/.

Les questions à poser sont les suivantes :

• • La marque identique est-elle déjà enregistrée par un tiers (ou la marque identique fait-elle l’objet d’une demande) ? Est-elle enregistrée (ou doit-elle être enregistrée) pour des produits identiques ou similaires à votre nouveau produit ? Les produits ou services des deux parties pourraient-ils être proposés au même consommateur ?
  • Une marque similaire est-elle déjà enregistrée par un tiers ? Est-elle enregistrée pour des produits identiques ou similaires à votre nouveau produit ? Les produits ou services des deux parties pourraient-ils être proposés au même consommateur ?

Encore une fois, si la réponse à l’une de ces questions est « oui », il est plus que probable que la marque potentielle puisse être écartée et si vous n’êtes pas sûr des résultats, veuillez contacter votre avocat et lui demander conseil.

Similaire ?

Écarter une marque potentielle lorsqu’une marque identique est déjà utilisée ou figure dans un registre peut être frustrant, mais c’est au moins simple. Que se passe-t-il si la marque antérieure est similaire plutôt qu’identique à la marque proposée ? Dans quelle mesure les marques doivent-elles être similaires pour indiquer un problème potentiel ?

Il est rare qu’il s’agisse d’une évaluation simple pour un certain nombre de raisons, notamment parce que la « similarité » est une question subjective. Il existe également une distinction entre les marques qui sont « commercialement similaires » et celles qui sont « juridiquement similaires » ; en d’autres termes, l’approche du tribunal en matière d’évaluation de la similarité est basée sur des précédents établis par des affaires antérieures. Un autre facteur à prendre en compte est votre propre expertise ; vous connaissez peut-être si bien votre secteur commercial ou votre technologie que vous percevez des différences entre votre produit et ceux de vos concurrents qui sont sans intérêt aux fins du droit des marques.

Toutefois, aux fins de la réalisation de recherches préliminaires, il peut être utile de se mettre mentalement à la place des propriétaires de la marque similaire que vous avez identifiée. Si vous étiez à leur place et qu’un tiers entrait sur le marché en utilisant la marque proposée, seriez-vous inquiet ? Auriez-vous l’impression que les marques sont trop similaires l’une à l’autre ? Craindriez-vous que les consommateurs ne soient pas en mesure de faire la différence entre les produits des parties ? Vous sentiriez-vous menacé ? Si vous concluez que vous seriez inquiet, cela suffit probablement à écarter la marque potentielle.

Processus en 3 étapes

La réalisation de recherches préliminaires est la première étape du processus d’autorisation, mais c’est une étape importante pour réduire la liste des marques potentielles à un nombre gérable. Une fois ces recherches initiales effectuées, vous devriez demander conseil à votre avocat concernant la possibilité d’enregistrer les marques potentielles restantes, ce qui réduira probablement encore ce nombre. Il ne vous restera qu’une ou deux marques pour lesquelles votre avocat vous fournira une stratégie pour les recherches d’autorisation complètes.

Cet article a été préparé par Rigel Moss McGrath, associé de HGF, et Caroline Pigott, juriste principale en droit des marques.